专利撰写实务点滴(共10页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上专利撰写实务点滴本文就撰写实务中可能出现的问题，以要点方式给出意见。要点1：将必要技术特征写入独立权利要求独立权利要求中记载全部必要技术特征是一个非常重要的原则。如果独立权利要求中没有记载完成本专利目的所必须的技术特征，可能的结果是：该权利要求可能被宣告无效；他人可能就未揭示的必要技术特征自行申请专利；利用没有包含必要技术特征的专利权提起诉讼，难以获得法律支持。因此，在撰写中，应该在对必要技术特征有充分了解的基础上，毫无保留地将必要技术记载到独立权利要求中。但并不是说，要将申请专利产品的全部零件记录到独立权利要求中，而是要记载：1）用于完成本发明解决技术问题必不可少的技术特征；2）记载到权利要求里的技术特征是经过对实际情况进行综合产生的比较上位、比较概括和抽象的技术特征；3）必要技术特征的描述与现有技术是可区别并可得到说明书的支持。例如，有一把电离牙刷的发明，有两项改进，毛刷的电极材料以及一体化的充电电池结构，如果就两个改进分别申请两项专利，对第一项改进申请的专利而言，如果保护的主题是对电离牙刷的改进，在这个改进中，电池不是必须的，因此，电池无须写到独立权利要求；如果保护的主题是一种新的牙刷，电池是必要的，但改进的一体化的充电电池结构并非必要技术特征，因为，现有技术的电池也可以支持电离牙刷的工作，此时，只要将“电池”原理性地写入独立权利要求即可；同样，对第二项改进申请的专利而言，改进的毛刷的电极材料也无须写入关于一体化充电电池结构的独立权利要求中。要点2：不要将非必要技术特征写入独立权利要求中在独立权利要求记载全部必要技术特征的同时，还不能将非必要技术特征写入独立权利要求中。但经常有这样的情况，在撰写时，发明人为强调其发明点，会向代理人提供全部的技术细节，如果代理人不能独立或通过发明人对林林总总的技术细节进行分析和综合，而直接将发明人提供的术报告，经过改写后直接搬到权利要求中，那是相当危险的。有一项频谱仪的发明，由于将频谱治疗时提供患者音乐播放写入了独立权利要求，授权后，由于侵权产品上并(没)有音乐播放功能，没有形成对独立权利要求的全面覆盖，造成侵权不成立。在确定哪些特征是必要技术特征，哪些特征是非必要技术特征时，弄清楚专利的目的或专利要解决的问题是什么非常重要。在一个产品或方法可以有多种效果或可实现多种目的时，最好申请多个专利。如果申请一项专利，必须对多个目的/效果进行分析，分析后进行分层表述，把最核心部分解决的技术问题/目的写在前面，作为要解决的主要问题，其它作为要解决的一般问题，写在主要问题的后面；撰写权利要求时，将解决主要问题相对应技术方案的必要技术特征写到独立权利要求，此时，相对于解决一般问题的必要技术特征对于解决主要问题可能是非必要技术特征，因此不能些到独立权利中，而应写入从属权利要求。上例中有两项改进的电离牙刷，如果申请一项专利，有三种设计，一是以毛刷的电极材料为解决主要问题的必要技术特征；二是以一体化的充电电池结构为解决主要问题的必要技术特征；三是以毛刷的电极材料和一体化的充电电池结构为解决主要问题的必要技术特征。要点3：避免独立权利要求对技术方案的表述过于具体或过于抽象不能得到说明书的支持独立权利要求的描述过于具体或过于抽象，对专利的审查和保护都是不利的。例如，有一项关于宣纸印刷的专利，由于在关于方法的权利要求中，对技术特征即工艺特性和参数的表述过于具体，使得批准后的保护范围特别窄，本来可能属于侵权的行为无法被制止；另一方面，也要避免将独立权利要求写得过于抽象而得不到从属权利要求的细化支持或说明书的支持。在权利要求记载的较上位的概念得不到说明书中较下位概念的支持的情况下，发生侵权，对权利要求书进行解释时，可能只能将权利要求里较上位的表述解释成说明书里较下位的内容了。上位的概念并没有起到扩大保护范围的目的。要点4：避免一项专利只有一项独立权利要求而没有从属权利要求一项好的专利申请，应该在权利要求1里记载较少较抽象的技术特征，以争取较宽的保护；同时，还在从属权利要求中，尽可能多地记载细化的技术特征或为解决一般问题的技术方案。这样做，一者通过权利要求1争取最大保护范围，二者在权利要求1存在新颖性创造性问题时可以有退路。例如，在一项卷帘门的实用新型的侵权诉讼中，被告提出了无效宣告请求，虽然权利要求1被宣告无效，但其余权利要求被保留。如果没有撰写从属权利要求，则整个专利都会被宣告无效；从属权利要求的另外的作用，在于在无效程序中对权利要求进行修改，即进行组合，通过组合克服存在的法律瑕疵而保持专利的有效性。要点5：避免逻辑上的不一致；在权利要求书及支持权利要求书的说明书里，避免逻辑上的不一致，注意以下几个方面：1）反映技术特征的技术术语的表述要一致；2）要避免权利要求引用上的逻辑错误；3）避免说明书引用的附图标号与附图实际标号的不一致，换言之，要避免说明书附图中的标号没有在说明书中引用，或说明书中引用的标号没有出现在说明书附图中；4）避免发明目的与对应的技术特征的不一致；5）避免目的与效果的不呼应。要点6：避免权利要求记载的技术方案与现有技术划分错误或不必要的划分；与现有技术进行划界，如果没有把握准确划分，不如不作划分，全部作为与现有技术的区别特征，对实用新型专利而言，没有划分的权利要求书被授权后，不会因为没有划界或划界不正确而影响专利的有效性；对发明专利申请，在实质审查过程中有机会参考审查员引述的最接近对比文件，在答复审查意见的同时，对权利要求进行划界。但如果在撰写实用新型的独立权利要求时，划界错误，由于在授权前没有机会修改，授权后因禁止反悔也不能修改，可能给侵权者带来不侵权的口舌。要点7：背景技术太简单、太空泛说明书里的背景技术撰写过于简单，多半是由于对现有技术的不了解，在不了解现有技术的情况下，就难以准确把握主要发明点，同时，技术方案的侧重点也难以把握。在发明不能提供相关信息的前提下，解决的途径是检索和对检索结构的分析。对相对齐全集中的专利数据检索以及相关性分析和差异性分析，以及对分析结果的归纳可能是获得适当的背景技术描述的有效率之举。要点8：技术目的与技术方案关联度不紧密技术目的与技术方的关联度问题，可能一直为撰写说明书时所忽略，常常见到的发明目的就是发明创造主题本身或泛泛的对现有技术不足的通用性概括，其原因可能是对现有技术了解不足。在极端情况下，技术问题/效果与技术方案的关联度为零时，可能带来对权利要求解释的不确定性。例如，为提高响应速度的催化剂配方的发明专利，如果在目的和效果里只提到了降低成本的效果，则可能在审查过程中影响对创造性的评判，还可能给他人申请以提高响应速度为目的专利提供的契机。更要命的是，在侵权判断中可能的等同判断中，由于技术方案或方案中技术要素在作用方面表述的缺失，可能使等同缺少依据。要点9：技术理解错误使撰写之表达无法被理解甚至不可实现一方面，这可能是一个比较低级的错误，另一方面也可能属于“垃圾专利战略”的重要武器。如果属于前者，可能由于专利审查制度上的缺陷获得授权，但在行使专利权时可能造成困难或被他人请求宣告无效。要点10：避免公开不充分专利说明书公开不充分可能导致专利被驳回或被宣告无效，避免公开不充分包括在有实现细节的情况下避免公开不充分，以及在缺少细节的情况下避免公开不充分。在第一情形下，可能是在实施方式中缺少实施细节的详细说明，或者是实施例中引用的细节属于非标准或非公开，不能被本领域技术人员所理解，还可能采用累赘的描述使得本领域技术人员无法理解，在具体实施例中，实施效果经常缺少对实在的数据和实际情况的描述；公开说明书附图是专利公开的一部分，如果权利要求主张的技术方案与附图中披露的技术方案不一致，在说明书文字部分又不能给出相应的说明，就可能被认为公开不充分。一件“多功能节拍器”的实用新型，在其发明目的里，记载了“以竖直方向上的光亮的动态变化模拟音乐指挥棍上下运动来进行示拍，同时可兼有语音口令或打击乐类音响示拍的功能”，为实现该多功能方面的目的，在其独立权利要求中记载了“打击乐/汉语/英语选择开关6”，但在说明书及附图相应的描述是模糊不确定的，即使可以用这部分属于现有技术或为本领域技术人员所熟知作为抗辩理由，但未必能够被法院所支持。比较好的建议：一是保证权利要求的每一个技术方案在具体实施方式中有对应的比较详细的描述而不是一笔带过，也不能在具体实施方式中仅仅对附图进行说明。很多情况下，大陆申请人提供的附图并不能支持多个技术方案。在技术方案与附图不一致时，两者都应该尽可能地分别详细说明，当然，可能情况下，应将附图体现的技术方案也写到权利要求中。在第二种情形下，当委托方不能提供具体的细节而又希望获得多方案的概括性保护时，作为代理人要做的工作会比较多。其基本思路是，将每个技术方案的区别特征列出来，从现有技术中提取相关的细节，经过适应性处理而将其引用到具体实施方式的表述里来。特别是要说明与基本部分的配合关系，在没有具体附图说明的情况下，以简洁明确的语言加以逐步说明。当然，专利撰写的其它方面，还涉及专利文体结构的形式要求，文体排版上的要求等等。但更需要重申的是，专利撰写不是对技术交底书简单的形式改写过程，而是涉及分析、综合、沟通、表达等多种思维和表达形式的双向交互过程。但愿本文能够为探索专利撰写的规律，减少专利撰写中的弯路，提供一点点借鉴。专利撰写最不能容忍的问题在我看，作为专利代理人，在专利撰写过程中，最不能容忍的问题至少包括:1.对技术的描述完全不清楚,同语种同领域甚至是同行,不知所云；2.照搬技术交底,表达上缺少理解后的重构；3.没有对关键的特征,进行逻辑关系分析,严重者,"答非所问"；4.严重的一意多表,同样的概念,出现多种不同的表达；5.文件中出现难以理解的自造的专有词语,却没有解释；6.通篇语病错别字。专利撰写三题问题一：专利撰写，谁说了算如果撰写人与发明人或代理人与委托人之间，对专利文件如何写、怎样表达有不同的意见，是听代理人的，还是听委托人的，我的观点是听委托人的，即代理人要服从委托人的意见；但如果委托人的意见明显错误或违反法律法规，代理人有义务明确予以指出，并将可能的结果告诉委托人，如委托人仍然坚持已见，可按其要求做。很久前，一位资深的发明人，要求在专利的名词上保留全部的技术特征限定，按照一般常理，这不是明智的选择，于是提交之前进行了修改，修改也经过了他的确认。拿到受理通知书后，他对代理人的修改很不满意，虽然解释了诸多的修改的理由等等，但他依然不领情，反复提出希望能够将名称进行变更。考虑到专利名称一般并不影响保护范围，我们同意了他的意见，进行了变更。这件事情的过程，实际上就要求代理人在修改不会造成委托人实质利益的前提下，适当灵活，放弃自己的意见，按照委托人的意见处理，是完全可以的，因为从代理人的角度要求每一个申请文件的最优基本上是不可能的，代理人要作的其实就是理解和代表委托人把他的发明创造获得一个比较好的描述以谋求获得法律比较好的保护而已。另外一个问题，企业的IP部核稿人员，与代理人意见相左，且可能会有实体上的后果，此时，经委托企业确认，可认为IP部核稿人员被授权，具有决定委托人实体的权利。作为专利代理人只要保留其相关记录证据即可。问题2：要求代理人是技术理解，还是技术贡献  申请人出自不同的考虑，委托代理人申请专利，他的要求有时候难免会超出代理人的能力。例如，如果代理人认为其提出的技术方案不够具体，或者他只提出了一个目标，却没有指出接近或到达这个目标所需要的路线或交通工具，此时，代理人完全有可能被要求补充和完善技术上的细节，传统上，也时常将代理人可以充当第二发明人的作用，去完善和细化原本过于笼统过于抽象过于公开不充分的技术方案或者实施例。可实际的情形，能够充当第二发明人的代理人很少，另一角度来看，要求代理人去完善具体的技术方案或实施例本身并不合理，当一种不合理的要求成为惯例时，专利代理人的作用可能被夸大甚至被妖魔化而失去其原本应有的技术理解和表达的重要把握。  虽说，资深的有经验的代理人确实会给发明人启迪和顿悟，也可能有条件为不太完善的技术方案，提出自己的补充和完善，但这些只能是基于代理人对发明人的技术的理解而非被要求对技术作出的贡献啊！问题3：撰写发现创造性不足，怎么办   不管事先是否检索，在撰写过程中发现要写的技术方案创造性不足是经常发生的事情。如果停止撰写，等于让客户委托的事项中途流产，客户可能不悦，还会怪罪没有事先告诉，很有可能，已经收取的代理费还要退还，这无论如何对客户和代理人，均非好的选择。  一种观点是，代理人撰写过程并无判断三性义务，99%客户不会支付申请前的委托检索分析的费用，既然如此，代理人完全可以照写不误，继续完成没有完成的撰写，把创造性评判的工作交给审查员。  在此基础上，一个稍稍改进的做法是，在撰写中以更具体细节的披露，适当缩小的权利范围，来为客户谋取创造性的机会。  当然，最好的理想化的做法是，如实告诉客户自己对创造性缺失的担忧，提出放弃或改进的建议，由客户来决定，当然，前提是，专利申请即使放弃，也不能少了向代理人支付费用啊！这才是和谐关系，减少垃圾申请进而减少资源浪费的基础。专利撰写的基本技术专利撰写作为一种以思维和表达为主要工具的双向交互过程，需要掌握其规律性的东西，例如分析技术、综合技术等，这些技术在以下情况下特别有用，一是在委托人提供信息不完整或有相对缺口较大时；二是在委托人对产品技术缺少书面表述能力时；三是面对委托人提供大量信息，对申请项目，提炼主要保护点或设置专利保护领地方面需要代理人介入时；四是代理人专业上与被代理项目的专业有较大距离时；五，在委托人只有申请某一方面专利的愿望而没有具体的细节时等。当然，熟练掌握以下几个方面的技术，对常规的专利撰写也会有所帮助。1、提取关键词在已经确定的主要发明点里，包括了关键词；为确定主要发明点，需要提取关键词；为了检索现有技术，需要提取关键词；如果主要发明点还没有确定，需要从与发明人的交谈或书面材料中，通过以下问题的询问和思考，找到和提取到专利申请的关键词：-为什么要申请专利；-申请专利是因为产品还是方法；-与现有技术的不同点有哪些；-解决了什么问题；-提供了什么新的功能；-性能上有什么改进；-提出了什么解决方案；-保护的产品/方法中哪些是有价值的，用于过滤掉无关的关键词；-发明取得的效果，有利于选择关键词；-能否给出更多的例子，可以对关键词进行分层处理；通过上述问答方式，可以中有限的文字或交谈中提取出对本申请的关键词，可以是手段，也可以是目的，也可以是效果，可以是整体，也可以是局部，对局部而言，关键词的适用需要一个范围，或适用于哪一个的“整体”，整体上升一些，那就是本专利的技术领域了。提取关键词是一个思维收敛的过程，需要从纷扰的描述和表面的无序中，进入思维的有序和集中，这集中后的产出便是这项专利的一个或多个的关键词了。2、检索关键词这里的检索关键词除了传统意义上的计算机检索，此处更多的是指代理人在其大脑中进行相关知识的联想。有了关键词，以此为基础，再构想关键词的知识网络。如果代理人的大脑知识库中没有关键词的检索或联想，或者可以利用通过网络，对关键词资料的检索结构来补充，例如，假如关键词中有语音压缩，那么，可能从已有的知识中联想到“语音数据压缩算法”，“语音数据采样”等。检索关键词技术的应用，其结果可以包含以下内容：-关键词的解释，会涉及到关键词相关的内涵和外延；-从关键词出发，组织目的-手段-效果关联分析树；-从关键词出发，在检索现有技术过程中，通过扩大和缩小检索范围控制有效命中率；-关键词的同义词和近义词及反义词也可能纳入检索和联想的出发点；在进行关键词的计算机检索中，同样需要提取关键词技术，这样，才能高效率地判断检索方向是否正确以及是否可以终止检索。一般而言，弄清技术领域以及技术领域现状以及与本专利最接近的现有技术后， 便可暂停关键词的检索。在多个关键词不能区分重要程度时，可以以与检索到的现有技术区别最大的为主要关键词。在扩大关键词检索范围后还不能得到预期现有技术检索时，可以考虑用专利国际分类号来进行计算机检索。3、分析分析在专利撰写和专利撰写质量评估中有很大作用。在撰写中常用的分析主要包括1）差异性分析；2）相关/相同性分析；3）目的/效果分析；4）可替换技术分析等。例如，在诸多与关键词有关的检索结果中，分析其中哪些与本申请的目的/方案关联；在诸多相关联的检索结构中，哪些是目的/效果相关，哪些是实施方案相关；在对有诸多优点的产品，分析其缺点；在选择和确定技术方案及实施例的描述过程中，分析哪些要素是新的，哪些要素是现有的以及新的要素所起到的作用；时间和空间序列分析技术。在专利撰写质量评估中使用的分析包括：1）必要技术特征的是否完整；2）分析非必要技术特征有无写入独立权利要求；3）分析权利要求书中的技术方案是否被说明书所支持。掌握和利用好分析技术，尤其是已有部分的关联性分析可以将本申请与现有技术的区别写得更加清楚；利用分析技术，可以在技术要素的表述上，更好地服务于主要保护点；利用分析技术，也有助于补充技术方案为上位保护提供支持；利用时间和空间序列分析技术，可以使技术方案在表述上更有条理，并可提高工作效率。4、综合在分析关键词的基础上进行综合，提炼出实施关键词内容的概括性描述。综合在专利撰写中的主要作用是撰写权利要求书。综合也是使较多技术因素发生改变时，简化表述的有效工具。对信息量较大且无序的技术资料，在分析的基础上进行综合，可以提高处理效率。无论在撰写过程的能一个阶段，综合和分析通常是交互进行，分析让人领略细微之处，综合则起到提纲挈领的作用。综合的难度可能大于分析，因为综合的需要由表及里、由下而上的全局的把握，既不能被表象迷惑，又要有深度和广度的涵盖。5、表达技术说明书、权利要求书会有一些基本固定的形式表达要求，对任何领域必须掌握的表达词汇和结构实际上也并不多。用严谨、明晰、准确的语言表达技术，而不需要词，需要句子，需要段落。当然，符合法律规定的文件结构组织也应属于表达技术。其中，词应满足术语规范、用词准确的要求；句子尽量采用开放式结构表述；基于动-宾结构的表达方式，以及基于定语从句的表达方式。专利撰写对代理人素质的要求对从事专利撰写的专利代理人，要求其具备专利法律知识、对涉及技术领域的了解以及与发明人的沟通和书面语言表达能力。专利撰写是技术，也是艺术，说其是技术是因为它是按照一定的程序学习和可掌握的，虽然会依赖于撰写人的技术、法律和语言的综合能力；说其是艺术，是因为撰写过程本身充满了对创新的认识以及在不确定世界与确定的文字之间的映射关系中需要顿悟和灵感，需要充满灵性的技巧的发挥。因此，我们发现对同一个发明创造，同样熟练的代理人可能会有不同的表述，这也说明了专利撰写的技术层面是共同的，而不同的可能属于基本撰写技术以外的技巧层面了。下面具体讨论专利撰写对代理人的要求：（1）    对技术及相关背景的理解能力很多情况下，即使是代理人的专业与专利涉及技术领域相同或非常接近，仍然需要对申请专利的技术内容一个仔细而全面的理解的过程，更多的情形是专利代理人与受托申请专利，在专业有上有相当的距离。这样，对大领域内或大领域外的代理人，不仅对书面交底材料的理解的能力和理解的深度大相庭径，更加明显的是在进行与发明人面对面的深度讨论时，而对大领域外的代理人会更加困难。好的理解力是一个好的专利撰写人的第一要求。（2）    与发明人的沟通能力对于与发明人的音频互通或面对面沟通，如果代理人与沟通对象属于同一大领域，对代理人的沟通素养要求会低些；而当代理人与发明人不属于同一大领域时，要作好这种沟通，沟通前的准备工作必不可少。特别是，要在有限次数的交往中，基本解决申请专利撰写中遇到的主要问题，这不是简单的事情。沟通包含了倾听和发问的技巧。（3）    逻辑和语言能力对大领域外的代理人，如果自身对申请专利的技术领域并不熟悉，就只能在常识的基础上借助逻辑思考，尽可能知其然，进一步知其所以然，最后通过自己的语言，撰写出符合法律规定和客户需求的申请文本。语言方面，最忌讳以下三点：一是表达的意思不清楚，不确定，为专利中的大小概念使用的词语不专业；二是使用的语言过于冗长而难解；三是表达的语言在概念和逻辑关系上不统一。例如，在发明人给出的对技术发明的描述语言比较简练且无法给出更具体描述时，代理人一者不能不修改直接使用，二者不能作太大改变以至不能被发明人本人所不解。当然，也有很多情形下，需要代理人向发明人解释专利文件的语言要求和特点，使其能够理解代理人所撰写的内容。发明人盲目接受代理人的撰写成果甚至在不能理解时也给予确认，实际上也存在风险。对好的代理人要求做到，让发明人了解你写的内容以及这样写的理由。好的代理机构，在可能的条件下，应该告诉其客户评价代理人撰写文件质量好坏的标准。（4）    在相关领域的素养和实践申请阶段的撰写代理人，如果没有亲自经历过或认真研究过专利审查及无效复审程序和专利侵权的行政和司法程序及其相关案例，对撰写要求的把握上，可能会有欠缺。例如，关于实用新型的定义，关于新颖性和创造性的判据，关于26条第3款第4款的把握，等等，如果能够有专利无效复审以及专利侵权诉讼方面的经历，对撰写将大有帮助。（5）学习能力专利所涉及内容通常是新的，即使是同领域的代理人，在撰写过程中也可能遭遇自己不懂甚至根本没有听说过的内容，毫无疑问，抱着对发明领域及一切领域新知识的求知精神，通过各种方式，特别是通过互联网，通过短期培训或讲座，通过数据库中已有的相关文献，尤其是通过对外国专利文件的研究，进行对新发明相关知识及相关表述技巧的学习非常重要。在这一点看，代理人还必须有外语能力，这样才有机会高效率地学习和借鉴外国权利人通过外国代理人撰写的高质量专利文本。专利撰写五天速成训练大纲本大纲适合于无任何工作经验的大学本科/研究生毕业生。五个单元的最低要求是对专利撰写有初步了解并完成1件实用新型专利的初稿撰写。第一单元：对专利撰写的初步认识要求：了解什么是专利撰写，要撰写哪些文件，这些文件在内容上有什么要求？步骤：阅读专利法实施细则18-24条，细读“审查指南”第19-21页52-59页(121-143页)相关条款检查：对专利文件的要求有基本了解第二单元：专利文件的理解与表达要求：通过阅读熟悉了解专利文件的撰写要求，学会专利文件的理解和表达步骤：给1-3篇专业领域内的已公开的专利文件，要求其在分析的基础上对问题和技术方案进行概括检查：1）对已有专利文件学会结构和内容的解读；2）掌握如何找重点；3）学会概括大意和细节发挥第三单元：撰写实习1：理解技术交底书要求：学会理解，学会分析，学会提出问题步骤：1）阅读和理解技术交底书的内容2）检索相近的背景技术，学习自己不熟悉的部分3）与内容现有技术进行比较，找到在发明目的和技术方案方面存在的区别点4）草拟专利说明书检查：1）对技术交底书的理解是否到位2）能否找到与现有技术的区别3）掌握什么是必要技术特征第四单元: 撰写实习2：撰写说明书要求：按照法律法规的要求，撰写说明书步骤：逐步撰写说明书的每一个部分检查：1）是否学会专利说明书的结构；2）是否掌握专利文件的表述特点；3）是否描述清楚，是否描述有重点，是否有细节第五单元: 撰写实习3：权利要求书和说明书摘要要求：通过撰写和完善权利要求书，掌握其基本写法步骤：1）了解和学会使用权利要求的常规表达模式； 2）掌握技术方案必要特征和区别特征 3）撰写权利要求书 4）说明书摘要的写法检查：1）形式（结构和句式）上是否符合要求；2）必要技术特征；3/）上位和下位概念的掌握。抵触申请指由他人就同样的发明创造在本申请的申请日以前向国家知识产权局提出,并且在专心-专注-专业