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专利法第三次修改的主要内容 修改涉及的条款修改的主要内容 专利法第三次修改涉及的条款 根据全国人大常委会关于修改中华人民共和国专利法的决定，对现行的专利法共修改36处，其中包括： 新增7条 修改25条 将两条合并为一条并作修改的2处 将一条拆分为两条并作修改的2处 总则 原21 改13 增1 授予专利权的条件 原4 改3 专利的申请 原8 改3 专利权的期限、终止和无效 原6 改1 专利实施的强制许可 原8 改3 增3 专利权的保护 原12 改6 增3 专利法第三次修改的主要内容w1、宗旨条款的调整和定义条款的引入w2、明确专利权归属及相应的权利和义务w3、完善专利授权条件w4、完善外观设计制度w5、维护公众权益，防止专利权滥用w6、完善执法措施，加强专利权保护w7、深化行政审批改革、建设服务型政府w8、其他条款的完善1、宗旨条款的调整和定义条款的引入w宗旨条款的调整（新法第宗旨条款的调整（新法第1条）条） “为了保护专利权人的合法权益，鼓励发明创造，推动发明创造的应用，提高创新能力，促进科学技术的进步和经济社会发展，制定本法。” 1、宗旨条款的调整和定义条款的引入w基本概念的引入（新法第2条） 现行细则第2条关于发明、实用新型和外观设计的定义引入新法第2条 未采纳的相关立法建议 删除第2款和第3款中的“新的） 将“富有美感”修改为“具有装饰性”2、明确专利权归属及相应的权利和义务（1）专利申请权和专利权的共有问题 （新增第15条）（2）表明身份和进行标识的权利 （新法第17条）2、明确专利权归属及相应的权利和义务（1）专利申请权和专利权的共有问题（新增第15条） “中国专利申请权或者专利权的共有人对权利的行使有约定的，从其约定，没有约定的，共有人可以单独实施或者以普通许可方式许可他人实施该专利；许可他人实施该专利的，收取的使用费应当在共有人之间分配。 除前款规定的情形外，行使共有的专利申请权或者专利权应当取得全体共有人的同意。”共有专利权的行使问题w专利权不同于有形财产权 共有权利的行使需要特殊的规则w共有专利申请权或者专利权的行使 约定优先原则 没有约定，适用法定原则w共有人没有相反约定的情况下 共有人可以单独实施该专利 共有人可以单独以普通许可方式许可他人实施该专利使用费的分配 不能单独实施的：转让、放弃、独占许可、提起侵权诉讼等2、明确专利权归属及相应的权利和义务（2）表明身份和进行标识的权利（新法第17条）现行专利法第15条、第17条合并 “发明人或者设计人有权在专利文件中写明自己是发明人或者设计人。 专利权人有权在其专利产品或该产品的包装上标明专利标识。“ 专利标记和专利号 专利标识 两条合并的目的：因增加专利法第15条，造成法条错位，为考虑大家需要重新记忆法第22条第23条，将这两条合并3、完善专利授权条件w（1）扩大抵触申请，采用绝对新颖性标准（新法第22条）w（2）遗传资源的保护与来源披露（新法第5条、第26条）w（3）向外申请的保密审查 （新法第20条） w（4）禁止重复授权原则的调整和补充 （新法第9条）3、完善专利授权条件（1）扩大抵触申请，采用绝对新颖性标准（新法第22条） “新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。”w国内外范围的公开发表、公开使用及其他方式为公众所知w本人的抵触申请w现有技术概念3、完善专利授权条件（2）遗传资源的保护与来源披露 （新法第5条、第26条）w第5条发明创造的完成依赖于遗传资源，该遗传资源的获取或利用违反我国法律的，不授予专利权；w第22条申请人应当在申请文件中披露遗传资源的直接来源、原始来源 在现行专利法第在现行专利法第5条中增加一款，规定对遗传资条中增加一款，规定对遗传资源的保护：源的保护： “对违反法律、行政法规的规定获取或者利用遗传资源，并依赖该遗传资源完成的发明创造，不授予专利权。” 法律、行政法规：我国的法律、行政法规法律、行政法规：我国的法律、行政法规 遗传资源，依赖的含义实施条例遗传资源，依赖的含义实施条例现行的专利法第26条增加第五款，规定： “依赖遗传资源完成的发明创造，申请人应当在专利申请文件中说明该遗传资源的直接来源和原始来源；申请人无法说明原始来源的，应当陈述理由。”直接来源：获得该遗传资源的直接渠道原始来源：自然生长地或者采集地 历史上的起源地3、完善专利授权条件（3）向外申请的保密审查（新法第20条）第一款改为： “任何单位或者个人将在中国完成的发明或者实用新型向外国申请专利的，应当事先报经国务院专利行政部门进行保密审查。保密审查的程序、期限等按照国务院的规定执行。”同时增加第四款，规定： “对违反第一款规定向外国申请专利的发明或者实用新型，在中国申请专利的，不授予专利权。”w中国单位/个人任何单位/个人w发明、实用新型 “在中国完成”，需参考专利法实施细则关于发明人的定义w国家知识产权局进行保密审查 具体程序，将修改后的实施条例中予以明确3、完善专利授权条件（4）禁止重复授权原则的调整和补充禁止重复授权原则的调整和补充（新法第9条）细则第13条引入法第9条并明确规定例外情况 “同样的发明创造只能授予一项专利权。但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。”w问题的由来问题的由来w禁止重复授权和先申请原则的逻辑关系禁止重复授权和先申请原则的逻辑关系w审查指南的规定及其背景审查指南的规定及其背景w产生的争议产生的争议 是否符合实施细则第是否符合实施细则第13条第一款规定的条第一款规定的“同样的发明创造只能被同样的发明创造只能被授授 予一项专利予一项专利” 变相延长专利保护期限变相延长专利保护期限 实用新型专利期限届满后公众实施该技术，却可能被诉侵犯发明专实用新型专利期限届满后公众实施该技术，却可能被诉侵犯发明专利权利权w解决方案解决方案原则上禁止重复授权原则上禁止重复授权唯一例外唯一例外 同一申请人对同样的发明创造可以既申请实用新型专利，又申请发同一申请人对同样的发明创造可以既申请实用新型专利，又申请发明专利，但必须同日提出明专利，但必须同日提出 授予发明专利权的条件之一是授予发明专利权的条件之一是“先获得的实用新型专利权尚未终先获得的实用新型专利权尚未终止止” 申请人先获得发明专利权的，不能放弃该专利权转而获得实用新申请人先获得发明专利权的，不能放弃该专利权转而获得实用新型专利权型专利权4、完善外观设计制度完善外观设计制度（1） 适当限制授予外观设计专利公的客体范围，提高申请质量适当限制授予外观设计专利公的客体范围，提高申请质量 （新法第（新法第25条）条）（2） 提高授予外观设计专利权的实质条件提高授予外观设计专利权的实质条件 （新法第（新法第23条）条）（3） 允许允许“关联外观设计关联外观设计”合案提出申请合案提出申请 （新法第（新法第31条）条）（4） “简要说明简要说明”成为必备的申请条件成为必备的申请条件 （新法第（新法第27条）条）（5） 进一步明确外观设计专利保护范围的判断标准进一步明确外观设计专利保护范围的判断标准 （新法第（新法第59条）条）（6） 建立外观设计专利权评价报告制度建立外观设计专利权评价报告制度 （新法第（新法第61条）条）4、完善外观设计制度完善外观设计制度 （1）适当限制授予外观设计专利权的客体范围，提高申请质量（新法第）适当限制授予外观设计专利权的客体范围，提高申请质量（新法第25条）条） “对下列各项，不授予专利权： （六）对平面印刷品的图案、色彩或者二者的结合作出的主要起标识作用的外观设计。” 平面印刷品的图案、色彩或者其结合平面印刷品的图案、色彩或者其结合 主要志标标识作用主要志标标识作用 “平面印刷品平面印刷品”主要指平面包装袋、瓶贴、主要指平面包装袋、瓶贴、 标贴等附着于其他产品标贴等附着于其他产品之上、不向消费者单独出售的二维印刷品；之上、不向消费者单独出售的二维印刷品； “主要起标识作用主要起标识作用” 是指外观设计的图案、色彩或者二者的结合主是指外观设计的图案、色彩或者二者的结合主要是用于识别产品的来源或者生产者，而不是因为产生要是用于识别产品的来源或者生产者，而不是因为产生“美感美感”而吸引而吸引消费者；消费者；4.完善外观设计制度完善外观设计制度（2）提高授予外观设计专利权的实质条件）提高授予外观设计专利权的实质条件 （新法第23条） 绝对新颖性、抵触申请绝对新颖性、抵触申请 现有设计概念现有设计概念 增加类似增加类似“创造性创造性”的要求的要求与现有设计相比或者与与现有设计相比或者与现有设计特征的组合相比有明显区别现有设计特征的组合相比有明显区别修改专利法第修改专利法第23条第一款，规定：条第一款，规定： “授予专利权的外观设计，应当不属于现有设计；也没有任何单位或者个人就同样的外观设计在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公告的专利文件中。”增加第二款，规定：增加第二款，规定： “授予专利权的外观设计与现在设计或者与现有设计特征的组合相比，应当具有明显区别。”修改关于权利冲突的规定，增加第四款：修改关于权利冲突的规定，增加第四款： “授予专利权的外观设计不得与他人在申请日前已经取得的合法权利相冲突。” “本法所称现有设计，是指申请日以前在国内外为公众所知的设计。” 修改外观设计专利授权条件的表达方式，提高外修改外观设计专利授权条件的表达方式，提高外观设计专利权的授权标准观设计专利权的授权标准 授予专利权的外观设计，应当不属于现有设计授予专利权的外观设计，应当不属于现有设计 排除了与现有设计相比整体视觉效果上实质相同的排除了与现有设计相比整体视觉效果上实质相同的外观设计，包括：外观设计，包括： 与该现有设计完全相同的外观设计与该现有设计完全相同的外观设计 仅在非设计要点上与现有设计相比有局部细小区仅在非设计要点上与现有设计相比有局部细小区别的外观设计别的外观设计 授予专利权的外观设计与现有设计或者与现有授予专利权的外观设计与现有设计或者与现有设计特征的组相比，应当有明显区别设计特征的组相比，应当有明显区别 授权的外观设计与每一项现有设计单独对比，不仅授权的外观设计与每一项现有设计单独对比，不仅应当在整体视觉效果上实质相同，还应当具有明显区别应当在整体视觉效果上实质相同，还应当具有明显区别 排除简单的商用性转用类设计排除简单的商用性转用类设计 排除与现在设计不相同但与现有设计的区别对产排除与现在设计不相同但与现有设计的区别对产品的整体视觉效果不具有显著影响的外观设计品的整体视觉效果不具有显著影响的外观设计 允许将两项或两项以上现有设计的特征组合允许将两项或两项以上现有设计的特征组合起来，判断申请获得外观专利权的外观设计与之相起来，判断申请获得外观专利权的外观设计与之相比是否具有明显区别比是否具有明显区别 这一标准排除将惯常设计特征、知名设计的特征这一标准排除将惯常设计特征、知名设计的特征组合而成的设计，也排除对多项现有设计的特征进行简单组组合而成的设计，也排除对多项现有设计的特征进行简单组合而成的设计合而成的设计 与发明和实用新型专利授权标准相类似，在外观设与发明和实用新型专利授权标准相类似，在外观设计授权标准中引入抵触申请的规定计授权标准中引入抵触申请的规定 禁止重复授权原则的落实需要排除外观设计抵触禁止重复授权原则的落实需要排除外观设计抵触申请申请 “不得与他人在先取得的合法权利相冲突不得与他人在先取得的合法权利相冲突”规定进规定进行修改行修改 他人的合法权利必须在外观设计专利申请日前取他人的合法权利必须在外观设计专利申请日前取得得 他人在外观设计申请日前取得的权利不影响外观他人在外观设计申请日前取得的权利不影响外观设计专利权的授予设计专利权的授予4.完善外观设计制度完善外观设计制度（3）允许允许“关联外观设计关联外观设计”合案提出申请合案提出申请（新法第（新法第31条）现行第条）现行第31条第二款修改为条第二款修改为 “一件外观设计专利申请应当限于一项外观设计。同一产品两项以上的相似外观设计，或者用于同一类别并且同时出售或者使用产品的两项以上的外观设计，可以作为一件申请提出。” 在基本设计基础上，同一申请人对同一产品的外观作出的两项在基本设计基础上，同一申请人对同一产品的外观作出的两项以上的基本相似的设计方案以上的基本相似的设计方案 4.完善外观设计制度完善外观设计制度（4） “简要说明简要说明”成为必备的申请文件成为必备的申请文件（新法第（新法第27条）条） “申请外观设计专利的，应当提交请求书、该外观设计的图片、照片以及对该外观设计的简要说明等文件。” 简要说明对于确定外观设计专利权的保护范围具有重要简要说明对于确定外观设计专利权的保护范围具有重要作用作用 增加了第二款，规定增加了第二款，规定 “申请人提交的有关图片或照片应当清楚的显示要求专利保护的产品的外观设计。”4.完善外观设计制度完善外观设计制度（5） 进一步完善外观设计专利保护范围的判断标准进一步完善外观设计专利保护范围的判断标准（新法第（新法第59条）条） 原原56条条新新59条，第二款：条，第二款： “外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片的该产品的外观设计为准，简要说明可用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。” “该外观设计专利产品为准该外观设计专利产品为准”修改为修改为 “该产品的该产品的外观设计为准外观设计为准” 确定外观设计专利权的保护范围时，不能将外观确定外观设计专利权的保护范围时，不能将外观设计抽象出来，使之脱离专利文件限定的采用该外观设计的设计抽象出来，使之脱离专利文件限定的采用该外观设计的产品单独予以保护产品单独予以保护 对对“该产品该产品”的理解也不就仅仅限于完全相同的的理解也不就仅仅限于完全相同的产品，在类似产品上采用相同或者相似的外设计产品，在类似产品上采用相同或者相似的外设计 补充规定补充规定“简要说明可以用于解释图片或者照片简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计所表示的该产品的外观设计” 现在规定存在的问题：有时会导致不适当的扩大现在规定存在的问题：有时会导致不适当的扩大/缩小外观设计专利权的保护范围缩小外观设计专利权的保护范围 简要说明记载了产品名称、产品用途、产品的设简要说明记载了产品名称、产品用途、产品的设计要点等计要点等 解释的效果：可能扩大解释的效果：可能扩大/缩小图片或者照片所表示缩小图片或者照片所表示的保护范围的保护范围 解释的目的：使外观设计专利权保护范围的确定解释的目的：使外观设计专利权保护范围的确定更为合理更为合理4.完善外观设计制度完善外观设计制度（6） 建立外观设计专利权评价报告制度建立外观设计专利权评价报告制度（新增第（新增第61条）条）原原57.2新新61.2： “专利侵权纠纷涉及实用新型专利或者外观设计专利的，人民法院或者管理专利工作的部门可以要求专利权人或者利害关系人出具由国务院专利行政部门出具对相关实用新型或者外观设计进行检索、分析和评价后作出专利权评价报告，作为审理、处理专利侵权纠纷的证据。”5.维护公众权益，防止专利权滥用维护公众权益，防止专利权滥用（1）完善有关强制许可规定（新法第六章）完善有关强制许可规定（新法第六章）（2）增加有关平行进口侵权例外的规定（新法）增加有关平行进口侵权例外的规定（新法69条第（一）项）条第（一）项）（3）增加有关药口或医疗器械专利侵权例外的规定（新增第）增加有关药口或医疗器械专利侵权例外的规定（新增第69条第（五）条第（五）项）项）（4）增加现有技术抗辨的规定（新增条）增加现有技术抗辨的规定（新增条62条）条）（5）专利权无效决定的溯及力问题（新法第）专利权无效决定的溯及力问题（新法第47条）条）（6）专利权评价报告制度（新法第）专利权评价报告制度（新法第61条）条）（7）侵权产品不知情免赔的范围中增加）侵权产品不知情免赔的范围中增加“许诺销售许诺销售”（新法第（新法第70条）条）5.维护公众权益，防止专利权滥用维护公众权益，防止专利权滥用（1）完善有关强制许可的规定（新法第）完善有关强制许可的规定（新法第48条）条） 商业性商业性/一般专利强制许可一般专利强制许可 “有下列情形之一的，国务院专利行政部门根据具备实施条件的单位或者个人的申请，可以给予实施发明或者实用新型专利的强制许可： （一）专利权人自专利权被授予之日起满三年，且自提出专利申请之日起满四年，无正当理由未实施或者未充分实施专利的： （二）专利权人行使专利权的行为被依法认定为垄断行为，为消除或者减少对竞争者产生的不利影响的。” 与与反垄断法反垄断法的衔接的衔接 专利权人行使其专利权的行为经司法程序或者行政程序确定专利权人行使其专利权的行为经司法程序或者行政程序确定为垄断行为，为消除或减少对竞争产生的不利影响为垄断行为，为消除或减少对竞争产生的不利影响 垄断行为的认定垄断行为的认定 专利权人无正当理由未实施或未充分实施专利权人无正当理由未实施或未充分实施 实施的含义实施的含义专利法第专利法第11条条 “未充分实施未充分实施”的含义的含义 根据具备实施条件的单位或个人的申请，可以给予根据具备实施条件的单位或个人的申请，可以给予实施专利的强制许可实施专利的强制许可 5.维护公众权益，防止专利权滥用维护公众权益，防止专利权滥用（1）完善有关强制许可的规定（新增第）完善有关强制许可的规定（新增第50条）条） 公共健康与药品专利强制许可公共健康与药品专利强制许可 “为了公共健康目的，对取得专利权的药品，国务院专利行政部门可以给予符合制造并将其进口到中华人民共和国参加的有关国际条约规定的国家或者地区的强制许可。” 实施公共健康多哈宣言的有关决议，在规定条件下，允许将依实施公共健康多哈宣言的有关决议，在规定条件下，允许将依据强制许可生产者药品出口到面临公共健康危机的发展中国家和最不发据强制许可生产者药品出口到面临公共健康危机的发展中国家和最不发达国家达国家 TRIPSTRIPS协议第协议第3131条（条（f f）关于专利强制许可只能主要用于）关于专利强制许可只能主要用于供应国内市场的规定对不具有制药能力的国家公共健康问题供应国内市场的规定对不具有制药能力的国家公共健康问题带来的障碍带来的障碍 WTOWTO总理事会有关决议和总理事会有关决议和关于修改关于修改TRIPSTRIPS协议的议定书协议的议定书允许特定情况下豁免允许特定情况下豁免 第第3131条（条（f f）的规定）的规定 “符合我国参加的有关国际条约规定的国家或者地区符合我国参加的有关国际条约规定的国家或者地区”，既包括按照议定书的明文规定有权作为进口方的世界贸易组既包括按照议定书的明文规定有权作为进口方的世界贸易组织的成员，也包括目前还不是世界贸易组织成员的最不发达织的成员，也包括目前还不是世界贸易组织成员的最不发达国家国家 “一些程序性规则需要在实施条例中细化一些程序性规则需要在实施条例中细化5.维护公众权益，防止专利权滥用维护公众权益，防止专利权滥用（1）完善有关强制许可的规定（新增第）完善有关强制许可的规定（新增第52条）条） 半导体技术发明创造的强制许可半导体技术发明创造的强制许可 “强制许可涉及的发明创造为半导体技术的，其实施限于公共利益的目的和本法第四十八条第（二）项规定的情形。” 对涉及半导体技术的专利，不能依据第对涉及半导体技术的专利，不能依据第48条第（一）项（未实施条第（一）项（未实施/充分实施）为理由给予强制许可充分实施）为理由给予强制许可 体现了半导体行业在体现了半导体行业在TRIPS协议谈判中的强势利益诉求协议谈判中的强势利益诉求5.维护公众权益，防止专利权滥用维护公众权益，防止专利权滥用（1）完善有关强制许可的规定（新增第）完善有关强制许可的规定（新增第53条）条） 主要供应国内市场的限制主要供应国内市场的限制 “除依照本法第四十八条第（二）项、第五十条规定给予的强制许可外，强制许可的实施应当主要为了供应国内市场。” 强制许可的实施应当主要是供应国内市场，但为消除强制许可的实施应当主要是供应国内市场，但为消除垄断行为的不利影响而给予强制许可，以及为解决他国公共垄断行为的不利影响而给予强制许可，以及为解决他国公共健康问题给予出口专利药品的强制许可除外健康问题给予出口专利药品的强制许可除外5.维护公众权益，防止专利权滥用维护公众权益，防止专利权滥用（1）完善有关强制许可的规定（新法第）完善有关强制许可的规定（新法第54条）条） 现行法第现行法第51条条新法第新法第54条条 一般强制许可的条件一般强制许可的条件 “依照本法第四十八条第（一）项、第五十一条规定申请强制许可的单位或者个人应当提供证据证明其以合理的条件请求专利权人许可其实施专利，但未能在合理的时间内获得许可。” 性质：程序性条件性质：程序性条件 适用范围：第适用范围：第48条第（一）项条第（一）项 第第51条条 两类强制许可的前提：事先与专利权人协商两类强制许可的前提：事先与专利权人协商 无须事先协商的情况：无须事先协商的情况： 为消除垄断行为的不利影响而给予强制许可；为消除垄断行为的不利影响而给予强制许可； 国家紧急状态国家紧急状态/非常情况非常情况/公共利益的目的公共利益的目的 为解决他国公共健康问题而出口专利药品为解决他国公共健康问题而出口专利药品5.维护公众权益，防止专利权滥用维护公众权益，防止专利权滥用（1）完善有关强制许可的规定（新法第）完善有关强制许可的规定（新法第57条）条） 现行法第现行法第54条条新法第新法第57条，使用费条，使用费 “实施强制许可的单位或者个人应当付给专利权人合理的使用费，或者依照中华人民共和国参加的有关国际条约的规定处理使用费问题。付给使用费的，其数额由双方协商；双方协商不能达成协议的，由国务院专利行政部门裁决。” 关于修改关于修改TRIPS协议的议定书协议的议定书豁免了出口药品专利强豁免了出口药品专利强制许可情况下进口方支付使用费的义务。制许可情况下进口方支付使用费的义务。 修改后的第修改后的第57第体现了前述规定，为我国颁发强制许可第体现了前述规定，为我国颁发强制许可进口专利药品免除使用费提供了法律依据。进口专利药品免除使用费提供了法律依据。5.维护公众权益，防止专利权滥用维护公众权益，防止专利权滥用（2）增加有关平行进口侵权例外的规定）增加有关平行进口侵权例外的规定（新法第（新法第69条条第（一）项）第（一）项） “（一）专利产品或者依照专利方法直接获得的产品，由专利权人或者经其许可的单位或者个人售出后，使用、许诺销售、销售、进口该产品的：” 明确允许平行进口明确允许平行进口5.维护公众权益，防止专利权滥用维护公众权益，防止专利权滥用（3）增加有关药品或医疗器械专利侵权例外的规定）增加有关药品或医疗器械专利侵权例外的规定（新法第（新法第69条新增第（五）项）条新增第（五）项） “（五）为提供行政审批所需要的信息制造、使用、进口专利药品或者专利医疗器械的，以及专门为其制造、进口专利药品或者专利医疗器械的。” 专为获得行政审批所需信息而制造、使用、进口专利药专为获得行政审批所需信息而制造、使用、进口专利药品或医疗器械，包括他人为其制造、进口品或医疗器械，包括他人为其制造、进口5.维护公众权益，防止专利权滥用维护公众权益，防止专利权滥用（4）增加现有技术抗辨的规定）增加现有技术抗辨的规定（新增第（新增第62条）条） “在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。” 在侵权诉讼过程中，如果被告能够证明其实施的技术为在侵权诉讼过程中，如果被告能够证明其实施的技术为现有技术或现有设计，则人民法院应当认定其行为不构成侵现有技术或现有设计，则人民法院应当认定其行为不构成侵权权 侵权纠纷无效宣告程序侵权纠纷无效宣告程序程序复杂漫长。程序复杂漫长。 专利权人得不到及时保护专利权人得不到及时保护 被控侵权人陷入无端的诉累被控侵权人陷入无端的诉累 专利法第专利法第22条、第条、第23条：条： 属于现有技术或者现有设计的技术方案或者设计方属于现有技术或者现有设计的技术方案或者设计方案，不能被授予专利权案，不能被授予专利权 最高人民法院司法解释最高人民法院司法解释 已经写入了允许进行现有技术已经写入了允许进行现有技术/设计抗辨设计抗辨 被控侵权人自己提出抗辨主张和证据被控侵权人自己提出抗辨主张和证据 不能由法院或者行政机关主动提出不能由法院或者行政机关主动提出 只能以现有技术只能以现有技术/设计为由抗辨设计为由抗辨 不能依据其他宣告无效的理由抗辨不能依据其他宣告无效的理由抗辨 不能以其实施的是在先专利技术不能以其实施的是在先专利技术/设计为理由抗辨设计为理由抗辨 被控侵权人提出抗辨，受案机关判断：被控侵权人提出抗辨，受案机关判断： 抗辨能否成立抗辨能否成立 是否落入专利权保护范围是否落入专利权保护范围 现有技术抗辨成立现有技术抗辨成立个案适用个案适用5.维护公众权益，防止专利权滥用维护公众权益，防止专利权滥用（5）专利权无效决定的溯及力问题）专利权无效决定的溯及力问题（新增第（新增第47条）条） 第二款修改为：第二款修改为： “宣告专利权无效的决定，对在宣告专利权无效前人民法院作出并已执行的专利侵权的判决、调解书，已经履行或者强制执行的专利侵权纠纷处理决定，以及已经发行的专利实施许可合同和专利权转让合同，不具有追溯力。但是因专利权人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。” 将将“裁定裁定”改为改为“调解书调解书” 裁定不涉及实体问题裁定不涉及实体问题 调解结案的专利侵权诉讼，调解书具有执行力，已调解结案的专利侵权诉讼，调解书具有执行力，已执行的不具有追溯力执行的不具有追溯力 修改前的规定造成误解：修改前的规定造成误解： 一些法院甚至认为无效宣告决定对法院已经作出并一些法院甚至认为无效宣告决定对法院已经作出并执行的停止侵权、财产保全或者证据保全的裁定不具有追溯执行的停止侵权、财产保全或者证据保全的裁定不具有追溯力力 使临时措施、财产保全或者证据保全制度中有关担使临时措施、财产保全或者证据保全制度中有关担保和申请错误反赔的制度设计落空，导致临时措施、财产保保和申请错误反赔的制度设计落空，导致临时措施、财产保全和证据保全制度可能被滥用全和证据保全制度可能被滥用第三次修改为：第三次修改为： “依照前款规定不返还专利侵权赔偿金、专利使用费、专利权转让费，明显违反公平原则的，应当全部或者部分返还。” 将侵权赔偿金作为显失公平时应当返还的费用之一将侵权赔偿金作为显失公平时应当返还的费用之一 专利侵权赔偿金与专利许可使用费性质相似专利侵权赔偿金与专利许可使用费性质相似 专利权被宣告无效的，支付侵权赔偿金与使用费就失去了基础，专利权被宣告无效的，支付侵权赔偿金与使用费就失去了基础，如不返还显失公平的，就应当予以返还如不返还显失公平的，就应当予以返还 尤其对于实用新型专利或者外观设计专利权而言，司法判决或尤其对于实用新型专利或者外观设计专利权而言，司法判决或者行政决定认定侵权后专利权被无效的情况更为多见者行政决定认定侵权后专利权被无效的情况更为多见5.维护公众权益，防止专利权滥用维护公众权益，防止专利权滥用（6）专利权评价报告制度）专利权评价报告制度（新法第（新法第61条）条） 第二款修改为：第二款修改为： “专利侵权纠纷涉及实用新型专利或者外观设计专利的，人民法院或者管理专利工作的部门可以要求专利权人或者利害关系人出具由国务院专利行政部门出具对相关实用新型或者外观设计进行检索、分析和评价后作出的专利权评价报告，作为审理、处理专利侵权纠纷的证据。” 名称修改为名称修改为“专利权评价报告专利权评价报告”，内容适当扩充，内容适当扩充 适用对象范围扩大适用对象范围扩大 外观设计外观设计 请求主体增加请求主体增加 利害关系人利害关系人 明确性质和法律效力明确性质和法律效力 对法院和管理专利工作部门对法院和管理专利工作部门 证据证据 判断是否由于被控侵权人提起专利权无效宣告请求而中止侵权纠判断是否由于被控侵权人提起专利权无效宣告请求而中止侵权纠纷处理程序纷处理程序 对专利权人对专利权人 正确认识自身专利权的稳定性正确认识自身专利权的稳定性 对其他单位或者个人对其他单位或者个人 判断稳定性途径：要求专利权人或利害判断稳定性途径：要求专利权人或利害关系人出具关系人出具5.维护公众权益，防止专利权滥用维护公众权益，防止专利权滥用（7）侵权产品不知情免赔的范围中增加）侵权产品不知情免赔的范围中增加“”“”许诺销许诺销售售（新法第（新法第70条）条） 原第原第63条第二款条第二款新第新第70条：条： “为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造而售出的专利侵权产品，能证明该产品合法来源的，不承担赔偿责任。”6.完善执法措施，加强专利权保护完善执法措施，加强专利权保护（1）假冒专利行为（新法第）假冒专利行为（新法第63章）章）（2）明确有关侵权赔偿数额的规定（新法）明确有关侵权赔偿数额的规定（新法65条）条）（3）增加诉讼前证据保全的规定（新增第）增加诉讼前证据保全的规定（新增第67条）条）（4）完善临时禁令条款（新法第）完善临时禁令条款（新法第66条）条）（5）增加行政执法调查取证手段（新增第）增加行政执法调查取证手段（新增第64条）条）（6）加强外观设计专利权保护（新法第）加强外观设计专利权保护（新法第11条）条）6.完善执法措施，加强专利权保护完善执法措施，加强专利权保护（1）假冒专利行为）假冒专利行为（新法第（新法第63条）条） 现行法第现行法第58条、第条、第59条合并后修改为：条合并后修改为： “假冒专利的，除依法承担民事责任外，由管理专利工作的部门责令改正并予公告，没收违法所得，可以并处违法所得四倍以下的罚款，没有违法所得的，可以处二十万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。” 将将“假冒他人专利行为假冒他人专利行为”与与“冒充专利行为冒充专利行为”统一为统一为“假假冒专利行为冒专利行为”（含义理解）（含义理解） 提高了行政处罚力度提高了行政处罚力度 并不意味着刑法中相应罚则失去依托并不意味着刑法中相应罚则失去依托6.完善执法措施，加强专利权保护完善执法措施，加强专利权保护（2）明确有关侵权赔偿数额的规定）明确有关侵权赔偿数额的规定（新法第（新法第65条）条） 现行专利法第现行专利法第60条改为第条改为第65条，其第一款规定：条，其第一款规定： “侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定：实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定；权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。”其第二条规定：其第二条规定： “权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。” 明确了确定侵权赔偿额的计算顺序明确了确定侵权赔偿额的计算顺序 增加了关于增加了关于“法定赔偿法定赔偿”的规定的规定 法定赔偿上限为法定赔偿上限为100万元万元 如专利权人认为如专利权人认为100万元的最高法定赔偿仍然不足以弥补其受到万元的最高法定赔偿仍然不足以弥补其受到的损失，可以通过举证其实际损失以获得更高的赔偿额的损失，可以通过举证其实际损失以获得更高的赔偿额 确定具体案件的赔偿数额时，要考虑以下酌定因素：专利权的类确定具体案件的赔偿数额时，要考虑以下酌定因素：专利权的类型、侵权行为的性质和情节等型、侵权行为的性质和情节等 将专利权人为侵权行为所支付的合理开支纳入赔偿的范将专利权人为侵权行为所支付的合理开支纳入赔偿的范围围 两个部分：两个部分： 调查取证的费用调查取证的费用 合理的律师费合理的律师费 适用情形：适用情形： 以损失、获利或者使用费确定赔偿额以损失、获利或者使用费确定赔偿额 以法定赔偿的方式确定赔偿额，则不能另行附加合理开以法定赔偿的方式确定赔偿额，则不能另行附加合理开支。支。6.完善执法措施，加强专利权保护完善执法措施，加强专利权保护（3）增加诉讼前证据保全的规定）增加诉讼前证据保全的规定（新增（新增67条）条） “为了制止专利侵权行为，在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，专利权人或者利害关系人可以在起诉前向人民法院申请保全证据。 人民法院采取保全措施，可以责令申请人提供担保；申请人不提供担保的，驳回申请。 申请人自人民法院采取保全措施之日起十五日内不起诉的，人民法院应当解除该措施。” 前提：证据可能灭失或者以后难以取得前提：证据可能灭失或者以后难以取得 当事人申请当事人申请 与申请诉前停止侵权行为必须提供担保的区别：与申请诉前停止侵权行为必须提供担保的区别： 是否需要提供担保问题由法院决定是否需要提供担保问题由法院决定 仅要求保全广告、合同、发票、账册以及价值不大的样品等证据，仅要求保全广告、合同、发票、账册以及价值不大的样品等证据，可以不要求提供担保。可以不要求提供担保。 48小时内作出裁定小时内作出裁定 采取保全措施之日起采取保全措施之日起15日内不起诉的，应当解除日内不起诉的，应当解除6.完善执法措施，加强专利权保护完善执法措施，加强专利权保护（4）完善临时禁令条款）完善临时禁令条款（新增第（新增第66条）增第条）增第25款款 “申请人提出申请的，应当提供担保：不提供担保的，驳回申请。 人民法院应当自接受申请之日起四十八小时内作出裁决；有特殊情况需要延长的，可以延长四十八小时。裁定责令停止有关行为的，应当立即执行。当事人对裁定不服的，可以申请复议一次，复议期间不停止裁定的执行。 申请人自人民法院采取责令停止有关行为的措施之日起十五日内不起诉的，人民法院应当解除该措施。 申请有错误的，申请人应当赔偿被请求人因停止有关行为所遭受的损失。” 删除了关于财产保全的规定，适用民事诉讼法的统一规定删除了关于财产保全的规定，适用民事诉讼法的统一规定 适当延长法院就诉前停止侵权行为的申请作出裁定的时适当延长法院就诉前停止侵权行为的申请作出裁定的时间间6.完善执法措施，加强专利权保护完善执法措施，加强专利权保护（5）增加行政执法调查取证手段）增加行政执法调查取证手段（新增第（新增第64条）条） “管理专利工作的部门依据已经取得的证据，对涉及嫌假冒专利行为进行查处时，可以询问有关当事人，调查与涉嫌违法行为有关的情况；对当事人涉嫌违法行为的场所实施现场检查；查阅、复制与涉嫌违法行为有关的合同、发票、账薄以及其他有关资料；检查与涉嫌违法行为有关的产品，对有证据证明是假冒专利的产品，可以查封或者扣押。 管理专利工作的部门依法行使前款规定的职责时，当事人应当予以协助、配合，不得拒绝、阻挠。” 询问、调查有关情况询问、调查有关情况 对涉嫌场所实施现场检查对涉嫌场所实施现场检查 查阅、复制合同、发票、账簿等资料查阅、复制合同、发票、账簿等资料 检查有关产品检查有关产品 对假冒专利产品可以查封或扣押对假冒专利产品可以查封或扣押6.完善执法措施，加强专利权保护完善执法措施，加强专利权保护（6）加强外观设计专利权保护）加强外观设计专利权保护（新法第（新法第11条）条） 第第11条第二款增加许诺销售：条第二款增加许诺销售： “为了外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。” 问题问题 外观设计专利权人对许诺销售侵权产品的行为不能主张权利，其外观设计专利权人对许诺销售侵权产品的行为不能主张权利，其正当利益难以得到保障正当利益难以得到保障 展会知识产权保护办法展会知识产权保护办法第第25条第条第2款规定，对涉嫌侵犯外观款规定，对涉嫌侵犯外观设计专利权的处理请求