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IPO视野下的知识产权相关问题金杜律师事务所金杜律师事务所|陈旭楠陈旭楠拟上市及科技型企业知识产权战略专题研讨会IPO视野下的知识产权相关问题一、IPO法律规范框架内的知识产权二、可能构成的IPO障碍及案例三、对策及建议2一、IPO法律规范框架内的知识产权（一）IPO视野下的知识产权（二）IPO法律规范框架内对知识产权的规定3（一）IPO视野下的知识产权一般认为知识产权包括版权和工业产权：1.版权是指著作权人对其文学作品享有的署名、发表、使用以及许可他人使用和获得报酬等的知识产权权利；2.工业产权则是包括发明专利、实用新型专利、外观设计专利、商标、服务标记、厂商名称、货源名称或原产地名称等的独占权利。IPO视野下，被审核部门更多关注的，是知识产权中的专利、商标，以及专有技术、特许经营权、域名等（软件企业，需要关注其版权问题）。4（二）IPO法律规范框架内对知识产权的规定由于商标、专利、专有技术、特许经营权等，直接关系到拟上市企业的核心竞争优势、持续盈利能力等，因此对于拟上市企业（尤其是拟在中小板或创业板上市的企业而言，意义重大。IPO法律规范框架内对知识产权的规定（1）首次公开发行股票并上市管理办法；（2）首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法；（3）中小企业板上市公司控股股东、实际控制人行为指引；（4）深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引；（5）保荐人尽职调查工作准则；（6）公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第1号招股 说明书（2006年修订）。5（1）首次公开发行股票并上市管理办法第十五条：第十五条：发行人的资产完整。生产型企业应当具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统；非生产型企业应当具备与经营有关的业务体系及相关资产。第三十七条：第三十七条：发行人不得有下列影响持续盈利能力的情形：（五）发行人在用的商标、专利、专有技术以及特许经营权等重要资产或技术的取得或者使用存在重大不利变化的风险；（2）首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法第十四条：第十四条：发行人应当具有持续盈利能力，不存在下列情形：（三）发行人在用的商标、专利、专有技术、特许经营权等重要资产或者技术的取得或者使用存在重大不利变化的风险；（3）中小企业板上市公司控股股东、实际控制人行为指引第二十二条：第二十二条：控股股东、实际控制人应当保证上市公司机构独立和资产完整，不得通过以下方式影响上市公司机构独立和资产完整：（一）不得与上市公司共用主要机器设备、厂房、商标、专利、非专利技术等；（二）IPO法律规范框架内对知识产权的规定6（4）深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引2.1.3：上市公司的资产应当独立完整、权属清晰。生产型企业应当具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统；非生产型企业应当具备与经营有关的业务体系及相关资产。（5）保荐人尽职调查工作准则第十一条：第十一条：核查股东出资资产（包括房屋、土地、车辆、商标、专利等）的产权过户情况。对以实物、知识产权、土地使用权等非现金资产出资的，应查阅资产评估报告，分析资产评估结果的合理性；对以高新技术成果出资入股的，应查阅相关管理部门出具的高新技术成果认定书。（6）公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第1号招股说明书（2006年修订）第四十五条：第四十五条：发行人应列表披露与其业务相关的主要固定资产及无形资产，主要包括：（二）商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等主要无形资产的数量、取得方式和时间、使用情况、使用期限或保护期、最近一期末账面价值，以及上述资产对发行人生产经营的重要程度。（二）IPO法律规范框架内对知识产权的规定7二、可能构成的IPO障碍及案例（一）独立性（二）持续盈利（三）重大未决诉讼（四）信息披露8（一）独立性由于知识产权导致的独立性问题，通常表现在三个方面：1.资产不完整（所有权：资产不完整（所有权：“应有而无应有而无”）案例：安徽桑乐金股份有限公司案例：安徽桑乐金股份有限公司 2009年11月20日上会被否，原因之一：尚未注/变更册商标2.依赖他人（通常为关联方）（使用权：依赖他人（通常为关联方）（使用权：“虽有但依赖虽有但依赖”）案例：江西天施康中药股份有限公司案例：江西天施康中药股份有限公司 2007年9月11日上会，9月10日暂缓审核，11月27日被否，原因之一：“康恩贝”商标使用依赖于关联方。肠炎宁产品为其第二大主导产品，为发行人报告期内主要收入增长的来源，该产品所使用的“康恩贝”商标所有权属于公司股东康恩贝集团间接控股的康恩贝医药销售公司所有，公司的主要产品商标的使用权与股东存在关联关系和依赖关系。3.缺乏独立面对市场的能力（权利：缺乏独立面对市场的能力（权利：“不确定不确定”）案例：吉林永大集团股份有限公司案例：吉林永大集团股份有限公司2010年3月17日上会被否。其中第一个原因：吉林永大与伊顿电气（苏州）有限公司签署了共用品牌许可协议（有效期至2012年底），伊顿公司授权吉林永大生产的“YWL”系列永磁高压真空断路器可以使用“EATON”品牌进行自主销售。在产品标识中，“EATON”品牌与“永大”品牌共同编排。销售数据表明，“EATON”品牌销售里面大大的提升了竞争力。但是，将来伊顿是否会继续和吉林永大合作很难保证，在排他性方面也不明确。这一点不符合证监会对IPO要求发行人应当具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。9（二）持续盈利首发管理办法和创业板首发管理办法第三十七条第一款第（五）项和第十四条第一款第（三）项分别规定“发行人应当具有持续盈利能力，不存在下列情形：发行人在用的商标、专利、专有技术、特许经营权等重要资产或者技术的取得或者使用存在重大不利变化的风险；案例：苏州恒久案例：苏州恒久3000602010年1月22，创业板发审委2010年第1次会议过会。3月9日成功发行，以77倍的市盈率得到712亿资金热捧、158倍网上超额认购。3月18日刊登暂缓上市公告。2010年6月11日再度上会被否。发行人将此前募集的4.16亿元连同利息返还给中签者，成为“立立电子”第二。被否原因之一：苏州恒久目前全部产品均使用被终止（原因：未缴年费专利权终止）的4项外观设计专利，50%的产品使用被终止的1项实用新型专利，总体上看，5项专利被终止对申请人存在不利影响。10（三）重大未决诉讼首发管理办法、创业板首发管理办法分别在第三十五条和第十六条规定那“发行人不存在重大偿债风险，不存在影响持续经营的担保、诉讼以及仲裁等重大或有事项。”案例案例1：新大新材：新大新材300802010年3月16日过会。5月19日刊登上市公告书。5月20日刊登暂缓上市公告。6月25日恢复上市。暂缓原因：因专利侵权纠纷，遭遇诉讼和举报3月25日，河南醒狮向证监会创业板发审委举报，称新大新材招股说明书中“本公司主营业务为晶硅片切割刃料的生产和销售”及其相关技术涉嫌侵犯河南醒狮公司“半导体材料线切割专用刃料”国家发明专利和产品的专有名称。河南省郑州市中级人民法院对此决定立案审理。11（三）重大未决诉讼案例案例2：中山市松德包装机械股份有限公司中山市松德包装机械股份有限公司原定6月10日上会，6月9日决定取消第34次创业板发审委会议对该公司发行申报文件的审核。暂缓原因：广东仕诚塑料机械有限公司向证监会举报松德包装2009年取得的“流延膜机的主冷辊”等4项注明为重要等级的实用新型专利，系抄袭其2007-2008年获得的“流延辊的改良结构”等4项专利，律师已向发行人发出律师函。发行人存在重大潜在诉讼的风险。4项专利抄袭的缘由为：松德包装“于2008年、2009年以不正常高薪为诱饵先后从仕诚公司挖走从事技术、设计、开发和管理工作的高级技术人员多名”。（根据最新的消息，佛山仕诚递交国家知识产权局的4项专利无效请求，已被驳回）12（四）信息披露案例：星网锐捷案例：星网锐捷002396 2008年6月27日过会，2010年4月2日取得公开发行的批复，4月9日刊登招股意向书，4月15日暂缓公开发行，5月26日再次过会（首发会后事项），6月4日恢复发行，之后上市成功。暂缓原因：信息披露与实际不一致 星网锐捷4月9日公布的招股意向书，披露了公司拥有的部分专利，其中，发明专利8项、实用新型专利35项、外观专利12项及正在申请的专利12项。后公司自查发现，已经失效的专利多达12个，其中，有6个专利经国家知识产权局网站检索，其法律状态已处于终止状态，另外6个专利尽管检索结果仍为授权，但已分别自2009年和2008年开始不再进行后续的缴费维护，实已失效。关于未及时缴纳费用：关于未及时缴纳费用：一般而言，延期6个月可缴费，但是要交滞纳金，再延期6个月就发书面通知终止专利保护，其间如无反应将视同默认接受，就会正式通知该专利为失效专利，因此原则上讲（排除不可抗力），一般专利年费12个月不交纳，该专利将失效，而且无法再次申请获得，将永远成为公知技术，人类的共享知识财富。13特别提示4月20日，证监会发行监管部向保荐机构下发关于切实落实保荐制度各项要求，勤勉尽责，提高尽职调查工作质量的通知（发行监管函【2010】121号）要求对5月1日前上报的在审项目全部核查。核查内容包括专利、商标、诉讼和仲裁、关联方及招股说明书等文件披露的其他重要事项。上述“鲜活”的被否案例，值得所有拟上市企业为此敲响警钟。14三、对策及建议（一）专项核查（尽职调查）（一）专项核查（尽职调查）核查内容：1.公司资产清单及状态；2.拟受让或获得的知识产权的所有权状态、排他性；3.拟申请的专利、商标，是否已经被申请；4.生产、经营中使用的技术、商标等，是否侵犯他人权利（定牌加工）；5.侵犯公司知识产权的情况。（二）主动进行战略性保护（二）主动进行战略性保护（三）专人（三）专人/专业机构定期维护专业机构定期维护申请、续费、延展、更名等15三、对策及建议（四）对涉及侵犯他人知识产权的处理（四）对涉及侵犯他人知识产权的处理1.自主申请、研发替代；2.受让；3.授权特许经营（排他）；4.战略合作（认股、入股）；5.诉讼、行政，撤销；6.降低比例、转变产品结构；7.其他方式。（五）专有技术的特别保护（五）专有技术的特别保护1.生产线、设备：（1）非标准件组装、调试；（2）核心部件分散采购；（3）由信赖方代购、转售；（4）生产线封闭化。2.技术人员：（1）核心技术自控；（2）劳动合同（竞业限制）；（3）核心技术分别/共同掌控（利弊）。3.行政管理：（1）商业秘密保护制度（厂区参观等）；（2）参数管理；（3）宣传教育（侵犯商业秘密、不正当竞争）。4.其他：申请知识产权保护，公开化。（六）案例：（六）案例：“真的好想你真的好想你”16谢谢！陈旭楠陈旭楠