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专利侵权与专利预警分析报告撰写基础作者：B P Nagori and Vipin Mathur 专利侵权与分析预警分析报告是由专利律师按照客户指示，针对客户是否侵犯他人专利权而出具的客观法律意见。该报告代表了专利律师从法律角度对客户的目标产品、方法或技术是否侵犯他人专利所持的意见。专利侵权分析与专利预警分析撰写的方法基本一致，不同之处在于专利预警分析需要专利律师对现有专利技术做详细的检索，而专利侵权分析仅需对客户提供的一个或多个专利进行分析。一份合格的专利侵权或专利预警分析报告需要专利律师对每一个相关专利的权利要求进行逐条对比分析，这个过程叫侵权对比分析。侵权对比分析是依据专利法的相关判断原则的，基于相关判断原则，专利律师来确定客户的的目标产品、方法或技术是否存在侵权风险。由于专利侵权与专利预警分析对例如发布新产品、收购并购、外包生产以及制定R&D 策略这样的重大决定具有重要的参考价值，所以现在很多公司都将专利侵权与专利预警分析报告作为一种商业战略工具经常使用。专利权是一种在一定期限内禁止他人制造、使用、许诺销售、销售和进口受保护的发明创造的权利。侵犯专利权是指，任何侵犯专利权人对该专利所拥有的上述垄断权利的行为。换句话说，在该专利的有效期内，任何侵犯该专利权人在权利要求中描述的范围或领域的行为都被视为侵权行为。专利侵权与专利预警分析是由专利律师为客户出具的，如何避免侵犯他人专利（有效期内、有效、可执行的）的专业意见。本文探讨了专利侵权与专利预警分析报告的意义，并阐述了专利律师撰写一份合格的专利分析报告时所遵循的原则。本文内容主要是关于专利实务而非专利法本身，因此本文中描述的各种专利实务信息主要是从网络资源中收集。尽管本文所提及的相关法律和案例是基于美国的法律环境，但是本文中所阐述基本原则和撰写专利侵权与专利预警分析报告的方法同样适用于那些经常使用专利侵权与专利预警分析的国家地区，例如：加拿大、中国、瑞士、德国和新加坡等。这些国家地区在制药、医疗设备、机械工程等领域经常会使用到专利侵权与专利预警分析报告这样的专利分析报告。专利侵权与专利预警分析意见的目标专利侵权分析与专利预警分析两者间略有不同但又密切相关。典型的专利侵权分析是针对客户已知的一个或多个专利的，经过专利侵权分析，客户可以在一定程度上确保自己的目标产品、方法或技术不会侵犯他人的专利。相反，专利预警分析是在更广阔的范围内（不管是客户已知或未知的专利）来确认是否存在侵犯他人专利的风险。专利侵权分析可以是在客户准备引入一种与已知专利相似的新产品时的任何阶段进行，而专利预警分析一般是在客户准备研发新技术而考虑相关风险与收益时进行的。专利预警分析是用来确保没有他人的专利会影响到客户的技术研发，从而客户可以在没有侵犯他人的风险下自由实施该技术。而专利侵权分析可以划清产品或服务与已知专利的权利保护范围的界限，所以，专利侵权分析也适用于例如收购前的尽职调查、授权许可前的尽职调查、针对恶意诉讼前的防御式侵权调查等其他情形。任何情况下，专利侵权分析与专利预警分析都是为了防止被控诉侵犯他人专利。撰写专利侵权分析与专利预警分析专利律师一般按照如下步骤来撰写专利预警分析：1、了解客户的技术内容2、专利检索3、筛选检索结果中适用于该技术的专利4、起草专利侵权分析建议5、单就撰写专利侵权分析报告而言，因为客户已经明确了相关的专利，所以第 2 和第 3步可以省去。了解客户的技术内容撰写专利侵权分析与专利预警分析最重要的一步就是完全了解该项技术。如果不了解该技术，则可能导致在后续的专利检索中漏检重要的相关专利，从而使得该分析报告存在严重的问题。通常针对技术的细节部分需要专利律师与客户进行沟通确认，沟通方式包括面谈、电话、客户撰写技术交底书，或者直接评估该技术的模型或样品。专利检索在详细了解客户的技术并确定检索范围之后，接下来就是进行专利检索。专利检索有许多方法；选择何种检索方法主要基于该技术的所属领域以及客户在专利检索上愿意花多少钱。专利检索只有在撰写专利预警分析报告时才是必要的，像撰写专利侵权分析报告时一样，如果客户只是想让律师分析一项专利是否适用于该技术，则无需进行专利检索。专利检索常常是聘请专业的检索人员进行的，检索人员通过专利局的对外开放的文献馆或其他图书馆等进行专利查询，也可以通过USPTO、espacenet 及 WIPO等网站进行专利检索。USPTO 在其官网上提供了“全文及图像数据库”以及“专利申请信息检索系统-PAIR”检索入口。“全文及图像数据库”包含已授权专利和公开的专利申请。而PAIR数据库根据专利申请的状态而展示相关信息。PAIR又分公众检索入口和私人检索入口，公众查询入口仅显示授权专利或公开专利申请的状态，私人查询入口是在PAIR的基础上为私人用户提供的USPTO 针对每个专利申请处理的实时状态。私人查询入口允许用户访问USPTO 的内部数据库（PALM），因此，用户可以在法律状态更新的第一时间就查到该状态。申请私人查询入口的条件包括：1是注册的专利律师，2 或拥有 USPTO 颁发的账号的个人,3 拥有用于保证与USPTO 之间通信安全的PKI 电子证书。espacenet 提供来自全球各专利局的专利文献检索入口，搜索世界范围内的专利仅允许使用文字以及数字查询方式，文字查询方式包括申请人名称、发明人名称、主题以及摘要。WIPO的数据库提供PCT国际申请的检索入口。专利检索策略在上述专利数据库或网站进行实际检索检索之前，需要制定专利检索策略。专利检索策略需要在确保不会漏检重要专利的同时，又能节省时间和人力等成本。使用电子数据库进行检索时可以先确定合适的关键词，例如针对主题、摘要、说明书、权利要求书以及专利权人等的关键词，或者使用专利分类号。制定专利检索策略包括选择合适的数据库，确定与用户目标产品、方法或技术相关的关键词和分类号。筛选与该技术内容相关的专利在完成检索后，筛选相关专利一般分为两步，第一步是将每个检索到的专利进行大致浏览，判断是否需要进行进一步的详细分析。不需要进行详细分析的专利，主要是那些不会造成侵权风险的专利，例如说明书中描述的主题内容与客户的技术内容无关，或者其权利要求的范围不含盖客户的技术内容以及技术的演进。第二步是将第一步中筛选出的专利进行详细评价，包括分析与权利要求的有关的历史文档和引证文献。起草专利侵权分析报告在获得检索结果后，专利律师一般还需要撰写一份报告给客户。专利侵权分析报告的章节技术内容的描述专利侵权分析报告需要对客户的技术内容进行描述。如果专利律师和检索人员没有完全了解客户的技术内容，则前面的专利检索结果将毫无意义。同样，只包含分析结果的专利侵权分析报告也没有任何用处。所以，在分析报告中，专利律师在描述技术内容的同时，还需要说明专利检索是基于什么进行检索的，以及后续的建议是什么。最好能用图表结合文字内容进行分析。检索策略以及检索结果分析报告需要说明所使用的检索策略，如果是由专门的检索人员检索的，则需要说明相关情况并提供检索时使用的分类及其子分类。同样，如果是由专利律师用电子数据库进行的检索，则需要说明使用的什么数据库以及检索式，最好能用表格将检索到的专利列出来，表格内容至少应包括专利号、主题、发明人、专利权人。与客户技术相关的专利则需要单独列出来。相关法律依据专利侵权分析以及专利预警分析还需要对所引用的相关法律依据进行说，例如法律上对专利侵权判定时适用的原则。侵权判定的法律依据美国专利法的在美国法典中编号为35，即第 35 号法典。“专利侵权”的定义在35号法典的 271（a）的描述为“未获专利权人允许而制造、使用或销售受专利保护的发明创造视为侵犯专利的行为”，35 号法典的 271（b）将“专利侵权”的定义扩展到了那些“积极诱导”他人侵犯专利的人。“诱导侵权”仅适用于积极诱导他人实施了直接的侵权行为。35 号法典的 271（c）定义了胁从侵权，胁从侵权是指满足：1、某一部件或材料/设备是专利产品/方法的一部分，并且2、提供者明知该部件或材料/设备的是专用于某一专利上述情况时，将某一专利产品的部件或者某一专利方法中的材料或设备许诺销售、销售或进口到美国的行为。35 号法典的 271（e）（2）还定义了“按照联邦食物、药品及化妆品法505 条（j）或 505 条（b）（2）提交申请的内容本身或其使用涉及到专利时属于侵权专利权行为”的情形。根据 35 号法典的 271（g）的规定，如果某一方法拥有美国专利，则在未获得专利权人许可的情况下，进口、许诺销售、销售后使用该方法制作的产品也将被视为侵犯专利权的行为。但是，如果该产品被后续的方法进行了改进或者该产品成为另一产品中一不重要的部件时，上述行为不视为侵犯专利权。侵权分析的法律原则侵权分析包括两个步骤，第一步是明确权利要求范围，第二部是对比权利要求。第一步是确定专利中每个权利要求的含义和范围，第二步是将已明确的权利要求范围与疑侵权产品进行比较。在第二步中所述的侵权，可以是适用全面覆盖原则或等同替换原则的侵权。明确权利要求范围明确权利要求范围或解释权利要求是指依据权利要求中的措辞来确定该专利的保护范围。也就是将权利要求中的简单措辞转化为详细描述的同时不改变其权利要求的保护范围大小。在明确权利要求范围时，可以使用内部实证和外部实证。权利要求本身、说明书和审查历史都属于内部实证，当内部实证含糊不清无法明确解释权利要求的情况下，可以使用外部实证，例如专家证词、证据、其他专利或专利申请、字典或相关条例等。明确权利要求范围的第一步就是要明确权利要求中的技术术语，技术术语一般应表示它的行业通用或约定俗成的含义。对有争议的技术术语，法庭一般会通过字典、百科全书或技术论文来明确它的含义。专利的说明书描述的技术方案必须是本行业技术人员能够实施的。因为说明书可以用于解释权利要求，因此联邦巡回法院对说明书的重要性做出了如下描述：“权利要求的内容必须在说明书中存在对应的描述.为了明确权利要求范围，说明书可以视为用于解释权利要求中发明创造及相关技术术语的词典.我们认为，专利权人可以自创技术术语.但是任何具有特殊含义的措辞必须在说明书中有明确的解释.权利要求用于明确专利的保护范围，而说明书描述的内容本身不应被视为对该专利权范围的限制。”根据 35 号法典的 112 条第 6 段中的规定，权利要求的可以用“方法+功能”的形式进行描述，并且，“权利要求中描述的组合的技术特征可以视为完成某一特定功能中的某一方法或步骤，当该权利要求没有描述实现所述特定功能所需的形状构造、材料或行为时，则该权利要求的保护范围应当包括在说明书中描述的实现所述特定功能对应的或相同的形状构造、材料或行为。”同时，35 号法典的 112 条第 6 段中的规定还允许将权利要求中的技术特征视为完成某一特定功能中的某一方法或步骤。但是上述情况仅限于说明中有对应的或相同的描述。因此，这种方法+功能或步骤+功能的技术特征的解释范围必须要考虑说明书中是否存在与之对应的或相同的形状构造、材料或行为限定。相关法规禁止引用说明书内容而扩大权利要求的保护范围，同时也禁止将权利要求的保护范围完全限制在说明书的公开内容中。因此，使用审查历史是解释权利要求的重要手段，也是评估按照等同替换原则进行侵权风险评估的重要步骤。对比权利要求对比权利要求时，需要将权利要求反复推敲以确认涉案产品或方法是否落入权利要求的保护范围。落入权利要求的保护范围可以是字面上的完全落入，也可以是基于等同替换原则的落入。全面覆盖侵权全面覆盖侵权是指权利要求必须有针对涉案产品或方法的相同文字描述。权利要求一般由一个或多个技术特征组成，“全面覆盖侵权”是指权利要求中的每个技术特征都存在与涉案产品或方法一一对应的特征。这叫做“完全覆盖原则”，与涉案产品/方法相比，缺少任何一个技术特征则使得该产品/方法不适用于全面覆盖侵权。如果某权利要求包含一方法+功能的技术特征，涉案产品只有在符合该技术特征描述的功能，并且形状构造与说明书中的完全相同或实质相同才构成全面覆盖侵权。同样，如果某权利要求包含一步骤+功能的技术特征，涉案产品只有在符合该技术特征描述的功能，并且技术效果与说明书中的完全相同或实质相同才构成全面覆盖侵权。但是，尽管涉案产品或方法没有全面覆盖侵权，而根据等同替换原则也可能使其落入权利要求的保护范围内。等同替换原则当全面覆盖侵权不适用时，可以适当考虑等同替换原则。等同替换原则弥补了文字描述的局限性并有效地扩展权利要求的保护范围至其实际的技术贡献范围。等同替换原则允许专利权人将权利要求的保护范围从字面描述范围扩大到经由适当替代或变形所延展的保护范围，尽管这些替代或变形没有在原始的专利文件中提及。功能-方式-效果测试可以用于检测等同替换原则。如果涉案产品与权利要求相比，存在“实质相同的技术特征，以实质相同的方式获得了实质相同的技术效果”，尽管在权利要求中没有相同的字面描述，但是依照等同替换原则涉案产品仍然可能落入了权利要求的保护范围。与全面覆盖侵权一样，应用等同替换原则判断侵权也需要一一对比权利要求的相同或等同技术特征与涉案产品或方法的技术特征。等同替换原则仅适用于对比技术特征，而不适用于技术方案整体。同时，等同替换原则所指的“实质相同”是指本领域普通技术人员认为权利要求中的技术特征与涉案产品的技术特征之间的区别是“非实质性的”（非实质性区别测试）。即，如果涉案产品的技术特征与权利要求中的技术特征的区别是“非实质性的”，则涉案产品的技术特征落入权利要求的保护范围。使用等同替换原则的限制使用等同替换原则时是具有一定限制的，主要是指限制专利权人通过等同替换原则获取的保护范围，特别是那些容易产生专利侵权纠纷的保护范围。等同替换原则至少限制在以下三种范围内：1、不得违背审查历史依据2、不得超出现有技术范围3、不得违背禁止反悔原则审查历史依据审查历史依据经常适用于专利局基于现有技术认定部分权利要求无专利性而予以拒绝时，专利申请人对权利要求进行的修改或删除。当专利权利人在审查过程中通过缩小权利要求保护范围来答复USPTO 的审查意见时，根据审查历史依据，可以禁止专利权人在后续的审查程序中利用等同替换原则来再次主张已经修改或删除的权利要求。因此，审查历史依据本质上是禁止专利权人依据等同替换原则再次主张审查过程中已经修改或删除的权利要求。竞争者可以依据审查历史禁止反悔来确保自己的产品不会因等同替换原则侵权他人专利权。在 Festo Corp V Shoketus Kinzoku Kogyo Kabushiki Co(festo法案)一案中，对审查历史依据如何影响等同替换原则的案例已经有了明确解释。在Festo 一案中，高级法院认为审查历史依据可以是解释权利要求时主张“已经修改或删除”的一种“专利解释原则”。在解释权利要求时，法院经常需要再次确定专利权利要求的保护范围，因此，法院可以使用禁止反悔原则来分析和解释权利要求保护范围。现有技术第二种可以用于限制等同替换原则的情况是现有技术抗辩。等同替换原则明确规定了通过适当替代或变形所延展的保护范围不能涵盖现有技术。等同替换原则本意上就禁止专利权人依靠等同替换原则获取字面权利要求本身不能合法涵盖的保护范围。因此，如果通过等同替换原则扩大解释权利要求的保护范围以致于涵盖到了现有技术时，则不存在侵权行为。禁止反悔原则在专利审查过程中，专利局基于现有技术认定部分权利要求无专利性而予以拒绝，专利申请人放弃该部分权利要求后，专利申请人不允许依据等同替换原则再次主张该已放弃的部分权利要求。相关专利分析相关专利分析是撰写专利报告最重要的部分。对于专利预警分析报告而言，这部分内容首先列出需要进行详细分析专利的筛选原则，然后需要对这些筛选出来的进行详细的侵权分析。对于专利侵权分析报告而言，由于客户已经明确指定了需要分析的专利，则该部分仅对这些专利进行详细的侵权分析即可。在列出筛选原则时，可以用表格按照不同类别列出那些无需进行详细分析的专利清单以及这些专利的权利要求保护范围与客户技术方案的典型区别技术特征。对于筛选出的专利则需要进行全面的侵权分析，包括专利内容的说明、审查历史调查、权利要求分析。并且需要分析和解释权利要求的保护范围、全面覆盖侵权以及基于等同替换原则的侵权情形。结论部分在结论部分需要给分析意见，针对权利要求保护范围的解释或侵权与否的分析意见不能含糊不清。声明部分类似其他的法律意见，专利侵权与专利预警分析也可以包含适当的声明来明确该分析报告的局限性。特别需要强调的是，由于专利检索的局限性和潜在缺陷可能导致相关专利的漏检。另外需要强调的是该分析报告仅代表专利律师对侵权风险的看法，并且不具有法律约束力。后续建议专利侵权与专利预警分析的结论一般是客户的目标产品、方法或技术没有侵犯他人专利权。但是，往往随着时间的推移，客户的侵权风险可能会加大，甚至会出现专利权人根据相关侵权证据提起诉讼。在这种情况下，客户需要放弃或重新设计技术方案，亦或考虑能够无效掉相关专利。结论一份合格的专利侵权与专利预警分析报告需要提供合理的分析依据用于明确目标产品、方法或技术是否侵犯第三方的专利。但同时需要注意的是这些分析报告仅仅是供公司或客户需要的参考意见。专利侵权与专利预警分析报告在专利法或后续侵权纠纷中除仅能证明该公司或客户已善意采取相关措施外，没有任何法律约束力。专利侵权与专利预警分析报告质量的决定性因素主要在于该报告撰写人的专业资质及能力。一份合格的专利分析报告只能出自同时具备专利以及相关技术的专业资质及能力的人才之手。尽管在司法程序的实际工作中只有印度接受和承认专利侵权与专利预警分析报告的作用，但是，在现代环境下，一份精心撰写的专利侵权与专利预警分析报告可以成为重要的商业战略工具。