专利撰写实务点滴(共10页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上专利撰写实务点滴本文就撰写实务中可能出现的问题,以要点方式给出意见。要点1:将必要技术特征写入独立权利要求独立权利要求中记载全部必要技术特征是一个非常重要的原则。如果独立权利要求中没有记载完成本专利目的所必须的技术特征,可能的结果是:该权利要求可能被宣告无效;他人可能就未揭示的必要技术特征自行申请专利;利用没有包含必要技术特征的专利权提起诉讼,难以获得法律支持。因此,在撰写中,应该在对必要技术特征有充分了解的基础上,毫无保留地将必要技术记载到独立权利要求中。但并不是说,要将申请专利产品的全部零件记录到独立权利要求中,而是要记载:1)用于完成本发明解决技术问题必不可少的
2、技术特征;2)记载到权利要求里的技术特征是经过对实际情况进行综合产生的比较上位、比较概括和抽象的技术特征;3)必要技术特征的描述与现有技术是可区别并可得到说明书的支持。例如,有一把电离牙刷的发明,有两项改进,毛刷的电极材料以及一体化的充电电池结构,如果就两个改进分别申请两项专利,对第一项改进申请的专利而言,如果保护的主题是对电离牙刷的改进,在这个改进中,电池不是必须的,因此,电池无须写到独立权利要求;如果保护的主题是一种新的牙刷,电池是必要的,但改进的一体化的充电电池结构并非必要技术特征,因为,现有技术的电池也可以支持电离牙刷的工作,此时,只要将“电池”原理性地写入独立权利要求即可;同样,对第
3、二项改进申请的专利而言,改进的毛刷的电极材料也无须写入关于一体化充电电池结构的独立权利要求中。要点2:不要将非必要技术特征写入独立权利要求中在独立权利要求记载全部必要技术特征的同时,还不能将非必要技术特征写入独立权利要求中。但经常有这样的情况,在撰写时,发明人为强调其发明点,会向代理人提供全部的技术细节,如果代理人不能独立或通过发明人对林林总总的技术细节进行分析和综合,而直接将发明人提供的术报告,经过改写后直接搬到权利要求中,那是相当危险的。有一项频谱仪的发明,由于将频谱治疗时提供患者音乐播放写入了独立权利要求,授权后,由于侵权产品上并(没)有音乐播放功能,没有形成对独立权利要求的全面覆盖,造
4、成侵权不成立。在确定哪些特征是必要技术特征,哪些特征是非必要技术特征时,弄清楚专利的目的或专利要解决的问题是什么非常重要。在一个产品或方法可以有多种效果或可实现多种目的时,最好申请多个专利。如果申请一项专利,必须对多个目的/效果进行分析,分析后进行分层表述,把最核心部分解决的技术问题/目的写在前面,作为要解决的主要问题,其它作为要解决的一般问题,写在主要问题的后面;撰写权利要求时,将解决主要问题相对应技术方案的必要技术特征写到独立权利要求,此时,相对于解决一般问题的必要技术特征对于解决主要问题可能是非必要技术特征,因此不能些到独立权利中,而应写入从属权利要求。上例中有两项改进的电离牙刷,如果申
5、请一项专利,有三种设计,一是以毛刷的电极材料为解决主要问题的必要技术特征;二是以一体化的充电电池结构为解决主要问题的必要技术特征;三是以毛刷的电极材料和一体化的充电电池结构为解决主要问题的必要技术特征。要点3:避免独立权利要求对技术方案的表述过于具体或过于抽象不能得到说明书的支持独立权利要求的描述过于具体或过于抽象,对专利的审查和保护都是不利的。例如,有一项关于宣纸印刷的专利,由于在关于方法的权利要求中,对技术特征即工艺特性和参数的表述过于具体,使得批准后的保护范围特别窄,本来可能属于侵权的行为无法被制止;另一方面,也要避免将独立权利要求写得过于抽象而得不到从属权利要求的细化支持或说明书的支持
6、。在权利要求记载的较上位的概念得不到说明书中较下位概念的支持的情况下,发生侵权,对权利要求书进行解释时,可能只能将权利要求里较上位的表述解释成说明书里较下位的内容了。上位的概念并没有起到扩大保护范围的目的。要点4:避免一项专利只有一项独立权利要求而没有从属权利要求一项好的专利申请,应该在权利要求1里记载较少较抽象的技术特征,以争取较宽的保护;同时,还在从属权利要求中,尽可能多地记载细化的技术特征或为解决一般问题的技术方案。这样做,一者通过权利要求1争取最大保护范围,二者在权利要求1存在新颖性创造性问题时可以有退路。例如,在一项卷帘门的实用新型的侵权诉讼中,被告提出了无效宣告请求,虽然权利要求1
7、被宣告无效,但其余权利要求被保留。如果没有撰写从属权利要求,则整个专利都会被宣告无效;从属权利要求的另外的作用,在于在无效程序中对权利要求进行修改,即进行组合,通过组合克服存在的法律瑕疵而保持专利的有效性。要点5:避免逻辑上的不一致;在权利要求书及支持权利要求书的说明书里,避免逻辑上的不一致,注意以下几个方面:1)反映技术特征的技术术语的表述要一致;2)要避免权利要求引用上的逻辑错误;3)避免说明书引用的附图标号与附图实际标号的不一致,换言之,要避免说明书附图中的标号没有在说明书中引用,或说明书中引用的标号没有出现在说明书附图中;4)避免发明目的与对应的技术特征的不一致;5)避免目的与效果的不
8、呼应。要点6:避免权利要求记载的技术方案与现有技术划分错误或不必要的划分;与现有技术进行划界,如果没有把握准确划分,不如不作划分,全部作为与现有技术的区别特征,对实用新型专利而言,没有划分的权利要求书被授权后,不会因为没有划界或划界不正确而影响专利的有效性;对发明专利申请,在实质审查过程中有机会参考审查员引述的最接近对比文件,在答复审查意见的同时,对权利要求进行划界。但如果在撰写实用新型的独立权利要求时,划界错误,由于在授权前没有机会修改,授权后因禁止反悔也不能修改,可能给侵权者带来不侵权的口舌。要点7:背景技术太简单、太空泛说明书里的背景技术撰写过于简单,多半是由于对现有技术的不了解,在不了
9、解现有技术的情况下,就难以准确把握主要发明点,同时,技术方案的侧重点也难以把握。在发明不能提供相关信息的前提下,解决的途径是检索和对检索结构的分析。对相对齐全集中的专利数据检索以及相关性分析和差异性分析,以及对分析结果的归纳可能是获得适当的背景技术描述的有效率之举。要点8:技术目的与技术方案关联度不紧密技术目的与技术方的关联度问题,可能一直为撰写说明书时所忽略,常常见到的发明目的就是发明创造主题本身或泛泛的对现有技术不足的通用性概括,其原因可能是对现有技术了解不足。在极端情况下,技术问题/效果与技术方案的关联度为零时,可能带来对权利要求解释的不确定性。例如,为提高响应速度的催化剂配方的发明专利
10、,如果在目的和效果里只提到了降低成本的效果,则可能在审查过程中影响对创造性的评判,还可能给他人申请以提高响应速度为目的专利提供的契机。更要命的是,在侵权判断中可能的等同判断中,由于技术方案或方案中技术要素在作用方面表述的缺失,可能使等同缺少依据。要点9:技术理解错误使撰写之表达无法被理解甚至不可实现一方面,这可能是一个比较低级的错误,另一方面也可能属于“垃圾专利战略”的重要武器。如果属于前者,可能由于专利审查制度上的缺陷获得授权,但在行使专利权时可能造成困难或被他人请求宣告无效。要点10:避免公开不充分专利说明书公开不充分可能导致专利被驳回或被宣告无效,避免公开不充分包括在有实现细节的情况下避
11、免公开不充分,以及在缺少细节的情况下避免公开不充分。在第一情形下,可能是在实施方式中缺少实施细节的详细说明,或者是实施例中引用的细节属于非标准或非公开,不能被本领域技术人员所理解,还可能采用累赘的描述使得本领域技术人员无法理解,在具体实施例中,实施效果经常缺少对实在的数据和实际情况的描述;公开说明书附图是专利公开的一部分,如果权利要求主张的技术方案与附图中披露的技术方案不一致,在说明书文字部分又不能给出相应的说明,就可能被认为公开不充分。一件“多功能节拍器”的实用新型,在其发明目的里,记载了“以竖直方向上的光亮的动态变化模拟音乐指挥棍上下运动来进行示拍,同时可兼有语音口令或打击乐类音响示拍的功
12、能”,为实现该多功能方面的目的,在其独立权利要求中记载了“打击乐/汉语/英语选择开关6”,但在说明书及附图相应的描述是模糊不确定的,即使可以用这部分属于现有技术或为本领域技术人员所熟知作为抗辩理由,但未必能够被法院所支持。比较好的建议:一是保证权利要求的每一个技术方案在具体实施方式中有对应的比较详细的描述而不是一笔带过,也不能在具体实施方式中仅仅对附图进行说明。很多情况下,大陆申请人提供的附图并不能支持多个技术方案。在技术方案与附图不一致时,两者都应该尽可能地分别详细说明,当然,可能情况下,应将附图体现的技术方案也写到权利要求中。在第二种情形下,当委托方不能提供具体的细节而又希望获得多方案的概
13、括性保护时,作为代理人要做的工作会比较多。其基本思路是,将每个技术方案的区别特征列出来,从现有技术中提取相关的细节,经过适应性处理而将其引用到具体实施方式的表述里来。特别是要说明与基本部分的配合关系,在没有具体附图说明的情况下,以简洁明确的语言加以逐步说明。当然,专利撰写的其它方面,还涉及专利文体结构的形式要求,文体排版上的要求等等。但更需要重申的是,专利撰写不是对技术交底书简单的形式改写过程,而是涉及分析、综合、沟通、表达等多种思维和表达形式的双向交互过程。但愿本文能够为探索专利撰写的规律,减少专利撰写中的弯路,提供一点点借鉴。专利撰写最不能容忍的问题在我看,作为专利代理人,在专利撰写过程中
14、,最不能容忍的问题至少包括:1.对技术的描述完全不清楚,同语种同领域甚至是同行,不知所云;2.照搬技术交底,表达上缺少理解后的重构;3.没有对关键的特征,进行逻辑关系分析,严重者,答非所问;4.严重的一意多表,同样的概念,出现多种不同的表达;5.文件中出现难以理解的自造的专有词语,却没有解释;6.通篇语病错别字。专利撰写三题问题一:专利撰写,谁说了算如果撰写人与发明人或代理人与委托人之间,对专利文件如何写、怎样表达有不同的意见,是听代理人的,还是听委托人的,我的观点是听委托人的,即代理人要服从委托人的意见;但如果委托人的意见明显错误或违反法律法规,代理人有义务明确予以指出,并将可能的结果告诉委
15、托人,如委托人仍然坚持已见,可按其要求做。很久前,一位资深的发明人,要求在专利的名词上保留全部的技术特征限定,按照一般常理,这不是明智的选择,于是提交之前进行了修改,修改也经过了他的确认。拿到受理通知书后,他对代理人的修改很不满意,虽然解释了诸多的修改的理由等等,但他依然不领情,反复提出希望能够将名称进行变更。考虑到专利名称一般并不影响保护范围,我们同意了他的意见,进行了变更。这件事情的过程,实际上就要求代理人在修改不会造成委托人实质利益的前提下,适当灵活,放弃自己的意见,按照委托人的意见处理,是完全可以的,因为从代理人的角度要求每一个申请文件的最优基本上是不可能的,代理人要作的其实就是理解和
16、代表委托人把他的发明创造获得一个比较好的描述以谋求获得法律比较好的保护而已。另外一个问题,企业的IP部核稿人员,与代理人意见相左,且可能会有实体上的后果,此时,经委托企业确认,可认为IP部核稿人员被授权,具有决定委托人实体的权利。作为专利代理人只要保留其相关记录证据即可。问题2:要求代理人是技术理解,还是技术贡献申请人出自不同的考虑,委托代理人申请专利,他的要求有时候难免会超出代理人的能力。例如,如果代理人认为其提出的技术方案不够具体,或者他只提出了一个目标,却没有指出接近或到达这个目标所需要的路线或交通工具,此时,代理人完全有可能被要求补充和完善技术上的细节,传统上,也时常将代理人可以充当第
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