法学视域下专利申请权出资适格性分析-精品文档 (2).docx

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1、法学视域下专利申请权出资适格性分析一、专利申请权的性质对于专利申请权的性质，学界有不同的认识，这也是造成专利申请权能否出资有所争议的最主要原因，因而，有必要厘清专利申请权的性质。1专利申请权是既得权没有提出专利申请，一项发明创造是不能获得专利权的，因而，提出专利申请就成为获得专利权的前提。所以有学者以为提出专利申请的目的就是要获得专利权，而专利申请最终能否获得专利权还需由专利申请能否具备新颖性、创造性和实用性等本质性要件而定，因而以为专利申请权是不确定的权利，专利申请权的性质是等待权。笔者以为上述看法忽视了专利申请权本身独特的意义，把前提与目的相混淆，有一定的局限性。专利申请权包含两项权利，一

2、是申请专利的权利，一是因专利申请而获得的权利。依（专利法）的规定，因专利申请而获得的权利有:专利申请后即获得申请日，使得嗣后一样的发明创造因丧失新颖性而无法获得专利;优先权的利益，即专利申请人自发明或者实用新型在外国第一次提出专利申请之日起12个月内，或者自外观设计在外国第一次提出专利申请之日起6个月内，又在中国就一样主题提出专利申请的或专利申请人自发明或者实用新型在中国第一次提出专利申请之日起12个月内，又向国家知识产权局就一样主题提出专利申请的，能够享有优先权;发明施行费的临时保护，即发明专利申请公布后，专利申请人能够要务实施其发明的单位或者个人支付适当的费用;专利申请文件的修改权，指专利

3、申请人能够主动对其专利申请文件进行修改的权利，可以能是被动的，如在专利审查的经过中，审查员也会对专利申请文件中能够通过补正克制的缺陷，发出补正通知书，由专利申请人补正;分案申请的权利，指专利申请人在一件专利申请包含两项以上发明时，能够主动提出分案申请或审查员也会在审查意见中要求专利申请人提出分案申请;撤回申请的权利，指专利申请人能够在被授予专利权之前随时撤回其专利申请，专利申请人也会因无正当理由逾期不请务实质审查等违背相关程序的规定被视为撤回申请。总之，因专利申请而获得的权利，包含获得申请日、优先权、请求公开权、请务实审权、修改权、分案权及撤回权等权利。这些程序性权利本身就具有独特的价值，与嗣

4、后能否获准专利无关，是既得权。2专利申请权是财产权有学者以为申请专利的权利是向国家知识产权局提出申请专利的权利，是程序性权利。这种看法只看到了此项权利的表象，并未看清其内涵。由于任何人都有依法提出申请专利的权利，申请专利的权利并不是一项特权，法律并没有必要为此规定出若干条文来规范谁能申请专利，谁不能申请专利。那么（专利法）规范申请专利的权利的意义何在?如第6条规定:“执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位;申请被批准后，该单位为专利权人。第8条规定:“两个以上单位或者个人合作完成的发明创造、一个单位或者个人接受其他

5、单位或者个人委托所完成的发明创造，除另有协议的以外，申请专利的权利属于完成或者共同完成的单位或者个人;申请被批准后，申请的单位或者个人为专利权人。对于职务发明创造、合作发明创造及委托发明创造，固然条文规定的是申请专利的权利归属，由于申请专利依法必须提交专利讲明书等文件并在当中对技术内容作出清楚、完好的讲明，再者，获准专利后专利申请人成为该专利的专利权人，似乎能够推论出条文规范的真正目的是在界定发明创造成果的归属。因而，笔者以为获得“申请专利的权利本质上是获得发明创造成果的所有权。总之，专利申请权具有经济利益，是财产权。（专利法）第10条进一步规定，专利申请权能够转让。二、专利申请权对公司的意义

6、有学者以为专利申请权是一项程序性的权利，对于公司经营无法带来任何利益。所谓利益应有两方面的含义:一种是积极的收益;一种是消极的，能够不必支出费用或节省费用。对公司营运而言，除了要赚取利润之外，也需要有营运的弹性自由等才能使公司将营运效益发挥到最大。笔者以为，专利申请权其中因专利申请而获得的权利，即程序性权利对公司有如下意义。1保护公司的核心技术机密，维持竞争优势固然依法提出专利申请时，专利申请人应提交专利讲明书并在讲明书中揭露必要的技术特征以使所属技术领域的技术人员能够实现该技术，但是技术有不同的程度，（专利法）上所要求的揭露程度是要到达可重现该技术的要求，对于能否为最佳施行例则在所不问。因而

7、，公司拥有专利申请权后，在未申请专利前可借由专利讲明书的撰写或在专利申请已经提交但尚未公布的期间利用修改权等适当安排专利讲明书的内容，将核心技术机密保留在公司，维持公司的竞争优势。此时，主要利用的是专利申请权中的修改权。2延长专利权的期限发明专利权的期限为20年，实用新型专利权和外观设计专利权的期限为10年，均自申请日起计算。当公司拥有专利申请权后，公司可视技术机密的成熟度与市场技术的发展趋势，将尚未成熟的技术、市场前景不明的技术、竞争对手短期无法研发或以反向工程揭露出来的技术适当地延后申请。专利期限是自申请日起算，因此延后申请日也延后了专利届满的日期，到达了变相延长专利权的期限。此时，利用的

8、是提出专利申请日期的决定权。3排除竞争障碍专利权是一种排他权，当别人拥有公司使用技术的专利权时，固然公司能够主张先用权，仍在原有范围内继续使用，但事实上公司的营运弹性已遭到很大影响。假如公司没有先用权，别人将排除公司使用其专利，公司除支付费用购买或许可专利外，只能停止相关营运并赔偿对方损失，这对公司而言将是很大的灾难。因而，一些对公司而言不是很重要的技术机密，公司不想花费用去申请专利，又不想别人获得该专利而使公司的营运弹性受限，此时公司可将该技术机密公开，这样别人嗣后研发出来的一样技术将因丧失新颖性等而无法获得专利，不致造成公司营运的障碍。此时，公司运用的是公开权。4维持公司技术机密申请发明专

9、利，专利讲明书的内容在申请日起180天后会被公开，申请实用新型与外观专利则是会在专利获准后公开。以技术公开为代价来获得有期限的独占垄断地位本来就是专利制度为使新技术得以公开以促成社会进步的机制之一。从公司的角度来看，假如公司的保密机制很好，技术机密又非竞争对手能够用反向工程等方式揭露且技术机密的效用期限可超过专利权的年限，那么公司能够选择在专利申请后撤回专利申请，以继续将技术机密维持在保密状态。此时，公司运用的是撤回权。5最大化公司利益属于同一发明创造的专利申请能够在一件专利申请案中一并申请，这不仅方便审查委员的工作，可以帮公司省去多案申请的费用与烦琐的工作。但是当专利申请权转让时，在一件专利

10、申请案中可能包含同一发明主旨的设备、产品、方法、测试用品发明创造等。一方面受让人可能不需要这么全面的专利申请范围，一方面可以能此具单一性的专利申请案的价额比独立的个别申请案高而导致受让人不愿受让，此时公司能够将原专利申请案进行分案，使得设备、产品、方法、测试用品等发明创造均有各自的专利申请以利于公司将专利申请转让获取更高利润。此时，公司运用的是分案权。总之，因专利申请所获得的各项程序性权利对公司获得利润或营运弹性都有所奉献，因而，专利申请的程序性权利对公司并不是无益的而是有益的。三、专利申请权出资适格性分析依（公司法）及相关学讲，专利申请权需符合下面要件方可作为出资客体:(1)确定性，指出资客

11、体必须特定化，即以什么作为出资客体必须客观明确，不得随意变动;(2)价值物的现存性，指出资客体物应该是事实上已存在的价值物;(3)评价可能性，指出资客体必须具有独立价值，而且该价值能够根据评估方法进行作价评估;(4)独立转让可能性，指出资人对出资客体享有独立支配权，而且该客体能够独立转让;(5)有益性，指出资客体必须为公司事业发展所必需。学者间对于专利申请权能否可作为出资客体有很大的争议。反对专利申请权作为出资客体目前是学界通讲，主要的理由为:(1)专利申请权不具有资本的经营性价值，为“知识产权等待权，对企业经营的价值具有不确定性，所以不宜作为出资客体。(2)一方面，专利申请权没有商业化属性，

12、不能在产业领域施行，对所投资的企业不具有直接的经营性使用价值，即无法知足出资客体之“有益性要件;另一方面，专利申请权的结果“有批准与驳回两种可能，具有不确定性，不能知足出资客体之“确定性要件。若用专利申请权向公司出资，亦与公司资本的资本确定原则相左。(3)专利申请权不具排他性。(4)专利申请权为程序性的权利，一经行使便归于消灭，本身不具备任何价值，完全不符适宜格性的要件，不能作为出资的客体。另有少数的学者支持专利申请权作为出资客体，主要理由是:(1)（专利法）奉行“先申请原则，在某技术上在先提出了专利申请，其别人则不能在一样或类似技术上申请一样或类似的专利，因而处在“申请中的专利已经具有经济价

13、值。(2)专利申请权仅在两种情况下作为出资客体:其一，未向专利局提出申请;其二，撤回申请或者申请驳回。在上述两种情况下，专利申请权出资的本质是其中的技术机密权出资。(3)专利申请权能够被评估，价值是确定的，能节省时间，加速技术产业化。依前文分析，专利申请权的内涵是向国家知识产权局提出专利申请以及因提出专利申请所获得的权利，专利申请权为一综合性权利，包括技术机密及程序性权利。对于专利申请权能否具备确定性要件，笔者以为专利申请权在提出申请时，发明创造的成果已经完成，其技术机密的内容已经固定于专利讲明书中，因而专利申请权的内容是确定的。学者所谓的专利申请权不必然会获得专利，是等待利益因而不具有确定性

14、。但是专利种类有发明、实用新型、外观设计等三类，其中除了发明专利申请案需经过实审使其获准专利的不确定性较高外，实用新型、外观设计申请案是采形式审查，只要形式要件符合规定，几乎是能够获得专利权的。再者，对公司资本而言，人们所关心的并不是出资的专利申请权嗣后能否会获得专利权，而是专利申请权价额估算得准确与否。对此，现有的决策树分析法、蒙特卡罗分析法及实物期权法等评估方法已经能对此类不确定的标的作出适切的价额估算。获得专利与否影响的是专利申请权价额的多寡，而非专利申请权内容的不确定。因而，专利申请权符合确定性的要求。专利申请权具备经营性价值。首先，法律已成认专利申请权是一种财产权并得以转让。其次，专

15、利申请权的价值可以评估。再者，不管是阻断别人在专利申请人之后获得一样或类似的专利以使专利申请人继续维持垄断性的独占利益或将专利申请案的内容公开，使得别人的一样或类似申请因丧失新颖性等要件而无法获得专利，使专利申请人公司营运不致受限于别人的专利权，亦即便公司享有营运自由等，对于公司都是具有经营性的价值。另，前文已经指出，对于那些一般技术机密应该揭露以符合（专利法）的要求，那些属核心技术机密应予保留以继续维持公司的竞争，专利申请人在撰写专利讲明书时是经过相当考虑取舍的。当专利申请权嗣后不能获得专利权，而专利讲明书中的技术机密又已揭露，此时似乎该专利申请权已经如学者所言，已对公司毫无利益可言。但其实

16、，此时正是当初在撰写专利讲明书时所保留的核心技术机密发挥作用的时候，即便专利申请权嗣后不能获得专利权，也不影响专利申请权中核心技术机密存在的价值，因而专利申请权具备有益性的要件。对于专利申请权不具备排他性的问题，笔者以为，（专利法）采取的是先申请主义，若发明专利申请于自申请日起满18个月后公布，则该发明创造的技术内容将作为新颖性等的引证文件，不仅原发明申请因而丧失新颖性，其他一样的发明申请也丧失新颖性。就算专利申请案嗣后未获准专利，由于该专利申请案中所揭露的技术已构成新颖性引证的文件之一，也就是讲由于有一样或相类似的专利申请案在前，嗣后的专利申请案即会因不具新颖性等遭到核驳，而不能获得专利权，

17、就此角度而言，专利申请后即获得了排除别人获得一样或相类似的专利权的可能，因而，专利申请权具有排他性。有学者以为提出申请专利的权利为程序性的权利，一经行使便归于消灭，本身不具备任何价值，完全不符适宜格性的要件，不能作为出资的客体。笔者以为此种看法只看到了申请专利的权利程序性权利的一面，未能看清申请专利的权利全貌。如前文所述，申请专利的权利是专利申请人就其已经获得的发明创造成果提出专利申请，请求国家知识产权局授予专利权的权利。也就是讲专利申请人已经获得了发明创造成果，此项成果一般为技术机密，固然部分技术机密会因专利申请内容的公开而丧失机密性，但在提出专利申请后专利权人仍可在适当时点行使撤回权，使专

18、利申请案的内容回归为技术机密，即便因专利申请内容的公开使得部分技术丧失机密性，核心技术机密仍有可能未丧失、消灭。四、结论专利申请权的内涵为技术机密及程序性权利。专利申请权在向国家知识产权局提出申请时，已将申请专利的技术内容固定于专利讲明书中，并且有国家知识产权局的收件内容及文号。其次，实用新型及外观设计的专利申请几乎确定可获得专利权，因而是符合出资客体确定性的要件的。再者，专利权的获得以先申请为原则，一项专利申请固然嗣后未获准专利，但其仍具有阻碍竞争对手获取相关权利的优势，亦即专利申请权是具有排他性的，即便该专利申请权嗣后未能获批专利，专利申请人仍可持有核心的技术机密，并不影响其财产性质，可依现有评估方法以货币估值。另参照（合同法）第342条及（专利法）第10条，技术转让合同包括专利申请权转让，亦认同申请权具有转让性，因而专利申请权符合出资客体适格性要件，可作为出资客体。