美国专利制度简介.docx

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1、- 1 -美国专利制度简介美国专利制度简介法务部一、美国专利法的历史沿革一、美国专利法的历史沿革制度的建立离不开法律的支持，美国议会建立专利制度的权利源于美国宪法第 1 条第 8 款：为促进科学和实用技艺的进步，在一定时间内给予作者和发明人排他性权利，以保护其作品和发明。此条款将议会的两项权利融合在了一起，即建立专利制度的权利与著作权制度的权利。初期在知识产权条款核准的时候， “科学”一次有着更宽泛的含义，当时，科学是指知识和学问的总称，然后在如今的条款中科学被认为是所指代可以被授予著作权的客体，而“实用技艺”被认为指代的是可被授予专利权的客体，这是因为“技艺”的含义是“技术”或者“工业” 。

2、实际上此条款中与专利相关的部分则规定，为促进“实用技艺”的发展，发明人应被授予一项具有时限的排他性权利，以保护其“发明” 。1790 年，美国建立了第一部专利法案，其中规定了可专利的客体为“任何以前未知或未使用过实用技术、机械、装置或者其改良”（工业上的产品、方法） ；同时成立了由国务卿、陆军部长和司法部长组成的专利委员会，负责审查和授予专利，规定了发现或者发明可专利性的要件是“充分实用和重要” （对专利的申请是采用实质审查制度） ，规定了发明人申请时需要附加说明书、附图或者模型，规- 2 -定了对专利侵权和撤销专利的司法裁判权，还规定了专利权的保护期限，最长不得超过 14 年等事项。该专利法

3、案的颁布对于美国专利制度的建立奠定了良好的基础，但同时也带来了巨大的行政负担。1793 年，通过了第二部专利法案，删除“充分实用和重要”条款，废除了专利审查制度，使专利授权仅成为一个注册登记程序，这大大缩减了获得专利授权的时间，但同时也导致了很多授权专利不具有专利应有的价值。1836 年，美国国会通过了专利制度立法史上最重要的专利法，确认了可专利性原则，最主要的变化是重新采纳审查制，并建立独立对专利进行审查的行政机关USPTO，规范了专利局的组织形式和审查程序，美国在专利制度的建立是走在世界前端的，因此，这部法吕成为世界各国专利法的立法典范，为其后各国建立专利法制和专利审查制度创设了先例。18

4、70 年，通过了修改的专利法案，要求所有专利都必须包括权利要求，即以单句来定义专利权人的排他性权利范围。1952 年，颁布了美国专利法（美国法典第 35 编） ，将专利法所有法律规定法典化；将判例法所形关于专利权的保护范围的标准作了法典化。第一次规定了非显而易见性的要求。2011 年通过了美国现行的美国发明法案 ，在制度上趋向于- 3 -和国际接轨而采用申请在先的基本原则，但是它通过宽限期、溯源程序等一系列规定，创立了特有的“发明人先申请制度” ，保证了在符合法律规定的情形下，专利权得以授予勤勉的真正的发明人。二、现行美国专利制度简介二、现行美国专利制度简介（一）申请程序（一）申请程序1、专利

5、对象任何人发明或发现任何新的和有用的工序、机器、产品、或物质的组分，或对它们的任何新的和有用的改进，都可以因此而获得专利，只要其符合授权的条件和要求。同时， 美国发明法案也规定了限制申请专利的范围：第一，第 33 条明确规定，人体器官无专利权，不得申请专利；第二，第14 条规定，税务策略不得申请专利，包括任何用于减少、避免或推迟纳税义务的税务策略，包括所有在专利申请阶段已知或未知的策略。但这个规定不包括单纯用于准备报税，或财务管理的产品、方法、仪器技术、计算机程序或系统等。2、申请主体按照修改前的专利法，专利申请权仅限于发明人享有。但是自2012 年 9 月 16 日起，专利受让人在提供有关证

6、据证明他们代表发- 4 -明人签署专利申请书的行为的合法性和适格性后，可以代为提出专利申请，以维护当事人的权利。此外，修改前的专利法一直强调专利申请由专利发明人提出，即使是雇员的职务发明，一般也只能由雇员申请专利后再转让给雇主。 美国发明法案赋予发明创造受让人提出专利申请的资格，并规定在发明人死亡、发明人丧失法律上行为能力或者通过努力确实无法找到发明人时，或是发明人拒绝履行转让发明创造义务时，受让人可以提交替代声明。3、专利类型（1）一般申请：发明专利(Utility Patent) 、设计专利(Design patent)及植物专利(Plant Patent)，均需经过实质审查。（2）临时申

7、请（provisional patent application）：不是真正的专利，因为没有授权；低费用，格式不严，以保留申请日为目的；12月内必须转为或再申请正式专利，否则申请日失效；不能以别的专利为优先权，但可以被别的专利视为优先权；正式专利中加进的新内容不享受临时专利的优先权日。（3）派生申请（延续性申请）a. 分案申请（Divisional）：基于从母申请中分离出来的独立的发明创造，并且是在母申请过程结束之前递交的第 2 项申请（分案- 5 -申请所包含及所要求保护的内容都包含在母申请中，即母申请包含多项发明） ；b. 延续申请（Continuation）：基于与母申请相同的发明创造，

8、并且是在母申请的申请过程结束之前提交的第 2 项申请（包含母申请的全部内容，不增加任何母申请中没有的内容） ；c. 部分延续申请（Continuation in part）：在现有的陈述基础上加上新的陈述和新的权利要求，新加上的材料不享受原先的发明日。4、新颖性法律条文：（a）现有技术除下列情况外，申请人将获得专利权：（1）在要求保护的发明的有效申请日之前，该发明已被授予专利权，记载在出版物中、或者公开使用、销售或者以其他方式为公众所知；或者（2）要求保护的发明记载在根据 151 条颁发的专利中，或记载在根据第 122 条(b)款规定的公布或视为公布的专利申请中，其中该专利或申请记载为另一发明

9、人（是否是发明人当时情况而定） ，并且在要求保护的发明有效申请日之前提出了有效申请。例外- 6 -（1）在要求保护的发明有效申请日之前 1 年以内（含 1 年）的公开符合以下规定的，在要求保护的发明有效申请日之前 1 年以内（含 1 年）的公开不构成（a）款（2）项规定的现有技术：（A）由发明人或者共同发明人公开的，或者由直接或间接地从发明人或共同发明人获得该公开的主题的第三人公开；（B）在该公开之前，该公开的主题已由发明人或共同发明人公开，或者由直接或间接地从发明人或共同发明人获得该公开的主题的第三人公开；（2）专利申请或者专利中的公开符合以下规定的公开，不构成（a）款（2）项规定的现有技术

10、：（A）公开的主题直接或者间接来自发明人或共同发明人；（B）在根据（a）款（2）项有效提交该主题前，该主题已由发明人或共同发明人公开，或者由直接或间接地从发明人或共同发明人获得该公开主题的第三人公开；或者（C）在要求保护的发明的有效申请日或者之前，公开的主题和所要求保护的发明属于同一人，或者根据义务应当转让给同一人。现行美国发明法案将新颖性的审查基准日全部规定为专利有效申请日，统一了审查标准，同时对宽限期做出了新的规定，保留了一年的宽限期的规定，但是享受宽限期的行为被严格限制为发明人的公开行为或其他源自该发明人的公开行为：在宽限期内，即提出有效的专利申请前的一年时间内，发明人的公开行为或其他源

11、- 7 -自该发明人的公开行为不会导致一项发明创造丧失新颖性。同时，伴随着先发明制转变为发明人先申请制，取消了原有的抵触程序，设立了溯源程序，主要是在发明人专利申请的宽限期的时间基准内，针对存在冲突的专利申请，专利申请人可以向 USPTO提交溯源程序的申请书。该申请书应当列明已处于呈请状态的专利申请中的发明创造系先申请人在无授权的情况下从后提交申请的发明人处取得。启动溯源程序的时间限制在宽限期内，溯源程序申请书中应当提供证据证明冲突的专利申请属于实质相同的发明创造，包括宣誓书及实质性证据。此外，在第三人参与并提供现有技术的程序中，修改前的专利法对第三方可以提呈现有技术的时间限制的非常严格，相关

12、信息也仅限于专利和公开出版物，而且第三方并没有对其提供的现有技术的相关资料进行阐明和说明的权利，为了提髙专利审查质量， 美国发明法案的时间期限大大放宽从 USPTO 发出专利核准通知前或首次公开专利申请的 6 个月后，第三方提供的现有技术可以为专利、公开出版物，也可以是相关的专利申请。第三方在提交现有技术信息的同时应提供关于文献同未决专利申请相关性的简单书面陈述。5、非显而易见性虽然要求保护的发明根据第 102 条规定未被完全公开，但如果- 8 -要求保护的发明与现有技术之间的差异使得在申请日前，对于本领域技术人员而言，该要求保护的发明作为一个整体是显而易见的，则该发明不能获得专利权。不得以发

13、明完成的方式否定其可专利性。6、最佳实施例要求修改前的专利法第 112 条(a)要求发明人在说明书中公开其认为实施发明时的最佳实施例。 美国发明法案15 条修改后，发明人未进行最佳实施例的披露将不再能够成为专利侵权的抗辩理由。但由于美国国会仍试图要求申请人对发明进行高质量的披露，因此，在专利申请时，发明人仍必须披露该发明的最佳实施例，否则将无法获得专利授权；在专利诉讼中，被控侵权人不再能通过指控权利人未能披露最佳实施例，从而主张专利无效来进行侵权抗辩。同时，在发明人提交以分案申请作为优先权基础的申请、继续申请以及主张了国际 PCT 申请优先权且进入美国国家阶段的专利申请时，即使作为母案申请的在

14、先申请没有披露最佳实施例，以此为基础提出的在后申请在获得授权后，不会因为母案申请未披露最佳实施例而被认定为无效或丧失优先权。7、优先权国际优先权：如果一个美国的专利申请是在一个世界贸易组织（WTO）国家的同样专利申请的 12 个月之内，则这个 WTO 成员国- 9 -家的专利申请日可以享受和美国专利申请日的同等待遇。国内优先权：如果一个后继申请是在它的原专利申请被放弃，或审查被终止之前提出的，则这个后继的专利申请日可以依照它的原专利的发明日。（二）审查程序（二）审查程序1、初步审查a. 确认上述所有文件都已经交齐并符合规格，如果没有，通知申请人限期补交或告知申请人不能授予申请日；b. 如果文件

15、齐备，发出受理通知，大多数情形下同时发出六个月后在其他国家申请的许可；c. 申请人此时应检查相关数据是否正确并要求更正；d. 如果申请人允许申请公开，在近 18 个月时专利局发出公开出版通知，公布公开号码，18 个月以后申请的状态和相关资料可在USPTO 网站查找审查员名单确定，等候进入实质性审查。2、实质审查第一次审查意见（Office Action）为非最终拒绝（non-final rejection） ，申请人可以回应修改权利要求或者陈述意见而不修改，在后一种情况下，如果陈述成功，下一个 OA 还是非最终。- 10 -第二次审查意见为最终拒绝（final rejection）时，申请人可

16、以在缴纳相关费用后进一步修改权利要求，要求继续审查(RCE)，也可以不修改权利要求，直接递交上诉书(notice of appeal)。3、答复期限USPTO 对申请采取任何行为的通知交付或者邮寄给申请人后，如果在通知以后 6 个月内，或者局长规定的较短日期内（不少于 30日） ，申请人没有答复的，除非当事人已经向局长表明延误是不可避免的并且已经得到其认可，该申请应认为已经被当事人放弃。- 11 -（三）其他程序（三）其他程序1、授权后重审程序（PGR）授权后重审程序是指在专利已经授予后，任何专利权人以外的第三人都可以向 USPTO 提出申请，要求启动重审程序，撤销其所认为的专利中的一条或一条

17、以上的无效权利要求。该申请必须在专利授予后或专利重新授予后 9 个月内提出，过期未提出则权利丧失。申请人可以引用法律所规定的任何关于专利无效的理由，如属于现有技术，缺乏创造性、实用性，说明书描写不充分，发明人身份不适格等。并且规定了严格的禁止反言制度，即授权后重审程序终结，USPTO 作出书面裁定后，申请人及利害关系人不得再基于任何在授权后重审程序中提出的或应当提出的认为某权利要求无效的理由向USPTO 提出其他程序，或在民事诉讼中或国际贸易委员会的仲裁程序中再次提起。2、双方重审程序（IPR）和 PGR 相比，二者程序结构基本相同，某些内容也一模一样，如禁止反言，与诉讼或其他程序的关系， 但

18、在某些条件的标准上更加严格。时间上，只能在专利授予之日起 9 个月后方能提出双方重审申请；如果此前有 PGR 在进行，则需等 PGR 终止之后才能申请双方重审。申请人异议的理由只能基于专利法第 102 条新颖性和 103条非显而易见性，且现有技术的范围也仅限定在专利和印刷出版物。- 12 -将本属于公知领域的技术确实会因为漏检而获得授权，若如此状况经常发生而不釆取措施加以纠正的话，不仅公众利益受到损害，专利制度的严肃性也遭受破坏。双方重审程序存在的意义就在于一方面作为 PGR 的补充，为相关人等提供异议途径，保障专利质量。3、补充审查程序专利权人提出申请后三个月内，USPTO 应当进行补充审查

19、，并在审查结束后签发证明书以确认申请书中所列内容是否引起了可专利性的实质性新问题。若确实存在至少一个可专利性的实质性新问题，USPTO 应当准许再审，相关信息在补充审查程序中被考量或更正过后，该专利将不会因在此前的审查中的不正当行为而无效，因此，补充审查程序不能免除专利权人的真实陈述义务，只是专利权人改正错误的机制，滥用会导致更加严重的法律后果。三、美国专利保护体系三、美国专利保护体系1、立法保护宪法第一条第 8 款；美国法规汇编第 35 编；美国专利法实施细则 （CFR） ；美国专利审查指南 （MPEP） ；联邦法院所做的有关判例；地方各州关于专利方面的法律。2、行政保护- 13 -（1）国

20、会：制定和修改专利法等联邦法律和相关法令；（2）USPTO：专利审查、专利授予、专利公开、实施国会制定的专利法令，管理专利事务，向决策机构提出专利建议，保管专利信息等事务性工作；（3）美国贸易代表办公室（USTR）：负责与专利有关的国际贸易谈判以及“特别 301 条款”的执行；（4）美国国际贸易委员会（ITC）和海关：负责审查外国专利侵权产品并采取有效的边境措施以及负责对“337 条款”的实施。3、司法保护（1）哥伦比亚特区法院专利申请人的任何权利要求被两次驳回，在一次性缴纳申诉费后，可以对一级审查员的决定向专利审判及申诉委员会提起申诉。申请人不服专利审判及申诉委员会的决定，若未向美国联邦巡回

21、上诉法院提起上诉，可在决定后局长规定的期间（不少于 60 日）内，向哥伦比亚特区美国地区法院对局长提起民事诉讼，以获得救济。期间，申请人可以提出未被 USPTO 采纳的新证据。（2）美国联邦地区法院对于全部或部分根据专利法提起的诉讼，美国联邦地区法院具有原始的事项管辖权。- 14 -“根据专利法提起”的诉讼事项管辖仅适用于能够在起诉状中说明：原告的起诉理由是基于联邦专利法的；原告要求救济的权力不可避免的依赖于涉及联邦专利法的实质问题的解决。原告起诉非基于联邦专利法，但被告反诉基于联邦专利法，此情况不被视为“根据专利法提起” ，将会影响案件上诉的法院，即应由联邦地区法院所在区域的巡回上诉法院管辖

22、。（3）美国联邦巡回上诉法院a. 审查申请人不服专利审判和申诉委员会决定的，可以向美国巡回上诉法院提起上诉；b. 再审申请人对再审程序中专利审判及申诉委员会申诉后，对其决定不服，只能上诉到美国联邦巡回上诉法院；c. 授权后重审及双方重审一方当事人对专利审判和申诉委员会作出的书面决定不服，只能上诉美国联邦巡回上诉法院；d. 溯源程序溯源程序当事人不服专利审判和申诉委员会的最终决定，可以向美国联邦巡回上诉法院上诉。在上述程序中，若另一方当事人在上诉方发出上诉通知后 20 日内，向局长提交通知，声明愿意按照 146 条规定提起民事诉讼，获得救济的，美国巡回上诉法院应驳回上诉人上诉，且上诉人应当在另一

23、方当事人发出通知后 30 日内提起民事诉讼。- 15 -（4）救济措施a. 禁令（injunction）：指法院责令侵权人在专利权有效期间内停止一切侵权（直接侵权、诱导侵权以及辅助侵权）行为的命令。分为永久性禁令和临时性禁令。永久性禁令：在作出侵权终局判决后且不存在专利无效或不可执行的情况下发出，属于专利权人胜诉后一个标准程序，永久性禁止侵权人在专利存续期间在进行任何侵权行为。适用情形：专利权人遭受不可挽回的损害，金钱救济等方式无法合适的补偿，费用经权衡后由原被告负担，公共利益不会遭受损害。临时行禁令：审判前，在侵权问题裁决之前发布。适用条件：- 16 -合理胜诉的可能性，不实行禁令会造成专利

24、权人不可挽回的伤害，费用全部由被告负担，公共利益不会遭受损害。b. 损害赔偿在认定侵权的前提下，法院应判处侵权人支付专利权人足以弥补侵权损害的赔偿，但是在任何情况下赔偿数目不得少于侵权人使用该发明的合理许可费，同时还要包括法院判定的利息和成本。如果陪审团没有做出损害赔偿决定，法院应进行评估。无论哪种情况，法院均可以将陪审团决定的或法庭评估的损害赔偿额提高至 3 倍。法院可以接受专家证词作为确定损害赔偿的辅助信息，或作为在当时的情况下确定合理许可费的辅助信息。在被告没有侵权故意的情况下，一般适用补偿性赔偿，即恢复到专利权人未被侵权的状态，来确定损失，包括利润损失与合理的许可费。在被告存在故意侵权的情况下，法院可以基于被告行为的恶劣程度，作出专利权人合理损失三倍以内的惩罚性赔偿。