国际专利池的架构及运作机理.docx

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1、国际专利池的架构及运作机理(2012-12-26 23:40:05) 转载标签： frand电信专利池it分类： 评论文章 【说明：一篇介绍专利池内部架构的文章。发表于中国发明与专利，2012年第6期】国际专利池的结构及运作机理张晓 随着国际专利池越来越多地被我国所熟知，专利池近年来逐渐成为我国知识产权界理论和实务方面的热点。理论方面，大多集中于讨论专利池与竞争法的关系；实务方面，我国已经出现一些组建专利池的实践，较为有名的是AVS专利池，但目前尚未见到运作得特别成功的案例。本文拟就国际专利池的一般结构及运作机理进行介绍，以期能有益于我国相关研究及实践工作的开展。一、专利池与技术标准的关系 “

2、专利池”这一概念的外延有哪些，知识产权界有多种看法。有人将专利池等同于专利联盟，认为两个以上公司为某种与专利有关的目的而组成联盟，即建立了专利池；有人认为专利池应指将不同权利人的专利集中在一起的一个平台，这些专利可以用于进行许可，也可以用于进行防御；还有人将两个公司的交叉许可也归入专利池的概念之内1。 一般认为，1856年美国的缝纫机联盟是世界上第一个专利池，美国当时几乎所有缝纫机专利的持有人都是该专利池的成员。1908年，Armat、Biograph、Edison和Vitagraph四家公司达成组建专利池的协议，将早期动画工业的所有专利集中起来，形成专利池，统一对外向电影放映商进行许可。专利

3、池的模式属于“技术的联合”，这些参与联合的公司可能是竞争对手，聚集的技术也可能是具有竞争性的，这些具有竞争关系的东西联合在一起，总是被反垄断法所仇视。 因此，专利池一直受到反垄断法的严加审视。所幸的是，目前反垄断当局对如何组建“合法”的专利池，还是有比较统一和清晰的意见的。而各专利池在实际构建和运作中，为保险起见，也尽量按照这些反垄断当局已有的意见进行操作。这样的好处是组建的专利池无须事先提起反垄断审查。这些意见归纳起来主要包括如下要求：（1）有独立的第三方评估者；（2）只能以互补性专利入池；（3）不能限制权利人在池外进行许可；（4）不得披露被许可人的保密具体经营信息；（5）许可条件应遵循RA

4、ND原则；（6）入池专利的退出机制；（7）防御性设计只能针对同样标准的必要专利。“互补性”技术有时候并不容易界定，为保险起见，在实践中专利池一般都只吸收某一技术标准中的必要专利。因为可以确定，这些专利都是实施该技术标准所必须的，相互间没有竞争性。因此，从实际情况看，国际上真正运作的“专利池”，特指基于某一技术标准而组建的专利池，入池专利均为实施该标准所必须的专利，专利池的组建目的就是将这些专利聚集在一起对外进行许可。例如，Sisvel管理的CDMA2000专利池2，Via Licensing公司管理的802.11系列标准的专利池3等。以下对专利池运作机理的讨论，都是基于这种标准技术“专利池”来

5、进行的。二、专利池的生命过程 专利池的最初形成一般可以是这样的过程： （1）一些标准专利的持有人有意共同组建一个专利池，于是开始就其中的问题进行深入讨论，达成协议后，由其中一家公司全面负责专利池的运营。或者各公司有初步意向后，共同选择一个专利池管理公司，由该公司组织大家进行讨论，并在专利权人达成协议后负责运营专利池。 （2）某个标准冻结后，一些专门的专利池管理公司认为该标准未来有广阔的市场前景，于是利用各种手段（例如发新闻稿、在网站上进行宣传）召集该标准的必要专利持有人参与其专利池筹备活动4。专利池管理公司负责组织各专利权人进行专利池相关问题的讨论，并在达成协议后负责专利池的运营。负责专利池运

6、营的公司，被称为许可管理人（Licensing Administrator）。许可管理人除了组织专利池筹备工作外，更重要的职责是在专利池建立之后对专利池的管理，包括（1）寻找市场上的技术买家进行许可，必要时还要组织专利权人提起法律诉讼，这实际上是一项销售工作；（2）对被许可人的产品销量等进行一定的监控，以确保其按照许可协议的约定支付许可费；（3）将许可费在不同专利权人间进行分配等。 当标准技术已经被新技术取代，或者专利池运营不成功（原因可能是多样的，如技术标准本身未被市场接受，许可管理人未能开展有效的许可等），则专利池将根据协议解散。整个专利池的生命过程可以用下图表示：三、专利池中的基本关系

7、一个专利池的运作主要涉及到三方：专利权人、许可管理人及被许可人。在法律关系设计上，许可管理人与专利权人间可以是代理关系，也可以是许可关系（即专利权人将专利许可给管理人，并允许其进行分许可）。这三者间的关系可以用下图表示： 一般而言，许可管理人与不同专利权人签署的入池协议都是相同的，其中设定了如何进行专利评估、如何进行许可费分配、如何进行诉讼决策等一系列条款，这些条款对不同专利权人都是透明的。许可管理人对外许可适用的费率，是由各专利权人一起讨论决定的。（为行文方便，我们在此将其称为“一般式专利池”） 但也有一些专利池，不同专利权人与管理人签署的协议并不相同，且这些条款对其他专利权人保密。这种模式

8、下的专利池更像是一个简单的“代理集合”，即管理人分别从不同专利权人处获得标准专利的许可代理权，然后统一对外许可。对外许可费无需经专利权人集体讨论，只需简单地将各权利人要求的费率相加即可（在本文中我们将其称为“代理集合式专利池”）。笔者后文将会论述，从整个产业发展的角度看，这样的专利池只是专利权人的收费工具而已，并不会为产业发展带来太多的好处。 从实践看，为满足RAND原则的要求，管理人与不同的被许可人都一概签署相同的许可协议。许可协议的文本实际上在专利池筹备阶段即由专利权人、管理人拟定好。在专利池运作中，该文本类似于格式合同，标准实施者要么签署，要么走开。 事实上，在专利池筹备阶段，专利权人之

9、间，或者专利权人与管理人还会签署一项筹备协议。该协议主要规定筹备费用的分担、对讨论的内容保密等条款。筹备协议中还会包括评估条款。在实践中，能够参与专利池筹备讨论的人，必须是相应技术标准的必要专利所有人。这主要是出于避嫌反垄断法的考虑。因为专利池筹备活动中，各公司会讨论未来的许可费、许可收益的分配等问题。很多反垄断律师认为未持有基本专利的公司未来无法作为许可人加入专利池，其参与这些敏感问题的讨论是不合适的。当然，也有部分观点较为激进的律师认为这么做并没有违反反垄断法。但目前还没有见到哪个国际专利池敢于进行这样的实践。参与筹备活动的公司，必须至少持有一件被评估认定的基本专利。四、专利池主要涉及的问

10、题 组建专利池是一个非常复杂的工程。由于涉及到的产业情况、技术标准的不同，各专利池都会有其特有的问题需要解决。这里仅介绍一些不同专利池共通的重要问题：（一）许可哪些专利？ 这个问题似乎很简单，即相应标准的必要专利。但实际上，这一问题与评估、针对哪些产品许可这两个问题是联系在一起的。 例如，专利权人A有多项必要专利，但其中有一项并未进行评估，那么专利权人A是否也需将这项专利进行许可？理论上，A当然可以保留；但实际上没有哪个专利池会允许成员这样做。这是因为某一被许可人从专利池拿到实施某技术标准的许可后，则其当然认为专利池成员已经允许他实施该技术标准；而如果被许可人获得许可后还面临着侵犯某一成员必要

11、专利的风险，那被许可人还不如一开始就单独同专利权人单独谈许可，专利池一站式许可的优势则不复存在了。 再如，某一必要专利X分别保护编码和解码的流程，但专利池许可的产品只针对编码器，不针对解码器。则被许可人获得专利池许可（包括X专利的许可）后，只允许生产或销售编码器，而不允许生产或销售解码器。（二）是否必须评估？ 虽然独立第三方评估是反垄断法明确要求专利池必须具备的特性，但在实践中并非僵化地严格执行。在一个国际专利池项目中，一项许可涉及到的是全球不同地区的专利，如果每一件专利都进行评估，则成本将非常巨大，这会影响持有大量基本专利的公司加入专利池。另外，在有些国家可能根本找不到能够进行独立评估的专利

12、代理人或律师。 于是，专利池往往会采用变通的方法。例如，规定在某几个地域内的专利必须经过评估，而在其他地域的同族专利，只需权利人声明即可。当然，对这些“声明”的专利，允许其他成员提起质疑程序。（三）针对哪些产品进行许可？ 一项技术标准的实施往往涉及到很多产品。例如，通信标准涉及到终端、基站，终端又有手机、数据卡、电脑等等，甚至手机也可以再细分为智能手机和功能手机；再如，视频标准涉及到解码器、编码器、数据流、存储介质等。有的专利池会针对各种类型的产品均进行许可，有的仅针对其中某些类别。（四）针对产业链上的哪一环进行许可？ 一个合理的专利池应该只针对产业链上的一个环节进行许可。例如可以针对许可芯片

13、厂商，也可以针对整机厂商，当然还可以针对销售者。 从法律的角度看，许可管理人在向销售者进行许可后，当然还可以向制造者收取许可费。但这将导致整个产业链多重缴纳许可费的问题，这是不合理的。实践中专利池一般都是针对整机的制造商进行收费。（五）许可费及其分配 针对不同产品收取多少许可费，是专利池的核心问题。往往是专利权人在进行专利池筹备时的争议焦点。从专利权人的角度，许可费并非越高越好。过高将不利于产业的发展，技术标准实施者减少，最终导致专利权人的利益受到损害；另外，有些专利权人本身也需要从专利池获得许可，他们往往不愿意将许可费定得过高。另外，许可费如何分配也是一个关键问题。分配方式多种多样，可以完全

14、由专利权人讨论决定。上文提到的那种“代理集合式专利池”，从另一个角度也可以看做是一种许可费的分配方式。专利权人A、B、C分别对其标准专利主张1美元、3美元、2美元的许可费，管理人向被许可人收取6美元，并分别按照专利权人的要求对这6美元进行分配。（六）如何处理无赖公司？ 所谓“无赖公司”，即实施了技术标准，但又不愿意支付专利费的公司。许可管理人最开始会通过电话联系、拜访等方式要求标准实施者购买许可。但确有一些公司不愿意合作，此时就需要通过诉讼手段解决问题。有的许可管理人会要求专利权人在加入专利池时即签署一项协议，将发起诉讼的决定权转让给许可管理人，这是一种比较激进的做法。这种方式有利于许可管理人

15、开展许可，使其利益最大化，但不一定对专利权人有利。有的专利池则较为温和，专利权人可自行决定是否起诉。在有些机制下，甚至以专利池名义发动诉讼，还需经专利权人投票表决。对于进行诉讼的公司，一般还会给予一些奖励，例如在专利许可费中为其分配更多的份额。（七）专利权人如何进行防御？ 专利池的许可都是开放式的，即任何公司均可要求管理许可人给与其许可。这可能导致如下的问题：专利权人A将其必要专利放入某一标准技术的专利池，标准实施者B获得了专利池许可，之后B又以其专利控告A侵权。此时A无法与B进行交叉许可。这种情况导致了专利池无法吸引那些以专利防守为主要战略的必要专利持有人。 因此专利池中往往还会为专利权人设

16、置一定的防御机制。最典型的是“防御性终止”和“回授权”。在防御性终止机制下，若B也以同样标准的必要专利控告A侵权，则A通过专利池对B的许可自动终止。之后A可以以其专利与B进行交叉许可；在回授权机制下，B在获得专利池许可的同时，必须将其同样标准的必要专利以一定条件（例如免费，或者与专利池相同的条件）授权给专利池成员。这两个机制最大的缺陷在于，所针对的专利，必须是同样标准的必要专利。之所以要做这样的限定，是出于反垄断法的考虑。换言之，假设B采用其他专利来攻击A，则A将无能为力。五、专利池运作对产业的影响 一个好的专利池是有利于相关产业发展的，它能给产业带来的好处包括： （1）降低产业的专利成本。一

17、般而言，专利池整体许费低于专利权人单独进行许可的许可费之和。并且专利池的一站式打包许可，也可以降低标准实施者的专利许可谈判成本。 （2）一个代表广泛的专利池，能为整个产业的专利许可价格设定标杆。专利池能召集到所有必要专利池持有人的例子是非常罕见的。总有部分公司喜欢待在池外自己行动。如果市场上有一个代表广泛的专利池存在，则这些公司对其专利漫天要价的行为，将难以得到法院支持。这是因为一个代表广泛的专利池的许可价格，代表了整个行业基本可以接受的价格，法院在判决侵权赔偿额会以此作为重要参考依据。如果专利池中每件专利仅收取0.1美元许可费，而池外公司却对其每件专利的许可费要价1美元，那法院显然不会支持后

18、者。在此，我们可以分析一下前文所述的“一般式专利池”与“代理集合式专利池”的区别。一个一般式专利池，它的一切讨论都是对专利池成员透明的，这些成员虽然都是专利权人，但可能来自于产业链的不同环节，他们对各种问题，尤其是专利费这一问题的讨论，实际上是一个产业链博弈的过程。最终达成的结果代表了整个产业链对这一问题的互相妥协。因此通过这种过程确定的许可费具有很强的代表性，能够完成上述第（2）项使命。经过讨价还价后，得到的是一个“妥协后”的整体专利费，这比各专利权人主张的专利费叠加在一起要低，因此这种专利池也能完成上述第（1）项使命。 反观代理集合式专利池，其成员与许可管理人仅进行双边商谈，没有产业链互相

19、妥协的过程，最终总的许可费不具有代表性。并且总的许可费是“叠加后”的整体专利费（而非“妥协后”的整体专利费），产业的专利成本也无法降低。正是因为这种专利池的总许可费偏高，难以被标准实施者接受，因此许可管理人往往采用激进的诉讼措施逼迫标准实施者就犯。参考资料：1、 张平主编：冲突与共赢：技术标准中的私权保护，北京大学出版社2011年版。2、 美国司法部对MPEG-2专利池的商业审查函，1997年6月26日3、 3C DVD专利池美国司法部商业审查函，1998年12月16日4、 6C DVD PATENT LICENSE AGREEMENT, 下载地址：1 如美国1995年发布的知识产权许可的反托拉斯指南中持此种观点。2 ，2012年4月27日最后访问。3 ，2012年4月27日最后访问。4 相关的召集新闻稿可以参考，等。2012年4月27日最后访问。