专利申请代理人必备-专利法详解（31-40）.pdf

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1、1 第三十一条【专利申请的单一性】 第三十一条一件发明或者实用新型专利申请应当限于一项发明或者实用新 型。属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型，可以作为一件申 请提出。 一件外观设计专利申请应当限于一项外观设计（。同一产品两项以上的相 似外观设计，或者用于同一类别并且成套出售或者使用的产品的两项以上外观 设计，可以作为一件申请提出。 【解释】对本条的修改在于增加了允许一件外观设计专利申请包含多项外 观设计的一种情形，即规定同一产品两项以上的相似外观设计可以作为一件申 请提出。 在实践中，同一设计人在对一种产品的外观提出新的设计方案时，往往会 在形成一种基本设计方案的同时，围绕该基本

2、设计方案对同一产品形成许多与 该基本设计相似的设计方案。外观设计专利申请人普遍希望对其基本设计方案 以及相似外观设计方案均获得专利保护，以免在侵权诉讼中因被控侵权产品的 设计与获得专利权的外观设计相比略有不同而被认定为不侵犯其外观设计专利 权。然而，按照本次修改前的专利法以及专利法实施条例的规定，这 一愿望却难以实现，其原因在于：如果在一件外观设计专利申请中要求保护同 一产品的多个相似的外观设计，则会因为不符合修改前的本条第二款规定的单 一性要求而被驳回；如果分别提出多项外观设计专利申请，又会因为不符合 “同样的发明创造只能授予一项专利权”的规定而被驳回。为了解决这一问题， 2 本次修改后的本

3、条允许对同一产品的两项以上的相似外观设计合案提出外观设 计专利申请，以充分保护外观设计专利申请人的正当权益。 对于如何界定相似外观设计，一件申请中最多允许多少个相似设计，授权 后转让专利权是否必须一并转让，基本设计被宣告无效后其他相似设计是否当 然宣告无效等问题，将在本次修改后的专利法实施条例以及国家知识产权 局的部门规章中作进一步规定。 本条规定专利申请的单一性。 一件专利申请应当限于一项发明创造，这就是所谓专利申请的单一性原则， 它是各国专利法中普遍采用的一个原则。规定单一性原则是为了便于专利局对 专利申请进行管理、检索和审查，便于日后专利权人行使权利、承担义务，也 便于专利权保护范围的准

4、确界定以及公众对专利文献的有效利用。但是，单一 性原则并不是绝对的。在某些情况下，将两项或者两项以上密切相关的发明创 造合案申请一项专利，更便于审查、检索和保护。因此，本条还规定了单一性 的例外情况，即在符合法律规定的条件下，一件专利申请中可以包含两个以上 的发明创造，并被视为符合单一性要求。 按照单一性原则的要求，对于发明或者实用新型专利申请而言，应当仅限 于一项发明或者实用新型，但属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实 用新型，可以作为一件申请提出，例如锁一与钥匙、插头与插座、药品与其制 造方法等；对于外观设计专利申请而言，应当限于一种产品所使用的外观设计， 但用于同一类别并且成套出售

5、或者使用的产品的两项以上的外观设计，可以作 3 为一件申请提出，例如茶壶与茶杯、桌布与餐巾等。 所谓“属于一个总的发明构思” ，是指两项以上的发明或者实用新型在技术 上相互关联，并共同包含一个或者多个相同或者相应的特定技术特征。其中 “特定技术特征”是指每一项发明或者实用新型作为整体考虑，对现有技术作 出贡献的技术特征。例如，无线电发射机和接收机同属于无线电通讯领域，都 是为远距离传递信息而设计的，用于分别实现特定频段信号的发射与接收，它 们具有相应的特定技术特征，并各自对现有技术作出了贡献，因此将这两项发 明合案申请符合单一性要求。 发明和实用新型专利申请是否符合单一性的要求，应当根据权利要

6、求所要 求保护的技术方案来进行判断。如果两项权利要求的技术方案不属于一个总的 发明构思，也就是不包含一个或者多个相同或者相应的对现有技术作出贡献的 特定技术特征，则不符合单一性的规定。一般说来，如果在说明书中记载了不 属于总的发明构思的两项发明或者实用新型，然而权利要求书仅仅要求保护其 中一项发明或者实用新型，则不存在不符合单一性规定的问题。 两项以上用于同一类别并且成套出售或者使用的产品上的外观设计，可以 作为一件申请提出。其中“同一类别”是指属于国际外观设计分类表中的同一 小类，而“同一类别的产品”是指国际外观设计分类表中规定的产品。如果产 品不属于“同一类别的产品” ，即使外观设计相同，

7、也不能合案提出申请。 “成 套出售或者使用”是指各产品的设计构思相同，并且习惯上同时出售、同时使 用。不符合这一要求的外观设计，也不能合案提出申请。 4 国家知识产权局在审查过程中认为一份专利申请不符合单一性要求时，将 通知申请人在指定期限内对其申请进行修改。申请人期满不答复的，其申请将 被视为撤回；经答复或者修改仍然不符合单一性要求的，其申请将被驳回。这 里所说的修改是指对一份专利申请中要求保护的发明创造的数量进行限制，例 如删除其中一项或多项权利要求，或者删除一幅或多幅图片、照片等。 专利法规定申请人可以针对上述被删除的发明创造另行提出一份专利申请， 也就是所谓“分案申请” 。分案申请可以

8、保留原申请日，原申请享有优先权的， 分案申请可以保留优先权日，这样就保证了专利申请人的正当利益不至于受到 损害。除了根据国家知识产权局审查通知书的要求提出分案申请之外，申请人 也可以主动提出分案申请。申请人主动提出分案申请的截止时间是收到国家知 识产权局发出的授予专利权通知之日起的两个月内。 提出分案申请有两项限制：第一，不得改变原申请的类别，即从发明专利 申请不能分案提出一份实用新型专利申请，而只能提出一份发明专利申请；实 用新型专利申请的分案申请也只能是实用新型专利申请；外观设计专利申请不 能在分案时改为申请发明或者实用新型专利。不同保护类别的分案申请将作为 新申请处理。第二，分案申请的内

9、容不得超出原申请公开的范围，否则国家知 识产权局应当要求申请人进行修改。如果申请人不修改，国家知识产权局将驳 回该分案申请。 单一性要求主要是一个程序性条件，而不是一个实质性条件。如果偶尔有 不符合单一性要求的专利申请被授予了专利权，公众不能以不符合单一性要求 理由请求宣告该专利权无效。 5 第三十二条【专利申请的撤回】 第三十二条申请人可以在被授予专利权之前随时撤回其专利申请。 【解释】本条规定专利申请的撤回。 申请专利的权利是一种民事权利，依据该权利提出的专利申请，其权利人 即申请人有权进行处分，撤回专利申请就是申请人对其专利申请进行处分的表 现方式之一。申请人撤回专利申请，并不意味着他完

10、全放弃或者丧失专利申请 权，仅是表明他终止了该专利申请的审查程序。在撤回专利申请后，申请人可 以重新就其发明创造提出专利申请，也可以用被其撤回的专利申请作基础，继 续在本国或外国提出新的申请并要求优先权。 申请人在授予专利权之前撤回专利申请，其原因有可能是申请人认为申请 文件撰写得不好，又不能通过修改予以弥补，于是赶在公开之前撤回，重新撰 写后再提出申请；也有可能是申请人对其发明创造作了进一步的完善，获取了 更好的可以替代原发明创造提出专利申请的发明创造；还有可能是申请人发现 其发明创造不符合专利法规定的授予专利权的条件，或者发现其发明创造没有 商业前景等，因而没必要继续原申请的审查程序，从而

11、撤回其专利申请。撤回 专利申请不得附有任何条件。 申请人撤回专利申请，既可以采取作为的方式，也可以采取不作为的方式。 申请人以作为方式撤回专利申请的，应当向国家知识产权局提出声明，写明需 要撤回的专利申请的申请号、申请日、发明创造的名称等。申请人如果有两人 以上，撤回申请的声明应当由全体共同申请人签名或者盖章。如果由代表人或 6 专利代理机构提出撤回申请的声明，应当提交全体共同申请人签名盖章、同意 撤回专利申请的证明材料。撤回声明中不需要对撤回的理由进行说明。 撤回专利申请的声明可以在该申请被授予专利权之前的任何时候提出，即 在专利申请处于初步审查期间，或者在发明专利申请处于实质审查期间，或者

12、 在专利申请被驳回后处于复审期间都可以提出撤回申请的声明。国家知识产权 局收到申请人撤回其专利申请的声明后应当停止对其申请进行处理的程序。但 是，如果国家知识产权局收到撤回专利申请的声明时已经作好公布其申请的技 术准备，则仍将其申请予以公布。 申请人虽然可以在授予专利权前的任何时候行使撤回其申请的权利，但这 种权利的行使并不是绝对的和无条件的。如果因申请权的归属发生纠纷，当事 人已经向人民法院提起诉讼或者请求专利管理机关处理，并且已经在国家知识 产权局办理了中止审查程序的手续，则申请人在审理或者处理申请权纠纷期间 无权撤回其申请。 申请人也可以不作为的方式撤回其专利申请。例如发明专利申请人在自

13、申 请日起的三年内对其申请不请求实质审查的，其申请即被视为撤回；国家知识 产权局认为发明专利申请不符合专利法规定，通知申请人要求其陈述意见或者 对其申请进行修改，申请人无正当理由逾期不答复的，其申请即被视为撤回等 等。 在专利申请被公布或者公告之前撤回专利申请的，申请人可以就同一主题 再次提出专利申请，但是，如果在后申请不能享有在先申请的优先权，则申请 7 人要冒被他人抢先申请的风险。 第三十三条【申请文件的修改以及修改的原则】 第三十三条申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用 新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观 设计专利申请文件的修改不得超出

14、原图片或者照片表示的范围。 【解释】本条规定对申请文件的修改以及修改的原则。 在 1984 年制定的专利法中，本条的规定是：“申请人可以对其专利申请 文件进行修改，但是不得超出原说明书记载的范围。 ”1992 年第一次修改专利 法时对本条进行了修改，修改的内容涉及两个方面：一是放宽对发明和实用新 型专利申请文件修改的限制，由“修改不得超出原说明书记载的范围”改为 “不得超出原说明书和权利要求书记载的范围” ；二是明确规定了对外观设计专 利申请文件可以进行修改，同时规定了修改的范围。 专利申请提出以后，申请人既可以主动对申请文件进行修改，也可以应国 家知识产权局的要求对申请文件进行修改。之所以规

15、定可以对申请文件进行修 改，是因为在撰写申请文件过程中，难免存在用词不够严谨或者表达不够准确 等缺陷。对这类缺陷如果不加以修改，就可能影响专利权保护范围的确切性， 影响公众对专利技术信息的利用，从而因不符合专利法及其实施条例的有关规 定而不能被授予专利权。但是，不论是申请人主动还是应国家知识产权局的要 求对申请文件进行修改，都应当遵循一定的原则，在一定的条件和范围内进行 修改，不能任意进行修改。 8 一、发明和实用新型专利申请文件的修改 申请人修改发明和实用新型专利申请文件，应当注意以下事项： 1修改的原则 本条规定，修改发明和实用新型专利申请文件不得超出原说明书和权利要 求书记载的范围。所谓

16、原说明书和权利要求书记载的范围，是指在申请日所提 交的说明书（包括附图）和权利要求书所表达的内容，以及本领域技术人员从 说明书和权利要求书所表达的内容中能够直接推导的内容。修改不得超出原说 明书和权利要求书记载的范围，是指不得以增添、删节或者替换等修改方式， 导致修改后的申请文件中增加了原说明书和权利要求书没有记载并且又不能从 其中直接推导的内容。之所以规定修改不得超出原说明书和权利要求书记载的 范围，是因为我国专利制度采用的是先申请原则。如果允许申请人对申请文件 的修改超出原始提交的说明书和权利要求书记载的范围，就会违背先申请原则， 造成对其他申请人来说不公平的后果。 2修改的方式 （1）主

17、动修改 依照专利法及其实施条例的规定，申请人对其申请文件可以主功进行修改。 主动修改只能在规定的时间内进行，以免对审查工作的正常进行产生不利影响。 由于发明与实用新型专利申请的审查制度不同，因而对这两种不同类型的 9 专利申请进行主动修改的时间也就不同。对于发明专利申请，申请人主动提出 修改应当在以下两个时间内进行： 第一，在提出实质审查请求时提出。依照专利法规定，申请人可以在自申 请日起三年内提出实质审查请求。当发明专利的申请人在其申请日之后经过一 段时间才提出实质审查请求时，有可能对其申请存在的缺陷有了较为充分的认 识。另一方面，由于申请人提出实质审查请求即启动了实质审查程序，如果申 请人

18、的主动修改克服了原申请文件中存在的缺陷，则能够使实质审查一开始就 针对一份确定的申请文件进行，有助于节省审查时间，缩短审查周期。因此在 提出实质审查请求时，申请人可以修改申请文件。 第二，在国家知识产权局发出发明专利申请进人实质审查阶段的通知书后 的三个月内提出。依据专利法的规定，申请人在自申请日起三年内的任何时候 都可以提出实质审查请求。如果申请人提出实质审查请求的时间较早，或者在 提出专利申请的同时就提交了实质审查请求，则难于或者不可能利用上面所述 的主动修改机会进行修改。为保证申请人能够行使其主动修改的权利，有利于 审查工作的顺利进行，专利法实施条例规定，申请人可以在国家知识产权局发 出

19、发明专利申请进入实质审查阶段的通知书后的三个月内提出主动修改。 除了上述两个进行主动修改的时间以外，发明专利申请人不能主动对其申 请进行修改。 对实用新型专利申请而言，因为不进行实质审查，仅经过初步审查合格后 即授予专利权，其审查期间较短。因此，申请人需要主动修改其申请文件的， 10 应当尽快进行，即在自申请日起两个月内提出，否则就会错过时机。 （2）被动修改 国家知识产权局负有对专利申请进行审查的责任。经过审查，国家知识产 权局经常会发现专利申请中存在不符合专利法及其实施条例规定的缺陷，不克 服这些缺陷就不能授予专利权。在这样的情况下，国家知识产权局将发出补正 通知书或者审查意见通知书，要求

20、申请人对其申请文件进行修改。这样的修改 就是申请人的被动修改。主动修改和被动修改之间的区别点在于：主动修改完 全按照申请人的意愿进行；而被动修改不能随意进行，应当针对通知书的要求 进行。当然，无论是主动修改还是被动修改，都必须遵循修改的基本原则，即 不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。 （3）国家知识产权局依职权进行修改 专利权是一种民事权利，专利申请人对其专利申请有处置权。国家知识产 权局负责对专利申请进行审查，如果发现专利申请中存在不符合专利法及其实 施条例规定的缺陷，有责任通知申请人予以改正。这种通知一般是指出存在什 么样的缺陷，并陈述其理由。为了帮助申请人完善其专利申请文件，使专利

21、申 请尽快达到能够授予专利权的标准，审查员在某些情况下还会在通知书中提出 具体的修改建议。但是，是否同意通知书的意见，以及如何修改其申请文件， 应当由申请人自己来决定。在一般情况下，国家知识产权局不能代替申请人对 申请文件进行修改。 但是，上述原则也有例外之处。在实际审查过程中，常常会出现申请人经 11 过多次修改，仍然不能完全消除申请文件中所存在的缺陷，审查员不得不多次 发出通知书。每一次通知书至少要指定一到两个月的答复期限，一来一回就需 要数月的时间。反复多次发出通知书，将大大延长专利审查的周期，这不仅会 增大国家知识产权局工作负担，对申请人和公众的利益也会带来不利影响。为 了建立一种高效

22、的专利制度，经过第二次修改后的专利法实施条例第五十四条 规定：“国务院专利行政部门可以自行修改专利申请文件中文字和符号的明显 错误。国务院专利行政部门自行修改的，应当通知申请人。 ”这就是所谓“依职 权进行修改” 。 依职权进行修改应当符合如下条件和要求：第一，一般来说，只有当一份 专利申请具有授予专利权的前景，并已接近审查的最后阶段，才有必要进行这 样的修改；对不具有授权前景的申请文件中的文字符号错误，国家知识产权局 无需自行进行修改；第二，这样的修改应当限于文字和符号的明显错误，如果 对某种缺陷的修改会对专利权的保护范围产生实质影响，则国家知识产权局不 能代替申请人进行修改；第三，国家知识

23、产权局应当将其依职权作出的修改及 时通知申请人。 （4）修改的方式 对发明或者实用新型专利申请的文件进行修改，除个别文字修改或者增删 外，应当按照规定格式提交替换页。如果需要修改的内容较多，申请人应当提 交重新打印的替换页；如果修改的内容较少，则可以在原件的复印件上修改。 二、外观设计专利申请文件的修改 12 在 1984 年制订专利法时，本条没有对外观设计申请文件的修改作出规定。 1992 年第一次修改专利法时考虑到申请人的需求，在本条中增加了有关对外 观设计专利申请文件进行修改的规定。 根据本条的规定，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照 片表示的范围。所谓不得超出原图片或者照

24、片表示的范围，既包括不得变更原 图片或者照片表示的外观设计，也包括不得变更使用外观设计的产品。 外观设计专利申请人主动对外观设计专利申请提出修改的，应当在自申请 日起两个月内进行。 对外观设计专利申请的图片或者照片的修改，应当按照规定提交替换页。 除上述的修改方式外，还有一种方式也属于对申请文件的修改，更确切地 说应当是一种特殊修改，这就是分案申请。根据专利法及其实施条例的规定， 分案申请可以保留原申请日，享有优先权的，可以保留优先权日，但是不得超 出原申请公开的范围。 第三十四条【发明专利申请的初步审查和公布】 第三十四条国务院专利行政部门收到发明专利申请后，经初步审查认为符 合本法要求的，

25、自申请日起满十八个月，即行公布。国务院专利行政部门可以 根据申请人的请求早日公布其申请。 【解释】本条规定发明专利申请的初步审查和公布。 13 一、发明专利申请的公布 发明专利申请的公布是指国家知识产权局将请求书中记载的著录事项和说 明书的摘要刊登在发明专利公报上，并将发明专利申请的说明书及其附图和权 利要求书另行全文出版。 我国专利法对发明专利申请和实用新型、外观设计专利申请规定了不同的 公开方式。对发明专利申请来说，规定自申请日起（要求优先权的，自优先权 日起）满十八个月即行公开；对实用新型和外观设计专利申请来说，规定在授 权公告时才予以公开。其原因在于发明专利申请要经过实质审查，审查周期

26、较 长。如果要等到实质审查结束才公开申请的内容，对同一课题进行重复研究、 重复投资和重复申请的可能性就会大大增加，不能很好地发挥专利制度的作用。 从保护公众利益、避免资源浪费以及促进技术的交流与进步的角度出发，提早 公开是具有重要意义的。从另一方面讲，申请人往往希望这种公开晚一些，以 便有更多的时间来最终决定是否公开其技术或为技术的公开做准备。过早公开 申请内容也有可能损害申请人的利益。例如申请人申请一项发明专利后，可能 出于某种原因撤回其专利申请。对撤回的专利申请，公开和未公开就大不一样 了。如果申请内容尚未公开，则申请人撤回专利申请后，该技术还可作为一项 技术秘密由其拥有，并且日后还可以重

27、新提出专利申请并获得专利权；如果申 请内容己经公开，则意味着该技术进人了公知技术领域，申请人撤回专利申请 之后就不能再就相同内容获得专利保护。为了平衡申请人和公众的利益，参照 国际惯例，我国专利法规定自申请之日起满十八个月即行公布。规定十八个月 的期限主要是基于如下考虑：申请人第一次在外国提出专利申请后，在中国还 14 享有 12 个月的优先权期限，有可能直到该期限届满前才向中国提出专利申请， 而在他向中国提出专利申请后，国家知识产权局进行初步审查和公布的准备工 作还需要一定的时间，所以规定满十八个月予以公布较为现实可行。这是世界 多数国家采用的作法，也是经过实践检验较为合理的期限。 尽早公布

28、申请对于申请人有时也是有利的。根据专利法的规定，发明专利 申请公布后，申请人可以要求实施其发明的单位或者个人支付适当的费用，也 就是获得所谓的“临时保护” 。如果申请人自己的产品已经上市或即将上市，为 了防止别人非法仿制，申请人可以要求早日公布其申请，以尽早获得专利法所 规定的临时保护。 在第一次修改专利法之前，本条的规定为：“自申请日起十八个月内，予 以公布。 ”从这一表述上看，国家知识产权局可以在十八个月内的任何时间予以 公布。由于申请人不知道国家知识产权局将于何时公布其申请，因而限制了其 在申请公布前本来可以采取的某些行为，如撤回申请等，有可能使申请人的利 益由于国家知识产权局较早进行公

29、布而遭受损害。为了克服这一缺点，第一次 修改专利法时将其修改为“自申请日起满十八个月，即行公布” ，从而排除了国 家知识产权局在未满十八个月以前主动公布该申请的可能性，使本条规定更为 准确与合理。 二、发明专利申请的初步审查 本条对发明专利的公布还设定了一个条件，即必须经初审合格后才予以公 布。这一规定既是为了维护申请人的利益，也是为了维护社会和公众的利益。 15 将一项明显不符合专利法规定的发明作为可能授权的发明予以公布是对社会不 负责任的作法。另一方面，申请人在初步审查过程中有机会和国家知识产权局 交换意见，并就形式上的缺陷进行补正，这对申请人无疑是有利的。 国家知识产权局进行的初步审查不

30、同于国家知识产权局受理申请文件时对 该文件进行的检查。受理处的检查主要是察看规定的文件是否齐备、文件是否 使用中文撰写、文件是否打字或者印刷、申请人是外国人时是否明显无权申请 或者应委托专利代理机构而未委托、申请是否注明了申请的类型（是发明、实 用新型还是外观设计） 、以及申请人的姓名或者名称和地址有无遗漏等，其目的 是为了决定是否受理。如果受理，则给予申请日和申请号，否则不予受理并通 知申请人。初步审查则是对申请文件内容的进一步审查，是受理申请和公布申 请之间的一个必要的程序。初步审查的范围主要涉及以下几个方面： 1明显实质性缺陷的审查 按照实施条例的有关规定，初步审查应对一些明显不符合专利

31、法及其细则 规定的实质性缺陷进行审查，其目的是尽早向申请人指出专刊申请中存在的一 般难以用补正方式来消除的实质性缺陷，尽早结束审查程序，以免不必要的拖 延。应当审查的实质性问题包括： （1）申请发明专利的主题是否明显不属于专利法及其实施条例听规定的 发明（实施条例第二条第一款） ； （2）申请发明专利的主题是否明显违反国家法律、社会公德或者妨害公 共利益（专利法第五条） ； 16 （3）申请发明专利的内容是否明显属于不授予专利权的范围（专利法第 二十五条） ； （4）申请是否明显不符合发明单一性的规定（专利法第三十一条第一款） ； （5）初步审查中审查员为了公布申请的目的而要求申请人修改其申请

32、时， 申请人提出的修改是否明显超出原说明书和权利要求书记载的范围（专利法第 三十三条） ； （6）说明书和权利要求书的撰写是否明显不符合有关规定（实施条例第 十八条和第二十条） 。 需要指出的是：初步审查中原则上不审查实质问题。上面所述的实质性缺 陷应当以“明显”并影响公布为限。所谓“明显”是指进行初步审查的审查员 阅读了申请文件之后，根据他的专业技术知识，不需要调查证实即可认为是明 白的事情。如果审查员只是怀疑存在实质性缺陷，需要对申请文件仔细研究后 才能确定的，就说明该缺陷不是明显的缺陷。对于此类缺陷，初步审查阶段不 应处理，留待实质审查阶段研究处理。 2.对申请主体及代理事项的审查 我国

33、专利法第十八条和第十九条第一款分别规定，只有符合一定条件的外 国人、外国企业和外国其他组织才可以在中国申请专利，并要求在中国没有经 常居所或者营业所的外国人、外国企业和外国其他组织在中国申请专利和办理 17 其他专利事务的，应当委托国家知识产权局指定的专利代理机构办理。所以， 初步审查的过程中还应对下列事项予以审查： （1）在中国没有经常居所或者营业所的外国人、外国企业和外国其他组 织向我国申请专利的，其申请人是否有权在中国获得专利保护； （2）经过对上一问题的判断，认定在中国没有经常居所或者营业所的外 国人、外国企业和外国其他组织有权向我国申请专利之后，进一步核实该申请 人是否委托了国家知识

34、产权局指定的专利代理机构。 3形式审查 初步审查中还应审查申请人提交的申请文件和其他与专利申请有关的文件 是否符合专利法及其实施条例规定的形式要求。具体而言，对于发明专利申请 来说就是要审查： （1）请求书是否使用了规定的表格，其填写是否符合规定的要求； （2）说明书的撰写是否符合规定的要求； （3）权利要求书的撰写是否符合规定的要求； （4）是否有摘要，说明书中有附图的，摘要是否提供了合适的附图； （5）说明书写明有附图的，其附图是否符合规定的要求； （6）委托专利代理机构申请专利的，是否有委托书，以及委托书是否符 18 合要求； （7）申请人要求优先权的，是否已在申请时提出了声明，并提供了

35、必要 的证明文件； （8）申请人主张享有不丧失新颖性的宽限期的，是否已在申请时提出了 声明，是否已经提交了有关证明文件； （9）申请费（如果要求优先权，还有优先权要求费）是否已经缴纳。 4.对某些特殊专利申请的审查 如果专利申请属于分案申请或者涉及需要保藏的生物材料的申请，初步审 查还应就有关专门事项进行审查： （1）对于分案申请，还应核实下列各项：分案申请请求书中注明的原申 请日是否正确；分案申请的发明人、申请人与原申请注明的发明人、申请人是 否一致，不一致的是否有转让证明；要求优先权的是否提交了原申请优先权文 件副本；在分案申请的提交日是否已对原申请发出授予专利权的通知等； （2）对于涉及

36、需要保藏的生物材料的发明专利申请，还应当审查是否提 交了保藏生物材料的证明，并核实保藏日期是否在申请日之前或者最迟在申请 日，保藏证明是否与请求书中所填写的一致等。 5其他问题的审查 除上述审查外，对某些专利申请还可能需要进行特殊的处理和审查。例如 19 国家知识产权局受理的涉及国防方面的国家秘密需要保密的发明专利申请，应 当移交有关主管机构进行审查；如果某些个人提出的专利申请主题明显不是非 职务发明，则应当通知申请人提供所在单位出具的非职务发明证明等等。 第三十五条【发明专利申请实质审查的启动】 第三十五条发明专利申请自申请日起三年内，国务院专利行政部门可以根 据申请人随时提出的请求，对其申

37、请进行实质审查；申请人无正当理由逾期不 请求实质审查的，该申请即被视为撤回。 国务院专利行政部门认为必要的时候，可以自行对发明专利申请进行实质 审查。 【解释】本条规定发明专利申请实质审查的启动。 对于发明专利申请，我国实行的是实质审查制，即对发明专利申请不仅进 行初步审查，而且进行实质审查。在确定是否启动实质审查时，依照我国专利 法的规定，并非对所有已经提出的发明专利申请都自动地进行实质审查，而是 实行请求审查制，即在规定的期限内由申请人决定是否进行实质审查。要求进 行实质审查的应提出请求；期满不提出实质审查请求的，该专利申请便被视为 撤回。 我国之所以规定发明专利的审查采取早期公开、请求审

38、查的方式，是借鉴 国外的实践经验并结合我国的实际情况确定的。20 世纪 70 年代以来，随着世 界经济和科技的迅猛发展，专利申请量大幅度增长，致使不少国家出现了申请 20 案大量积压的现象，许多国家都在探索有效的解决途径。调查研究表明：在提 出专利申请的发明中，有相当数量的发明并没有商业前景。一些申请的发明不 够成熟，一些申请只是为了防御的目的而提出，它们不具有实施价值。据估计， 一项发明如果从申请专利之日起两年内还未付诸商业上的实施，那么它今后在 商业上应用的机会就只有 5。所以，一些国家感觉到没有必要花费大量的人 力物力对那些没有价值的申请进行实质审查，应当留一个合理的期间给申请人， 使其

39、有充分的时间来决定是否还有进行实质审查的必要。为此，荷兰率先实行 了早期公开、请求审查制（有些学者也称作“延迟审查制” ） 。这一制度既能鼓 励申请人及早申请，又为申请人提供了足够时间对其申请的市场前景作出估计， 从而在是否继续投人精力和资金的问题上给申请人留出了更大的选择余地。另 一方面，一该制度也有助于减少各国专利局的工作压力。由于具有上述优点， 德国、日本、澳大利亚以及欧洲专利局等许多国家和国际组织纷纷仿效，使早 期公开、请求审查制成为世界上广泛应用的专利审查制度。 至于请求审查的期限，各国的作法有所不同。原则上，该期限既不应太长， 也不应太短。太长了会延长发明专利申请处于不确定法律状态

40、的时间期限，对 社会和公众不利；太短了又起不到预期的作用。我国规定了三年的时间，实践 证明还是较为合理的。如果申请人在这个期间内还不提出实质审查请求，则可 以认为该专利申请没有商业前景。 本条第二款还规定了在国家知识产权局认为必要的时候可以主功对发明专 利申请进行实质审查。这是因为在理论上不能排除有些发明创造会涉及国家或 社会的重大利益，但申请人却没有意识到这一点，或者为了某种原因而不顾社 21 会需要，有意拖延请求的情况。如果出现这种情况，将对国家和公众利益带来 不良影响。不过实践中这种情况很少出现，到目前为止，我国国家知识产权局 尚未行使过这一权力。 所谓“实质审查”是指国家知识产权局对发

41、明专利申请的申请文件进行仔 细研究，对要求保护的发明进行检索，确定该申请是否符合专利法及其实施条 例的规定，特别是有关专利性的规定，最终作出是否授予专利权的决定。实质 审查程序从国家知识产权局的实质审查部门接收初步审查部门送来的申请案卷 开始，到发出授予发明专利权的通知或者驳回申请的决定或撤回申请为止。实 质审查的内容主要包括： （1）申请专利的主题是不是专利法及其实施条例意义下的发明，是否属 于不能授予专利权的范围； （2）申请专利的主题是否违反国家法律、社会公德或者妨害公共利益； （3）专利申请是否符合关于发明单一性的要求； （4）如果申请人对申请提出了修改或者分案申请，它们是否超出了原说

42、 明书（包括附图）和权利要求书记载的范围； （5）在申请要求优先权的情况下，如果发现在优先权日和申请日之间其 他人就同一主题提出了另外的专利申请，或者经过检索发现存在在此期间公开 的相关对比文件，应当审查优先权要求是否成立； （6）根据检索出的对比文件判断发明专利申请所要求保护的技术方案是 22 否具有新颖性和创造性，判断要求保护的发明是否具有实用性； （7）说明书是否已对发明专利申请所要求保护的发明作了清楚、完整的 说明，使所属领域的技术人员能够实现； （8）权利要求是否清楚和简要地表述了请求保护的范围，权利要求是否 以说明书为依据，独立权利要求是否包含了为解决发明所要解决的技术问题的 必要

43、技术特征。 上述实质性问题有些在初步审查中已经有所涉及，但初步审查只解决了明 显的实质性缺陷，在实质审查中将进一步审查。 第三十六条【发明专利申请的申请人提交有关资料的义务】 第三十六条发明专利的申请人请求实质审查的时候，应当提交在申请日前 与其发明有关的参考资料。 发明专利已经在外国提出过申请的，国务院专利行政部门可以要求申请人 在指定期限内提交该国为审查其申请进行检索的资料或者审查结果的资料；无 正当理由逾期不提交的，该申请即被视为撤回。 【解释】本条规定发明专利申请的申请人提交有关资料的义务。 本条第一款规定申请人应当提交在申请日前与其发明有关的参考资料，这 些参考资料主要是指发明人在完

44、成发明过程中所参考的与其发明相关的技术资 料，包括专利文献、科技书籍、专利技术报刊等。申请人可以选择其中与发明 23 关系最为密切的资料送交国家知识产权局。显然，该规定对审查员迅速理解专 利申请的内容，准确有效地对专利申请的新颖性和创造性作出判断大有帮助， 同时也符合申请人自身的利益。当然，也不能排除发明人作出某一发明创造时 并没有参考任何资料的可能，遇到这种情况，可以而且应当免除申请人这一义 务。 本条第二款是指申请人已经在外国就同一发明提出过专利申请的，国家知 识产权局可以要求其提交有关外国对该申请进行检索的资料或者审查结果的资 料。检索的资料是指有关国家的专利局和地区的专利局（例如欧洲专

45、利局）对 该申请进行检索所作出的检索报告，以及 PcT 条约国际局公布的对国际申请作 出的国际检索报告。审查结果的资料是指有关国家和地区的专利局对该申请所 作的结论性意见，比如外国专利局作出的审查通知书、授予专利权的决定、驳 回该专利申请的决定等。 在第二次专利法修改之前，本条第二款规定：“发明专利已经在外国提出 过申请的，申请人请求实质审查时，应当提交该国为审查其申请进行检索的资 料或者审查结果的资料；无正当理由不提交的，该申请即被视为撤回。 ”这一规 定对于申请人而言是比较严格的。1984 年制订专利法时之所以作出这样的规 定，是考虑到当时专利局的馆藏专利文献不足，专利局的检索手段还比较落

46、后， 审查员还缺乏审查经验。为了保证审查工作的顺利和迅速开展，作出这一规定 是必要的，而且最终也是有利于申请人的。但是，经过十几年的发展，我国专 利事业的各个方面都取得了长足的进步，审查员已经积累了较为丰富的审查经 验，审查水平不断提高；专利文献从数量到质量都大为改善，具备了 PCT 条约 24 所要求的最低文献量；计算机检索系统逐步建立和完善起来，大大提高了审查 员检索对比文件的能力和速度；国家知识产权局已经成为 PCT 条约的国际检索 单位和初步审查单位，已经具备了对国际申请进行检索和初步审查的能力。另 一方面，越来越多的外国申请通过 PCT 条约的途径进人我国，而进入国家阶段 的国际申请

47、都包括国际检索报告，大多数附有国际初步审查报告。这些因素使 得本条原第二款的严格规定失去了存在的必要。当然也不排除在个别情况下仍 然需要申请人配合审查工作，在这些情况下如果申请人提交有关资料，将有助 于实质审查工作的尽快完成。为此，应当允许国家知识产权局在认为必要的时 候要求申请人提交有关检索和审查的资料。所以，在专利法第二次修改时，该 规定改为：“国务院专利行政部门可以要求申请人在指定期限内提交该国为审 查其申请进行检索的资料或者审查结果的资料；无正当理由逾期不提交的，该 申请即被视为撤回。 ” 需要说明的是： （1）虽然上述检索资料和审查结果的资料对我国国家知识产权局判断该 申请是否具有新

48、颖性和创造性极有价值，但由于专利制度具有地域性的特点， 各国授予的专利互相独立，而且各国专利法的规定也不尽相同，所以一件专利 申请是否具有新颖性和创造性，仍应由我国国家知识产权局在进行全面检索、 审查的基础上独立作出判断，外国的检索、审查材料对我国国家知识产权局仅 仅起到参考的作用； （2）本条第二款所述“发明专利已经在外国提出过申请的” ，并不限于请 求人要求享有该外国申请的优先权的情况，而应理解为凡是已经在外国提出过 25 专利申请的申请人，在国家知识产权局要求提交有关检索的资料或者审查结果 的资料时，都有及时提交所需资料的义务； （3）本条第二款规定了无正当理由逾期不履行上述义务的，其专

49、利申请 将被视为撤回。该规定应理解为仅适用本条第二款而不适用第一款。其中所述 的正当理由主要是指在国家知识产权局指定的期限内，有关国家的专利局还未 对该申请作出检索报告或者其他结论性意见，因而申请人无法按照要求提交有 关资料。在这种情况下，申请人应向国家知识产权局说明情况，并在得到该资 料后迅速补交。 第三十七条【实质审查后对不符合规定的发明专利申请进行处理的方式】 第三十七条国务院专利行政部门对发明专利申请进行实质审查后，认为不 符合本法规定的，应当通知申请人，要求其在指定的期限内陈述意见，或者对 其申请进行修改；无正当理由逾期不答复的，该申请即被视为撤回。 【解释】本条规定实质审查后对不符合规定的发明专利申请进行处理的方 式。 在实质审查的过程中，如果国家知识产权局认为一项发明专利申请不符合 专利法和专利法实施条例的有关规定，不能在现有申请文本的基础上授予专利 权，必须给申请人一个进行修改、陈述意见的机会。通常，国家知识产权局以 审查意见通知书的形式，将审查的意见和初步结论通知申请人。审查意见通知 书要指定一个答复期限，申请人逾期不答复的，其专利申请便被视为撤回。关 于期限的指定，在专利法、实施条例或者审查指南中有明确规定的情况下，按 26 照规定予以指定；在没有明确规定的情况下，由审查员考虑具体情况及各种因 素后予以指定。 根