律师办理专利案件操作指引.pdf

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1、代理专利行政维权代理专利行政维权2.4.1受案机关对于专利侵权案件，专利权人可以请求专利主管部门进行处理。专利主管部门在进行处理时，认定侵权行为成立的，可以责令立即停止侵权行为，当事人不服的，可以自收到处理通知之日起15 日内提起行政诉讼。但侵权人期满不起诉又不停止侵权行为的，专利主管部门可以申请人民法院强制执行。对于假冒专利行为，专利权人或者利害关系人可以向专利主管部门进行投诉，要求专利主管部门进行查处。2.4.2需准备的材料(1)(1)专利侵权案件专利侵权案件i.行政处理请求书；ii.专利证书；iii.专利年费缴费证明；iv.被控侵权产品实物及购买发票；v.技术分析报告；vi.被控侵权人的

2、营业执照。(2)(2)假冒专利案件假冒专利案件i.投诉书；ii.专利证书；iii.专利年费缴费证明；iv.被投诉人假冒专利的相关证据，包括实物产品、合同、产品的宣传材料等。2.4.3注意事项a)对于专利侵权纠纷案件的处理结果，当事人如果对专利主管部门的行政处理不服，可以在法定期间内向法院提起行政诉讼。b)从程序上来说，对于专利侵权纠纷，专利主管部门首先进行调解程序，在当事人不愿意参加调解或者不能达成调解协议的情况下，专利管理部门才进行处理。c)为了保证案件的受理，相关侵权品的购买过程也应当进行公证。d)行政管理机关无权处理专利侵权的赔偿纠纷。行政机关在作出侵权认定后，可以应当事人的申请就赔偿数

3、额问题进行调解。2.52.5专利权海关保护备案专利权海关保护备案2.5.1办理流程(1)注册成为海关总署知识产权备案系统的用户目前知识产权海关保护备案申请一般都应当通过“知识产权海关保护备案申请系统”提交，因此备案申请人在提交备案申请前首先要注册为系统用户。系统用户应当以知识产权权利人的名义进行注册，填写必要的用户信息，以获取系统账号和密码。(2)录入备案申请数据注册用户登录备案申请系统后，在申请新备案窗口内填写申请备案的知识产权和其他相关信息。(3)缴纳备案费以银行转账或电汇方式将备案费每项备案官费为800 元汇入海关总署账户，汇款时必须在备注栏内注明专利权号或备案申请编号。(4)提交纸面申

4、请书将已录入的备案申请数据打印成纸面申请书并加盖申请人或代理人印章，连同备案费缴款凭据复印件和其他相关材料邮递至海关总署。(5)补正申请海关总署在收到申请人邮递的纸面申请后才开始进行审核。但是申请人可以通过备案系统随时了解海关总署受理、审核、核准和驳回申请的全部过程。申请人可以根据海关总署驳回申请的意见，对其申请进行补正。(6)收到核准或者驳回申请的通知根据知识产权海关保护条例 的规定，海关总署应当在自收到申请人提交的全部申请文件之日起30 个工作日内将做出核准或者驳回申请的决定。海关总署核准或者驳回备案申请，都应当向申请人发出书面通知。海关总署驳回申请的，不退复原申请文件。2.5.2需要材料

5、(1)必须提交的申请文件a)专利权海关保护备案申请书由“知识产权海关保护备案申请系统”自动生成，打印后签章；b)申请人身份证明文件：自然人：个人身份证件复印件 签章并注明“与原件核对无误”；法人：工商营业执照复印件或其他注册登记文件复印件 签章并注明“与原件核对无误”，外文注册证明应当提供中文译本；c)专利证书复印件签章并注明与原件核对无误；申请外观设计专利还要提供外观设计专利公告复印件签章并注明“与原件核对无误”；实用新型专利要提供实用新型专利检索报告复印件签章并注明“与原件核对无误”。上述专利授权自公告之日起已超过 1 年的，还必须提交申请前 6 个月内出具的专利登记簿副本原件；d)缴纳备

6、案费银行单据复印件签章并注明“与原件核对无误”。(2)委托代理人申请海关备案，需要补充提交的文件a)海关总署制定的固定格式委托书原件，由权利人签章；b)代理人身份证明文件：自然人：个人身份证件复印件 签章并注明“与原件核对无误”；法人：营业执照复印件签章并注明“与原件核对无误”。(3)选择提交的文件a)货物及其外包装的照片或样品；b)已知侵权货物进出口的证据；c)权利许可使用情况，有许可使用合同的提交合同复印件 签章并注明“与原件核对无误”，没有合同的提供许可名单、内容、期限等情况；d)海关要求提供的其他相关文件。2.5.3注意事项(1)只有知识产权权利人可以申请知识产权海关保护备案。使用专利

7、权的被许可人不能以自己的名义申请专利权海关备案，但是可以接受专利权人的委托，以其代理人的身份提出申请。(2)目前海关备案系统不允许申请人对提交了的注册信息或备案权利信息进行更改。如果申请人发现提交的信息有误，可将申请书打印后标注出错误部分，并注明正确内容，由海关总署在审核过程中更改备案系统中的错误信息。(3)专利权人应当就其申请备案的每一项专利权单独提交一份申请书。(4)专利权海关保护备案自海关总署准予备案之日起生效，有效期为10 年。专利权继续有效的，专利权人可以在知识产权海关保护备案有效期届满前 6 个月内，向海关总署申请续展备案。每次续展备案的有效期为 10 年。专利权海关保护备案有效期

8、届满而不申请续展或者专利权不再受法律、行政法规保护的，专利权海关保护备案随即失效。3 3专利民事诉讼法律业务专利民事诉讼法律业务3.1专利侵权纠纷案件3.1.1代理原告提起侵权之诉(1)案件分析在代理专利侵权纠纷案件之始，应当对案情进行仔细分析。分析的方面主要包括：a)涉案专利权的权属情况对于此点，应当从以下几个方面进行考察：原告是否取得关于涉案技术方案的专利证书；涉案专利权的共有情况；涉案专利权的效力状态。b)界定专利权的保护范围对于发明或实用新型专利权，在界定其保护范围时，应以其权利要求的内容为准，包括前序部分的技术特征和特征部分的必要技术特征。所采用的权利要求文书，应当是最后授权的文书。

9、说明书及附图可以用来解释该专利权的权利要求。外观专利设计的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或照片所表示的该产品的外观设计。c)界定专利侵权行为的种类根据专利类别的不同，专利侵权行为的表现形式也各有不同。参见第一章所述。(2)证据的收集和组织专利侵权案件所涉及到的证据大体上可以分为三种：权利证据权利证据、侵权行为证据侵权行为证据和索赔证据索赔证据。前两项证据为专利侵权诉讼必须提交的证据，而对于索赔证据，原告可视证据材料的收集情况而定，决定是否向法院提交。权利证据序号1证据名称专利证书、权利要求书、说明书证明事项原告对涉案技术方案享有专利权；原告专利权

10、的保护范围23专利年费缴费证明涉及实用新型和外观设计专利的，需提供国务院专利行政部门出具的专利评价报告侵权证据4被控侵权产品实物被控侵权产品使用了原告的专利技术被控侵权产品为被告所制造、销售、使用5原告专利与被控侵权产品特征的分析报告被控侵权产品落入原告专利权权利要求的保护范围67关于被控侵权产品的销售凭证被告产品名录索赔证据8被侵权人在被侵权期间因被侵权所受到的损失的证据9侵权人在侵权期间因侵权所获得利益的证据原告产品利润、原告产品因被侵权所造成的销售量减少的证据、正常情况下的许可使用费等被控侵权产品的宣传数量、销售数量、销售价格、利润10原告所花费的调查费用、公证费用、律师合同其他合理费用

11、凭证原告为制止被告的被控侵权行为所花费的合理被告存在销售被控侵权产品的行为被告存在许诺销售被控侵权产品的行为原告的专利权持续有效原告专利权的有效性及状态及法律服务费用、外文资料翻译合同及费用单据、费用(3)(3)诉前禁令诉前禁令在对专利侵权纠纷案件的审判过程中，经常发生由于没有及时采取措施，侵权行为没有得到及时制止，致使损害后果扩大。诉前禁令的规定，在一定程度上于诉前为原告提供了更为有效的法律保护。诉前禁令，在我国知识产权法律中称为“诉前停止侵权行为”。诉前禁令需要满足以下几个条件诉前禁令需要满足以下几个条件：a)有证据证明行为人正在实施或者即将实施侵犯其权利的行为；b)因情况紧急，如不立即采

12、取措施将会使申请人的专利权或者与专利权有关的权益受到难以弥补的损害；c)必须由专利权人或者与专利权有关的利害关系人如专利实施许可合同的被许可人、专利财产权利的合法继承人等的申请；d)申请人必须提供担保。需提交的证据材料：需提交的证据材料：a)证明专利权真实有效的文件，包括专利证书、权利要求书、说明书、专利年费交纳凭证。提出的申请涉及实用新型专利的，申请人应当提交国务院专利行政部门出具的检索报告。b)利害关系人应当提供有关专利实施许可合同及其在国务院专利行政部门备案的证明材料，未经备案的应当提交专利权人的证明，或者证明其享有权利的其他证据。排他实施许可合同的被许可人单独提出申请的，应当提交专利权

13、人放弃申请的证明材料。专利财产权利的继承人应当提交已经继承或者正在继承的证据材料。c)证明被申请人正在实施或者即将实施侵犯其专利权的行为的证据，包括被控侵权产品以及专利技术与被控侵权产品技术特征比照材料等。注意事项：注意事项：a)专利实施许可合同被许可人中，独占实施许可合同的被许可人可以单独向人民法院提出申请；排他实施许可合同的被许可人在专利权人不申请的情况下，可以提出申请。b)诉前责令停止侵犯专利权行为的申请，应当向有专利侵权案件管辖权的人民法院提出。c)停止侵犯专利权行为裁定的效力，一般应维持到终审法律文书生效时止。人民法院也可以根据案情，确定具体期限；期限届满时，根据当事人的请求仍可作出

14、继续停止有关行为的裁定。(4)(4)其他注意事项其他注意事项a 中华人民共和国民事诉讼法 第六十七条：“经过法定程序公证证明的法律行为、法律事实和文书，人民法院应当作为认定事实的根据。但有相反证据足以推翻公证证明的除外”。经公证的证据其证明的效力强于其它未经公证证据的证明效力。因此，原告申请公证人员应当对其调查取证的过程进行公证，以防止之后专利侵权者对原告代理人从其处搜集得的证据予以否认，从而确保搜集到的证据可以得到法院的认可。b b关于地域管辖的问题关于地域管辖的问题第一，因侵犯专利权行为提起的诉讼，由侵权行为地或者被告住所地人民法院管辖。侵权行为地包括侵权行为实施地和侵权行为结果地，侵权行

15、为实施地又具体包括：被控侵犯发明、实用新型专利权的产品的制造、使用、许诺销售、销售、进口等行为的实施地；专利方法使用行为的实施地，依照该专利方法直接获得的产品的使用、许诺销售、销售、进口等行为的实施地；外观设计专利产品的制造、销售、进口等行为的实施地；假冒他人专利的行为实施地。第二，原告仅对侵权产品制造者提起诉讼，未起诉销售者，侵权产品制造地与销售地不一致的，原告应当向被控侵权产品制造地的人民法院进行起诉；以制造者与销售者为共同被告起诉的，原告可以选择向被控侵权产品的制造地或者销售地的人民法院进行起诉。但销售者是制造者分支机构，原告在销售地起诉侵权产品制造者制造、销售行为的，销售地人民法院有管

16、辖权。c国家知识产权局对核准授予的专利权，将会向专利权人颁发专利权证书。因此，在一般情况下，原告的权利证据相较于其它另两类证据更易取得，而如何获得侵权证据成将为原告确保整个诉讼成功的关键点之一。d诉讼过程中的证据保全。依据民事诉讼法第七十四条：“在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，诉讼参加人可以向人民法院申请证据保全，人民法院也可以主动采取保全措施。”以及最高人民法院关于民事诉讼证据的假设干规定第二十三条：“当事人依据民事诉讼法第七十四条的规定向人民法院申请保全证据，不得迟于举证期限界满前七日。”之规定，为保证诉讼的成功，原告在起诉的同时，可以视情况决定是否向受诉法院提出证据保全申请，要求

17、查封在侵权厂商处的侵权产品，并对侵权产品以及侵权产品的内部结构、外观等采用拍照、录像等形式予以固定。e技术鉴定。由于专利技术种类纷繁复杂，专利侵权纠纷诉讼的受理法院不可能对每项专利技术都具有较为深刻的认识。因此，专利侵权诉讼中不可防止地经常涉及到技术鉴定问题。民事诉讼法 第 72 条的规定，即：“人民法院对专门性问题认为需要鉴定的，应当交由法定鉴定部门鉴定；没有法定鉴定部门的，由人民法院指定的鉴定部门鉴定。”值得注意的是，在司法鉴定中，又可以分为法院依当事人的申请委托法定司法鉴定机构和法院依审判时的需要委托法定司法鉴定机构这两种情况。前一种情况一般多发于当案件发展对己方不利，需单方面提供鉴定报

18、告来进行说明时。另外，相对于司法鉴定，以司法部制定的司法鉴定程序通则 试行等为依据由当事人自行委托鉴定机构作出的鉴定即使该鉴定机构是法定鉴定机构，被称为一般鉴定。一般鉴定和司法鉴定虽然委托主体不同，但是就效果来说，其结论对于法官心证的形成同样有很大的影响，一般来讲绝大多数的判决不会偏离鉴定结论。因此，专利权人应当视案件的具体情况综合使用一般鉴定和申请司法鉴定的方法以保护己方的合法权利。f专利权损害赔偿应当根据权利人因被侵权受到的损失或侵权人因侵权所获得的利益予以确定。权利人因被侵权所受到的损失可以根据专利权人的专利产品因侵权所造成销售量减少的总数乘以每件专利产品的合理利润所得之积计算。权利人销

19、售量减少的总数难以确定的，侵权产品在市场上销售的总数乘以每件专利产品的合理利润所得之积可以视为权利人因被侵权所受到的损失。侵权人因侵权所获得的利益可以根据该侵权产品在市场上销售的总数乘以每件侵权产品的合理利润所得之积计算。侵权人因侵权所获得的利益一般按照侵权人的营业利润计算，对于完全以侵权为业的侵权人，可以按照销售利润计算。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的情况下，有专利许可使用费可以参照的，人民法院可以根据专利权的类别、侵权人侵权的性质和情节、专利许可使用费的数额、该专利许可的性质、范围、时间等因素，参照该专利许可使用费的1 至 3 倍合理确定赔偿数额。赔偿数额应当包括权利人为制止侵

20、权行为所支付的合理开支。赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定，且没有专利许可使用费可以参照或者专利许可使用费明显不合理的，人民法院可以根据专利权的类别、侵权人侵权的性质和情节等因素，在人民币1 万元以上 100 万元以下确定赔偿数额。g在专利侵权诉讼中，专利权人完全可以视自身不同的诉讼目的和需要，酌情选择不同的诉讼索赔请求方式。例如：方式一，原告可以在起诉的同时即向专利侵权者主张侵权损害赔偿，此诉讼方式较为普遍；方式二，在专利侵权是否成立尚未明确的情况下，原告可以先行就涉嫌专利侵权的行为提起确认之诉，要求法院责令被告停止侵权行为。在法院

21、判决被告停止其专利侵权行为后，原告可再就被告已被法院确认构成专利侵权的行为单独提起一个新的索赔诉讼；方式三，根据最高人民法院关于民事诉讼证据的假设干规定第三十四条第三款规定：“当事人增加、变更诉讼请求或者提起反诉的，应当在举证期限届满前提出。”，原告在起诉之后，举证期限届满前，可以根据调查、搜集到的索赔证据以及法院证据保全的情况，增加、变更或者是放弃诉讼索赔请求。(5)(5)起诉状范本见附件八起诉状范本见附件八3.1.23.1.2代理被告应诉代理被告应诉(1)抗辩事由及应对策略针对一项具体的专利侵权纠纷诉讼，代理被告应诉的过程中可以提出的专利侵权抗辩事由包括：a)诉讼主体资格抗辩原告与诉讼标的

22、具有法律上的利害关系是诉讼得以成立的前提，专利侵权诉讼过程中被告首先应对原告的诉讼主体资格作审查。专利权人、专利实施许可合同的独占被许可人、排他性被许可人有权独立提起侵权诉讼，但专利实施许可合同的普通被许可人无权独立提起侵权诉讼。b)法定免责事由抗辩专利法第六十九条规定了不视为侵犯专利权的五种情形，即在权利用尽、先用权、临时过境、为科研及实验目的的使用等四项原有专利法规定的基础上新增加了一条：为提供行政审批所需要的信息，制造、使用、进口专利药品或者专利医疗器械的行为，以及专门为其制造、进口专利药品或者专利医疗器械的行为。第七十条规定了侵权赔偿责任免责的情形，即专利产品的使用者或销售者在不知是侵

23、权产品而使用或销售并能证明其产品合法来源的情况下不承担赔偿责任。c)专利无效抗辩由于实用新型与外观设计专利授权均不作实质审查，发明专利授予中的实质审查基于检索资料和审查员自身知识的局限性也难以保证没有错漏，专利无效成为专利侵权诉讼中常用的抗辩事由。由于专利权由专利行政部门审查授予，法院无权对专利权是否有效行使司法审查权，因此在专利侵权诉讼中不能直接否认涉案专利权的有效性。因而，诉讼过程中被告提出的无效抗辩具有间接性。d)未落入涉讼专利保护范围的抗辩在前述抗辩理由均不成立的情况下，被控侵权人需要解决的是被控侵权产品的技术特征是否落入专利保护范围的问题。专利保护范围以权利要求书或表示在图片中的外观

24、设计专利产品为准。诉讼中法院将对专利权利要求书或表示在图片中的外观设计专利产品和被控侵权产品的技术特征进行比对，用以认定两者是否相同或等同或相近似。如果被控侵权产品的替代技术是经过创造性劳动并比专利技术有了实质进步的，不应备置于侵权之列。e)已有技术公知技术抗辩已有技术公知技术是指在申请日以前在国内外为公众所知的技术或设计。当被控侵权产品或方法与已有技术进行比照，而被控侵权产品或方法与已有技术完全相同，根本没有新颖性时，可以直接认定不构成侵权。f)合同抗辩在专利侵权纠纷中，如果被告与原告或者涉案专利的利害关系人存在合同关系，则可以提出合同抗辩。合同抗辩是由于从属权利和重复授权的存在，同一个技术

25、方案或近似的技术方案，可能有两个或两个以上的专利权人，而被告以得到专利权人许可而进行的抗辩。如存在从属权利的情况，如果原告拥有的是从属专利，被告得到在先专利权人的许可，生产的仅仅是在先专利产品，而该产品没有包括从属专利的全部必要技术特征，则被告的抗辩成立，其行为并不构成对原告从属专利权的侵犯。如果上述侵权抗辩事由均不能成立，被告仍可以针对原告提出的损害赔偿数额请求进行抗辩。基于以上抗辩事由，代理过程中可以采取的诉讼策略有：a)专利检索，产品技术比对在被指控侵权后，需要进行文献检索，查明以下情况：第一，原告主张的涉案专利权是否存在，其效力状态如何，何时申请专利，专利保护期到何时；第二，查清专利权

26、人是谁，专利权有无继承或转让等事项，以及这些行为是否符合法定手续；第三，在原告专利申请日之前，有无相同或相似的国内外专利，或者有无与之相同的公知技术。作为被控侵权人，应通过文献检索，查清上述问题，做到胸中有数，以便为在诉讼中变被动为主动打好基础。经过文献检索，如果确认对方的专利权合法有效，应当就被控侵权产品与原告主张的专利技术进行比照，以确认己方是否侵权。b)在诉讼中积极寻找有利的对策通过比照研究，如果自己实施的行为确属侵犯了他人专利权，应主动承认错误，以求得谅解，采取必要的措施使矛盾加以解决；如果不属于侵犯专利权或对方的专利权并无专利性可言，可采取其他相应的对策。第一，参加和解或调解。如果确

27、属侵犯了他人的专利权，当事人仍希望实施该专利技术，可行的方法是主动与对方和解。如果专利权人已提出诉讼，也可以在法庭上主动提出调解方案，尽量同对方达成调解协议。第二，积极应诉。如果被告确认其未侵权，应当依据法律规定提出抗辩事由，积极应诉。第三，合理利用专利权无效程序。在积极应诉的过程中，如果原告主张的专利技术不符合专利审查的新颖性、创造性、实用性要求或者存在先有权利，存在依法不应当授予专利权的情形，被告有权在诉讼过程中提出专利无效宣告申请。在被告提起专利无效宣告程序后，如果符合民事诉讼法以及最高人民法院关于审利专利纠纷案件适用法律问题的假设干规定有关中止诉讼情形的，受案法院应当中止诉讼，待专利复

28、审委员会做出审查决定后，由受案法院继续审理。(2)证据的收集和组织被告所提出的证据也可以大体分为三类：不构成侵权的证据、不承担赔偿责任的证据以及原告要求的赔偿数额不足的证据。序号1被控侵权产品征2录3技术分析报告被控侵权产品于原告专利申请日前的生产记被告对涉案专利技术享有在先权利被控侵权产品的技术特征并未落入涉案专利技术的保护范围4原告专利申请日前国内外的专利公报或其他材料5被控侵权产品的进货合同、发票原告专利技术属于公知技术被控侵权产品具有合法来源6被控侵权产品的生产记录被控侵权产品的生产时间、生产规模被控侵权产品的技术特证据名称证明事项3.2专利申请权、专利权权属纠纷案件在专利申请权、专利

29、权权属纠纷案件中，原被告双方系争的主要焦点在于何方在涉案专利技术研发完成之时享有专利申请权。因此，律师在此类案件的代理过程中的注意事项如下：3.2.1原告代理律师的注意事项对于此类案件，律师在接受原告当事人委托时应当首先审核以下几点：a)当事人之间是否存在劳动关系，该项发明创造是否属于职务发明创造；b)当事人之间是否存在关于专利申请权、专利权转让的民事合同；c)原告当事人是否能够举证证明其对于涉案专利技术的研发过程；d)被告是否存在接触涉案专利技术的行为。3.2.2被告代理律师的注意事项律师在代理此类案件被告进行应诉的过程中，可以考虑从提出以下几个方面的抗辩事由：a)该项专利技术为职务发明创造

30、或非职务发明创造；b)当事人之间合同的明确规定；c)涉案专利技术研发为被告所研发完成。3.3合同纠纷案件3.3.1转让专利申请权、转让专利权合同纠纷案件对于此类案件，律师在接受当事人委托时应当着重审查以下几点：a)合同的具体内容，包括合同生效是否附条件；合同中是否已经写入专利技术的实施状况因第三人实施该专利技术引发的合同纠纷；合同中是否含有涉案专利权在被宣告无效情况下的专利转让费处置的具体条款涉案专利权在被宣告无效情况下的专利转让费是否返还问题所引发的合同纠纷等。b)合同是否已依法履行登记手续。3.3.2专利实施许可合同纠纷案对于此类案件，律师在接受当事人委托时应当着重审查以下几点：a)合同的

31、具体内容，包括合同生效是否附条件；授权范围、授权期限、授权类型；合同中是否含有涉案专利权在被宣告无效情况下的专利许可使用费处置的具体条款涉案专利权在被宣告无效情况下的专利许可使用费是否返还问题所引发的合同纠纷等。b)合同是否已依法履行备案手续。3.4发明专利申请公布后、专利权授予前使用费纠纷案件对于此类案件，律师在接受当事人委托时应当比照案件的具体情况审查双方当事人之间的具体合同规定。3.5职务发明奖酬金纠纷案件对于此类案件，律师在接受当事人委托时应当从以下三个步骤对案件进行考察：a)查阅当事人之间劳动合同的具体规定；b)在没有相关合同规定的情况下，查阅公司的相关规章制度；c)如果公司相关规章

32、制度中也没有明确规定的，应当查询专利法律法规的具体规定。4专利行政诉讼法律业务专利行政案件的审理有如下特点：专利行政案件不适用调解。法院审理所遵循的是全面审查的原则，更多涉及对专利新颖性、创造性、实用性的实体比照而非单纯行政诉讼意义上的程序审或案卷审。由于作出行政决定的机关不同、决定的内容不同，专利行政案件可以分为：以专利复审委员会为被告、以国家知识产权局为被告、以地方专利行政管理机关为被告这三类。下文将着重阐述律师日常代理业务中最常见的以专利复审委员会为被告的案件，即专利复审行政诉讼案件和专利无效行政诉讼案件。4.1以国家知识产权局专利复审委员会为被告的案件4.1.1对维持驳回申请决定不服的

33、纠纷专利申请人对专利复审委员会的复审决定不服的，可以自收到通知之日起三个月内向人民法院起诉。由北京市第一中级人民法院作为第一审法院，北京市高级人民法院作为第二审法院。专利审理指南在专利行政诉讼中的作用审查指南是专利局依据专利法及其实施条例制定的用以指导专利审查工作的标准性文件，审查指南可以对专利法实施条例进行具体解释和标准，但不能与其相抵触，也不得超出其范围。审查指南仅对专利实质审查部门和专利复审委员会的专利审查行为具有约束力，而地方知识产权局的侵权认定和法院的侵权判定并不适用审查指南。专利复审委在专利无效宣告程序中判断外观设计是否相同或相近似，由此判断专利权是否有效，而地方知识产权局的行政执

34、法和法院的侵权判定中判断外观设计是否相同或相近似，并由此得出被诉侵权产品是否侵犯他人的专利权。专利确权机关与侵权认定机构尽管认定外观设计相同或相近似的目的与程序不相同，但是两者对外观设计相同或相近似的判断标准又有紧密联系，从理论上讲两者的判断标准应当是一致的。在实践中，由于专利确权与侵权判定主体不一致、区域差异等原因，外观设计的相同或相近似的认定标准在一些地方存在差异，甚至在同一事实情况下的结论相反。4.1.2对专利权无效宣告请求决定不服的纠纷对专利复审委员会宣告专利权无效或者维持专利权的决定不服的，可以自收到通知之日起三个月内向人民法院起诉。人民法院应当通知无效宣告请求程序的对方当事人作为第

35、三人参加诉讼。(1)原告律师的主要工作主要针对专利复审委员会作出的审查决定在程序上和实体上的缺陷，依据法律提出理由，从而使法院作出撤销无效审查决定的裁判。被告在行政处理案件的过程中，程序是否合法是这类行政案件审理的关键问题，也是代理人在诉讼中的代理要点之一。原告代理人对于程序的合法性质疑和要求司法审查可以围绕以下问题进行：第一，是否应当通知当事人出席口头审理而没有通知；第二，是否应当回避的审查员没有回避或者没有参加口审的审查员却参加了审查决定的作出；第三，当事人出庭人员是否符合法律规定，授权是否有瑕疵，双方当事人对出庭人员有异议而没有被复审委员会接受等。原告代理人对于实体问题的质疑和要求司法审

36、查则主要可以针对以下问题进行：第一，对证据的采信是否违反法律对于证据的一般规则或特别规则的规定、对于证据的不采信是否违反法律的有关规定；第二，适用法律是否超出了无效宣告请求人的理由范围；第三，适用法律是否与对证据的分析相一致等。(2)第三人律师的主要工作第三人的诉讼地位决定了其必须和被告站在同样的立场上，即支持被告的具体行政行为。所以，第三人的陈述和辩论一般是围绕被告的行为如何正确来进行的。除了支持被告的观点之外，为第三人的代理工作重点是，证明第三人在行政程序中所提供的证据具有合法性和关联性，证明被告适用法律的准确性。因为在专利行政诉讼案件中，专利行政机关在行政行为中采信的证据实际上多为第三人

37、或原告提供，所以关于证据本身的合法性和与本案的关联性问题的论证，除了被告必须依法陈述外，第三人以及代理人应当积极、全面地进行论证，这也是对被告最好的支持。此外，对于被告运用这些证据适用法律作出的判断结论，第三人也有必要进行论证和陈述，以给予被告支持。需要注意的是，关于行政行为适用程序的合法性问题，第三人不必将证明责任揽到自己身上，而应该由被告去证明；如果第三人是无效请求人，一定不要在行政诉讼中提供新的证据，因为新证据的提供可能使法院和原告加深对于被告所作具体行政行为“证据不足”的印象，反而使原告的观点和证据更容易被采信。(3)注意事项有关证据采信，需要注意以下几点：第一，证据的形式要件，如域外

38、证据是否经过公证、认证，取证过程是否在公证人员的公证下进行，书证是否有原件，证人是否与各方当事人有特殊的利害关系等，只要确实存在不符合法律规定的证据形式要件的，律师就要抓住一一提出，到达否认证据实体效力的目的。第二，如果原告是无效请求人，被告在行政程序中对于自己所提供的证据不采信是不符合法律规定的证据采信规则的，原告需要进一步论证正是由于对于证据采信或不采信的不合法才导致了被告作出错误的决定。第三，专利行政诉讼中是否还能提供新的证据无效请求人无论在诉讼中是原告或第三人，都不能再补充新的证据，因为专利复审委员会的审查决定的基础就是无效请求人在无效程序已提交的证据，补充证据超出了专利复审委员会的审

39、查范围是不被允许的，但专利权人在诉讼中如果有能证明专利产品具有创造性的证据，例如很好的市场收益，科技进步的获奖证书等在商业上取得巨大成功的证据应积极向法庭提交，虽然一定会受到对方的质疑，但一般情况下这些证据能在心理上影响法官对发明创造性的判断，这种影响对于是否具有创造性的认定是有帮助的。第四，专利行政诉讼中的鉴定意见部分案件所涉及的技术比较复杂，可能涉及技术鉴定的问题。一种情况是人民法院认为需要进行鉴定，告知当事人案件需要听取专家意见或直接找有关机构进行技术鉴定，另外一种情况是原告申请技术鉴定，法院同意并进行委托鉴定。无论何种情况，原告、第三人及其代理人都有权提请法院注意鉴定人员或有关专家人选

40、的适当性，从而保证这种鉴定或意见的听取是公平、科学、合法的。如果鉴定结论对原告或第三人不利时，在庭审质证过程中，原告或第三人以及代理人应对鉴定结论本身的科学性和鉴定人身份以及鉴定程序的合法性方面提出质疑和反驳，找出其缺陷，并应当积极举证，使鉴定结论不被采信。(4)起诉书范本见附件九4.2以国家知识产权局为被告的案件这类案件包括：(1)对不予受理其专利申请不服的纠纷(2)对其专利申请被视为撤回、对其专利权被视为放弃或被终止不服的纠纷(3)对专利局确定的申请日有争议，对专利局不确认其优先权不服的纠纷(4)认为专利局作出的其他具体行政行为侵犯其合法权益的纠纷此类案件由北京市第一中级人民法院作为第一审

41、法院，北京市高级人民法院作为第二审法院。4.3以地方专利管理机关为被告的案件(1)对责令侵权人立即停止侵权行为不服提起的行政诉讼(2)对假冒他人专利处罚不服提起的行政诉讼注意区分：a)仿制专利产品不属于假冒他人专利，是一种典型的专利侵权b)未经专利权人同意，许可或委托他人实施专利，不属于假冒他人专利，属于侵权行为c)伪造他人专利证书不属于假冒他人专利，是伪造公文、证件、印章的行为(3)对冒充专利处罚不服提起的行政诉讼。以地方专利行政管理机关为被告的案件，则由被告所在地或被告所属政府所在地的中级人民法院管辖；对判决不服，可向对应的高级人民法院提起上诉。5专利刑事诉讼法律业务5.1专利刑事案件的罪

42、名和认定我国现行刑法第二百一十六条规定了假冒专利罪。假冒专利罪，是指自然人或单位，违反专利管理法规，故意假冒他人专利，情节严重的行为。一般而言，本罪的行为模式包括a未经许可，在其制造或销售的产品、产品包装上标注他人的专利号；b未经许可，在广告或其他宣传材料中使用他人专利号，使人将所涉及的技术误认为是他人的专利技术；c未经许可，在合同中使用他人的专利号，使人将合同涉及的技术误认为是他人的专利技术；d伪造或编造他人的专利证书、专利文件或者专利申请文件。根据司法实践，本罪所称之“情节严重”系指具有以下情形之一的，应当追诉：a违法所得数额在人民币10 万元以上；b给专利权人造成经济损失数额在人民币50

43、 万元以上的；c虽未到达上述数额标准，但因假冒他人专利，受过行政处罚2 次以上，又假冒他人专利的；4造成恶劣影响。5.2辩护律师的主要工作及介入时间律师最早可以在侦查机关第一次讯问犯罪嫌疑人后或采取强制措施之日起介入涉嫌假冒专利罪案件，但此时的法律称谓为“提供法律帮助的人”。犯罪嫌疑人可以委托辩护律师的具体时间点如下表所示：犯罪嫌疑人、被告人委托辩护权公诉案件辩护人产生时间自案件移送审查起诉阶段起，可以委托辩护人自诉案件辩护律师的主要工作如下：随 时1查阅卷宗：律师法第34 条规定，受委托的律师自案件审查起诉之日起，有权查阅、摘抄和复制与案件有关的诉讼文书及案卷材料。受委托的律师自案件被人民法

44、院受理之日起，有权查阅、摘抄和复制与案件有关的所有材料。2会见犯罪嫌疑人：律师法第33 条规定，犯罪嫌疑人被侦查机关第一次讯问或者采取强制措施之日起，受委托的律师凭律师执业证书、律师事务所证明和委托书或者法律援助公函，有权会见犯罪嫌疑人、被告人并了解有关案件情况。律师会见犯罪嫌疑人、被告人，不被监听。3调查取证：律师法第35 条：受委托的律师根据案情的需要，可以申请检察院、法院收集、调取证据或者申请法院通知证人出庭作证。律师自行调查取证的，凭律师执业证书和律师事务所证明，可以向有关单位或者个人调查与承方法律事务有关的情况。4经被告人同意，提出上诉。5申请取保候审和解除超期羁押。5.3辩护律师的

45、抗辩事由1被控侵犯之专利权不成立，具体要点参照民事部分。2起诉被告侵权的事实不清，证据不足或程序违法。3犯罪构成要件不满足。6附件附件一行政复议申请书行政复议申请书复议申请人然人自单位通讯地址法名人称法定代表人通讯地址代单理位人通讯地址发明创造名称申请专利号根据中华人民共和国行政复议法的规定对国家知识产权局于年月日作出的具体行政行为不服，现申请行政复议。对国家知识产权局应当作出具体行政行为、但未作出而不服，现申请行政复议。申请行政复议的要求和理由附件：复议申请人人年月代理日注 意 事 项1复议申请书应填写一式两份；2复议申请书可手工填写；3法人应加盖法人印章、自然人应签名，印章或签名不得复印；

46、4复议要求和理由一栏如填写不下，可以附页；5国家知识产权局以书面形式作出具体行政行为的，应附具该文件复印件两份；6有其他证据材料需要提交国家知识产权局的，应复印一式两份；7委托专利代理机构的，应当提交专利代理委托书；8复议申请书应向国家知识产权局专利局审查业务管理部法律事务处邮寄或递交。可 申 请 行 政 复 议 的 主 要 事 项1专利申请人对国家知识产权局不予受理其申请不服的；2 专利申请人对国家知识产权局确定的申请日有争议的；3 专利申请人对国家知识产权局作出的视为未要求优先权决定不服的；4 专利申请人对国家知识产权局决定将其专利申请按保密专利申请处理或者不按保密专利申请处理不服的；5

47、专利申请人对国家知识产权局作出的专利申请视为撤回决定不服的；6 专利申请人对国家知识产权局作出的视为放弃取得专利权的权利决定不服的；7 专利申请人对国家知识产权局作出的专利权终止决定不服的；8 专利申请人、专利权人因耽误有关期限，造成其申请视为撤回、取得专利权的权利视为放弃或专利权终止，要求恢复权利而国家知识产权局不予恢复的；9专利权人对国家知识产权局作出的给予实施强制许可的决定不服的；10强制许可请求人对国家知识产权局作出的终止强制许可的决定不服的；11国际申请的申请人对国家知识产权局根据专利法实施细则第一百零二条规定终止其国际专利申请不服的；12国际申请的申请人对国家知识产权局根据专利法实

48、施细则第一百一十五条规定所作复查决定不服的；13布图设计登记申请人对不予受理布图设计申请不服的；14布图设计登记申请人对布图设计申请视为撤回不服的；15布图设计登记申请人、布图设计权利人因耽误有关期限造成权利丧失，请求恢复权利而不予恢复的；16布图设计权利人对非自愿许可决定不服的；17布图设计权利人、被控侵权人对侵犯布图设计专有权所作行政处罚不服的；18专利代理机构对撤销其机构的处罚不服的；19专利代理人对吊销其专利代理人资格证书的处罚不服的；20专利申请人、专利权人及其他利害关系人认为国家知识产权局作出的其他具体行政行为侵犯其合法权益的。附件二复审请求书复审请求书或名称复国籍或所代审表在地国

49、家请邮政求编码地人址或名称国籍或所在地国家邮政编码地址收件人地址邮政编码名专 称利专利代理代理机构代码机构邮政编码地址专利代理人代理人工作证号根据中华人民共和国专利法第四十一条第一款、中华人民共和国专利法实施细则第五十九条第一款的规定，对国家知识产权局于年月日发出的对下述专利申请的驳回决定不服，请求复审。专利申请号专利申请人代表发明创造名称复审请求的理由附件清单文件名称附件 1附件 2附件 3附件 4附件 5 复审请求人或专利代理机构签章年月日份数及页数份，每份页份，每份页份，每份页份，每份页份，每份页 专利复审委员会处理意见年月日一本表应使用中文准确填写各栏一式两份，文字应打字或印刷，字迹为

50、黑色。二本表第栏应填写复审请求人的和地址，复审请求人为单位的，应填写单位全称。还应填写收件人、地址及邮政编码。所填内容应与专利申请请求书中的内容一致，如果该专利申请办理过著录项目变更手续，应按照专利局批准变更后的内容填写。三本表第栏应填写在国家知识产权局注册的专利代理机构名称，并注明注册代码，专利代理机构指定的代理人不得超过两人，其中必须有一名专职代理人，并注明代理人工作证号。四本表第栏，应当清楚扼要地表达请求复审的理由。该栏填写不下时，应使用 A4 纸续写。五本表第栏应写明附具证明文件的名称、份数、页数、原件或复印件。证明文件为专利文献的，在文件名称一项，应注明专利号或申请号。证明文件为非专