上海市律师协会《律师提供专利法律服务业务操作指引》20871.docx

《上海市律师协会《律师提供专利法律服务业务操作指引》20871.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《上海市律师协会《律师提供专利法律服务业务操作指引》20871.docx（18页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、上海市律律师协会会律师师提供专专利法律律服务业业务操作作指引（20007年12月18日业业务研究究与职业业培训委委员会会会议通过过）1. 专专利权和和专利权权法律保保护1.1 专利权权专利权是是指一个个国家专专利主管管机关依依法授予予专利申申请人或或其专利利申请权权继承人人在法定定时间中中，在该该国（或或地区）地地域内享享有的相相应的独独占性的的权利。1.2. 我国国专利法法保护的的专利类类型我国专利利法规定定因发明明创造的的类型不不同而分分别授予予发明专专利权、实实用新型型专利权权和外观观设计专专利权，也也就是将将专利分分为发明明专利、实实用新型型专利和和外观设设计专利利三种类类型。发明是指

2、指对产品品、方法法或其改改进所提提出的新新的技术术方案。发发明专利利既保护护产品发发明，也也保护方方法发明明以及用用途发明明。产品品发明是是指仪表表、机器器、设备备、装置置或者液液态、气气态、粉粉末状物物质等人人类创造造的有形形物。方方法发明明是指制制造特定定产品或或者实现现特定技技术目标标采用的的工艺流流程、制制造方法法、技术术手段以以及开拓拓性的用用途的发发明创造造。实用新型型是指对对产品的的形状、构构造或者者其结合合所提出出的适于于实用的的新的技技术方案案。实用用新型必必须是产产品发明明创造，而而方法发发明创造造及用途途发明创创造都不不能申请请实用新新型专利利；实用用新型必必须是具具有固

3、定定形状和和构造的的产品发发明创造造；没有有固定形形状和构构造的气气态、液液态和粉粉末、颗颗粒状物物质以及及单纯的的线路等等不能申申请实用用新型专专利。外观设计计是指对对产品的的形态、图图案、色色彩或者者其结合合作出的的富有美美感的并并适于工工业上应应用的新新设计。外外观设计计是一种种以工业业应用为为目的，依依附于以以具体工工业方法法生产之之产品的的美学设设计，可可以是形形状、图图案、色色彩三种种要素的的一种或或者两种种、三种种的组合合，外观观设计既既可以是是平面的的，也可可以是立立体的。外外观设计计专利保保护对象象只是产产品外观观的美学学设计，不不涉及产产品的技技术内涵涵。1.3 .我国国专

4、利权权的期限限我国专利利法规定定：发明明专利权权期限为为20年，实实用新型型专利权权和外观观设计专专利权期期限都是是10年，都都从专利利申请日日起算。但但是如果果更确切切地讲，我我国各类类专利权权的专利利权实际际保护期期限要比比上述年年限短一一些。例例如发明明专利申申请共经经历了三三个阶段段，先是是提出申申请，再再是专利利申请文文件早期期公开，最最后是批批准授权权与否。在在提出申申请至早早期公开开这一阶阶段专利利申请的的技术内内容还是是保密的的，法律律只保护护专利申申请人因因“申请在在先”而依法法产生的的“先申请请权益”，但对对已申请请专利的的技术内内容没有有实质的的专利权权保护，这这一阶段段

5、对相关关技术内内容的保保护，仍仍然适用用于技术术秘密保保护的法法律规定定。在早早期公开开至批准准授权与与否这一一阶段中中，我国国专利法法规定只只给予专专利申请请人以“临时保保护”，即“申请人人可以要要求实施施其发明明的单位位或者个个人支付付适当的的费用”，但决决不是实实质的完完整的专专利保护护。直到到正式授授予发明明专利权权后，专专利申请请人才正正式“转正”为专利利权人，享享有真正正的完整整的专利利权。所所以，发发明专利利权的全全面的保保护期限限实际上上应当从从授予专专利权日日起开始始。同理理，实用用新型专专利权和和外观设设计专利利权的全全面保护护期限也也开始于于授予专专利权日日起。1.4 我

6、国专专利权的的保护客客体和保保护内容容1.4.1保护护客体并非所有有的发明明创造都都能够被被授予专专利权，根根据我国国专利法法，首先先，对违违反国家家法律、社社会公德德或者妨妨害公共共利益的的发明创创造，不不授予专专利权；其次，对对下列各各项，不不授予专专利权：（一）科科学发现现；（二二）智力力活动的的规则和和方法；（三）疾疾病的诊诊断和治治疗方法法；（四四）动物物和植物物品种但其生生产方法法，可以以依照专专利法规规定授予予专利权权；（五五）用原原子核变变换方法法获得的的物质。1.4.1保护护内容我国专利利法规定定：发明明和实用用新型专专利权被被授予后后，除另另有规定定的以外外，任何何单位或或

7、者个人人未经专专利权人人许可，都都不得实实施其专专利，即即不得为为生产经经营目的的制造、使使用、许许诺销售售、销售售、进口口其专利利产品，或或者使用用其专利利方法以以及使用用、许诺诺销售、销销售、进进口依照照该专利利方法直直接获得得的产品品。外观设计计专利权权被授予予后，任任何单位位或者个个人未经经专利权权人许可可，都不不得实施施其专利利，即不不得为生生产经营营目的制制造、销销售、进进口其外外观设计计专利产产品。我国专利利法还规规定：发发明专利利权和实实用新型型专利权权的保护护范围以以其权利利要求的的内容为为准，说说明书及及附图可可以用以以解释权权利要求求。外观观设计专专利权的的保护范范围则以

8、以表示在在图片或或者照片片中的该该外观设设计专利利产品为为准。1.5我我国的专专利主管管机关根据专专利法第第3条的规规定，国国家知识识产权局局管理全全国的专专利工作作；统一一受理和和审查专专利申请请，依法法授予专专利权。省、市、县县（含县县级市、区区）人民民政府管管理专利利工作的的部门负负责本行行政区域域内的专专利管理理工作。2. 我我国现有有专利立立法、相相关规定定及国际际条约2.1. 中中华人民民共和国国专利法法（119855.4.1施行行；第一一次修改改后19993.1.11施行；第二次次修改后后20001.77.1施施行）2.2 中华华人民共共和国民民法通则则（119877.1.1施行

9、行）2.3 中华华人民共共和国刑刑法（1997.10.1施行）2.4 专利利法实施施细则（1985.4.1施行；第一次修改后1993.1.1施行；第二次修改后2002.7.1施行）2.5 最高高人民法法院关于于审理专专利纠纷纷案件适适用法律律问题的的若干规规定（2001.7.1施行）2.6 最高高人民法法院关于于对诉前前停止侵侵犯专利利权行为为适用法法律问题题的若干干规定（2001.7.1施行）2.7 最高高人民法法院关于于审理专专利纠纷纷案件若若干问题题的解答答（119922.2.9施行行）2.8.最高高人民法法院关于于专利侵侵权纠纷纷案件地地域管辖辖问题的的通知（1987.6.29施行）2

10、.9最最高人民民法院、最最高人民民检察院院关于办办理侵犯犯知识产产权刑事事案件具具体应用用法律若若干问题题的解释释（220044年11月2日施行）2.100 专专利代理理条例（1985.9.12；第一次修改后1991.4.1施行）2.111专利利行政执执法办法法（220011.122.177施行）2.122中华华人民共共和国知知识产权权海关保保护条例例（220044年3月1日施行）2.133 国国防专利利条例(2004年11月1日起施行) 2.144 审审查指南南(220066年新版版) 2.155国家家知识产产权局行行政复议议规程（2002年9月1日起施行）除上述与与专利相相关的主主要法律律

11、法规和和司法解解释外，关关于与专专利相关关的国际际条约，我我国于119855年加入入保护护工业产产权巴黎黎公约，1993年加入专利合作公约， 2001年加入世贸组织WTO，我国承诺履行与贸易有关的知识产权协议（TRIPS）。3. 专专利非诉诉讼法律律服务3.1 专利管管理在专利非非诉讼法法律服务务中，指指导客户户建立专专利管理理机构，进进行有效效的专利利管理是是知识产产权律师师重要的的工作内内容。3.1.1确定定专利管管理机构构的职责责范围专利管理理机构的的职责范范围通常常包括以以下内容容：相关技技术领域域最新专专利信息息的收集集与分析析。国内外外专利申申请的办办理。专利文文件的整整理与归归档

12、管理理。专利价价值评估估。参与专专利战略略的制订订。参与专专利诉讼讼的进行行。3.1.2. 指导客客户制定定专利战战略专利战略略的内容容包括专专利调查查战略、专专利申请请战略、专专利实施施战略和和专利诉诉讼战略略等方面面。其中中专利调调查战略略通常包包括技术术动向调调查、专专利性调调查、专专利法律律状态调调查、同同族专利利调查、监监视调查查等。专利申请请战略通通常包括括基本专专利战略略、外围围专利战战略、抢抢先申请请战略等等。专利实施施战略主主要包括括专利实实施战略略、专科科转让战战略、专专利许可可转让、专专利引进进战略等等。3.1.3. 指导客客户进行行专利培培训律师应当当专利管管理机构构门

13、定期期安排有有关课程程对员工工进行专专利知识识培训，培培训的内内容包括括专利相相关法律律法规，相相关案例例，最新新专利信信息等。3.2指指导客户户进行专专利转让让和实施施许可业业务3.2.1根据据专利法法的的规规定，专专利申请请权和专专利权都都可以转转让。在在办理专专利申请请权和专专利权转转让业务务时，应应注意以以下几点点：（1）中中国单位位或者个个人向外外国人转转让专利利申请权权或者专专利权的的，必须须经国务务院有关关主管部部门批准准。（2）转转让专利利申请权权或者专专利权的的，让与与人与受受让人应应当订立立合同。该该合同为为要式合合同，即即必须以以书面形形式订立立。对转转让专利利申请权权或

14、者专专利权的的合同，除除专利法法或有关关行政法法规另有有规定的的以外，应应适用中中华人民民共和国国合同法法的有有关规定定。（3）转转让专利利申请权权或者专专利权的的让与人人与受让让人订立立转让合合同后，应应当向国国务院专专利行政政部门办办理登记记。专利利申请权权或者专专利权的的转让自自登记之之日起生生效。需需要指出出的是，当当事人办办理登记记，是专专利申请请权或者者专利权权转移生生效的要要件，而而不是转转让合同同生效的的要件。依依照合同同法的规规定，依依法成立立的转让让专利申申请权或或者转让让专利权权的合同同，自成成立时即即生效，当当事人一一方不得得以未经经登记为为由主张张合同无无效。合合同成

15、立立后，因因未向国国务院专专利行政政部门办办理登记记手续使使转让不不生效的的，当事事人应当当依法补补办登记记手续。（4）按按照国务务院发布布的国国防专利利条例的的规定，国国防专利利申请权权和国防防专利权权只能向向国内的的中国单单位或者者中国公公民转让让，禁止止向国外外的单位位或者个个人转让让。转让让国防专专利申请请权或者者国防专专利权的的，属于于全民所所有制单单位的，须须经该单单位上级级主管部部门批准准；属于于集体所所有制单单位或者者个人的的，须经经国防专专利局批批准。向向中外合合资经营营企业、中中外合作作经营企企业转让让国防专专利申请请权或者者国防专专利权的的，须向向国防专专利局提提出申请请

16、，由国国防专利利局报国国防科工工委批准准。3.2.2按照照被许可可人取得得的实施施权的范范围以及及被许可可人享有有的权利利，可以以将专利利实施许许可分为为以下55种类型型：（1）独独占实施施许可（简简称独占占许可）是是指在一一定时间间内，在在专利权权的一定定地域范范围内，专专利权人人只许可可一个被被许可人人实施其其专利，而而且专利利权人自自己也不不得实施施该专利利。独占占实施许许可被许许可人的的地位与与专利权权人有相相似之处处。独占占实施许许可的被被许可人人可以根根据合同同的约定定独占地地实施专专利技术术，排除除专利权权人的实实施行为为，也可可以在专专利权人人不起诉诉的情况况下单独独提起侵侵权

17、诉讼讼，或者者请求人人民法院院采取诉诉前临时时措施。（2）排排他实施施许可（简简称排他他许可）也也称独家家许可，是是指在一一定时间间内，在在专利权权的一定定地域范范围内，专专利权人人只许可可一个被被许可人人实施其其专利，但但专利权权人自己己有权实实施该专专利。排排他许可可与独占占许可的的区别就就在于排排他许可可中的专专利权人人自己享享有实施施该专利利的权利利，而独独占许可可中的专专利权人人自己也也不能实实施该专专利。（3）普普通实施施许可（简简称普通通许可）是是指在一一定时间间内，专专利权人人许可他他人实施施其专利利，同时时保留许许可第三三人实施施该专利利的权利利。这样样，在同同一地域域内，被

18、被许可人人同时可可能有若若干家，专专利权人人自己也也可以实实施。普普通许可可是专利利实施许许可中最最常见的的一种类类型。普普通许可可的被许许可人能能否作为为原告提提起侵权权诉讼，能能否申请请人民法法院采取取临时措措施，关关键在于于实施许许可合同同的具体体约定。（44）分实实施许可可（简称称分许可可）是针针对基本本许可而而言的，即即在被许许可人与与专利权权人订立立实施许许可合同同的基础础上，被被许可人人依照与与专利权权人的协协议，作作为许可可人再许许可第三三人实施施同一专专利，被被许可人人与第三三人之间间的实施施许可就就是分许许可。被被许可人人签订这这种分许许可合同同必须得得到专利利权人的的同意

19、，否否则无权权订立分分许可合合同。（55）交叉叉实施许许可（简简称交叉叉许可）也也称作互互换实施施许可，是是指两个个专利权权人互相相许可对对方实施施自己的的专利。这这种许可可，两个个专利的的价值大大体是相相等的，所所以一般般是免交交使用费费的，但但如果二二者的技技术效果果或者经经济效益益差距较较大，也也可以约约定由合合同一方方当事人人给予另另一方当当事人以以适当的的补偿。交交叉许可可的性质质，既可可以是普普通许可可，也可可以是独独占许可可或排他他许可。3.3 代理专专利行政政维权3.3 .1.代理客客户提起起行政处处理请求求我国专专利法第第57条的的规定，专专利权被被侵犯的的救济方方式包括括：

20、（11）协商商，即专专利侵权权纠纷可可以由当当事人协协商解决决；（22）司法法救济，即即专利权权人或者者利害关关系人向向人民法法院提起起民事诉诉讼；（3）行政救济，即专利权人或者利害关系人请求管理专利工作的部门处理，要求责令停止侵权行为，也可以就赔偿额请求调解。管理专利利工作的的部门对对专利侵侵权纠纷纷的处理理包括以以下职能能：一是是应当事事人的请请求，对对专利侵侵权纠纷纷进行处处理，认认定侵权权行为成成立的，责责令侵权权人立即即停止侵侵权行为为，这是是具体行行政行为为，当事事人不服服的，可可以依法法提起行行政诉讼讼。侵权权人期满满不起诉诉又不停停止侵权权行为的的，管理理专利工工作的部部门可以

21、以申请人人民法院院强制执执行。二二是在行行政处理理的过程程中，应应当事人人的请求求，就专专利侵权权的赔偿偿额进行行调解。这这是一种种调解，不不具有约约束力，调调解不成成的，当当事人可可以依法法提起民民事诉讼讼。律师在指指导客户户向专利利管理部部门提出出行政请请求，主主要包括括以下工工作内容容：起草草行政请请求书、指指导客户户收集必必要的权权利证据据和侵权权证据等等。3.3 .2. 代理理客户进进行海关关知识产产权保护护备案根据知知识产权权海关保保护条例例的规规定，海海关依照照国家有有关法律律规定，在在边境执执法中保保护与进进出境货货物有关关并受中中华人民民共和国国法律行行政法规规保护的的知识产

22、产权，其其中包括括专利权权。律师在代代理当事事人办理理知识产产权海关关备案时时应注意意，权利利人向海海关总署署提出海海关保护护备案申申请，应应事先向向海关领领取备案案申请书书。权利利人或其其代理人人应按照照要求填填写申请请书，并并随附有有关文件件，送交交或寄送送海关总总署。权利人提提出备案案申请，应应按照一一项权利利一份申申请的原原则提出出，即每每份申请请书只能能就一份份权利证证书上的的专利提提出申请请。申请请书应用用中文填填写，并并保证交交验的申申请文件件真实、有有效。权利人在在提交申申请时应应当同时时附送下下列文件件：专利权权人的身身份证明明文件；授权委委托书；专利证证书的复复印件，经经专

23、利局局登记和和公告的的专利转转让合同同副本，专专利实施施许可合合同副本本；海关总总署认为为需要附附送的其其他文件件。交验验的文件件为外文文的，同同时提交交中文译译本。3.4专专利申请请代理3.4.1国内内专利代代理根据专利利法规定定，中国国单位或或者个人人在国内内申请专专利和办办理其他他专利事事务的，可可以委托托专利代代理机构构办理。因因此，具具有专利利代理资资格的律律师事务务所可以以以事务务所身份份从事专专利代理理法律服服务的；而没有有专利代代理服务务资格，但但确有能能力从事事专利代代理法律律服务的的，可以以参照民民事诉讼讼中类似似公民代代理的方方式，从从事专利利代理工工作。专利代理理根据申

24、申请专利利类型的的不同而而有所不不同。申请发明明专利的的，一般般包括如如下几个个阶段：1、撰写写发明申申请文件件并递交交申请：与客户户建立委委托关系系后，首首先与客客户进行行沟通，进进行技术术交底；然后对对相关技技术进行行检索，确确定相关关发明的的发明点点；正式式撰写申申请文件件，包括括权利要要求书、说说明书等等；递交交正式申申请。22、专利利审查中中的代理理：1、初步步审查程程序中的的代理：协助客客户做好好初审程程序中对对文件、期期限和费费用的管管理，对对可能的的程序或或其他瑕瑕疵进行行补正；2、实质质审查程程序中的的代理：主要为为帮助客客户做好好对专利利局针对对申请文文件可能能作出的的实质

25、审审查意见见通知书书的答复复。3、授权权阶段的的代理：对最终终获得授授权的发发明申请请，应协协助客户户做好对对相关文文件、期期限和费费用的管管理。申请实用用新型或或外观设设计专利利的，一一般包括括如下几几个阶段段：1、撰写写申请文文件并递递交申请请：与客客户建立立委托关关系后，首首先与客客户进行行沟通，进进行技术术交底；然后对对相关技技术进行行检索，确确定相关关发明创创造的发发明点；正式撰撰写申请请文件；递交正正式申请请。2、初步步审查程程序中的的代理：协助客客户做好好初审程程序中对对文件、期期限和费费用的管管理，对对可能的的程序或或其他瑕瑕疵进行行补正；3、授权权阶段的的代理：对最终终获得授

26、授权的发发明申请请，应协协助客户户做好对对相关文文件、期期限和费费用的管管理。3.4.2涉外外专利代代理根据专利利法规定定，在中中国没有有经常居居所或者者营业所所的外国国人、外外国企业业或者外外国其他他组织在在中国申申请专利利和办理理其他专专利事务务的，应应当委托托国务院院专利行行政部门门指定的的专利代代理机构构办理；中国单单位或者者个人将将其在国国内完成成的发明明创造向向外国申申请专利利的，应应当先向向国务院院专利行行政部门门申请专专利，委委托其指指定的专专利代理理机构办办理，并并遵守专专利法第第四条的的规定；中国单单位或者者个人可可以根据据中华人人民共和和国参加加的有关关国际条条约提出出专

27、利国国际申请请；申请请人提出出专利国国际申请请的，应应当遵守守前述规规定。因因此，除除极少数数例外，律律师事务务所律师师从事涉涉外专利利申请，相相应律师师事务所所应具有有涉外专专利申请请代理资资格。在涉外专专利申请请实务上上，一般般分为国国内向国国外申请请（内向向外）和和国外向向国内申申请（外外向内），其其形式一一般分为为PCTT模式和和优先权权模式。鉴鉴于篇幅幅和其服服务的特特殊性，此此处不做做展开。3.5专专利行政政复议代代理根据规定定，公民民、法人人和其他他组织,认为国国家知识识产权局局的具体体行政行行为侵犯犯其合法法权益的的,可以向向国家知知识产权权局申请请复议。复复议申请请人、第第三

28、人可可以委托托代理人人代为参参加复议议。因此此，律师师可以代代理复议议申请人人、第三三人参加加国家知知识产权权局的行行政复议议。按规定，目目前国家家知识产产权局受受理专利利行政复复议的范范围，包包括:(一)专利申申请人对对不予受受理其申申请不服服的;(二)专利申申请人对对申请日日的确定定有争议议的;(三)专利申申请人对对视为未未要求优优先权不不服的;(四)专利申申请人对对其专利利申请按按保密专专利申请请处理或或者不按按保密专专利申请请处理不不服的;(五)专利申申请人对对专利申申请视为为撤回不不服的;(六)专利申申请人对对视为放放弃取得得专利权权的权利利不服的的;(七)专利权权人对专专利权终终止

29、不服服的;(八)专利申申请人、专专利权人人因耽误误有关期期限导致致其权利利丧失,请求恢恢复权利利而不予予恢复的的;(九)专利权权人对给给予实施施强制许许可的决决定不服服的;(十)强制许许可请求求人对终终止实施施强制许许可的决决定不服服的;(十一)国际申申请的申申请人对对国家知知识产权权局根据据专利法法实施细细则第一一百零二二条终止止其国际际专利申申请不服服的;(十二)国际申申请的申申请人对对国家知知识产权权局根据据专利法法实施细细则第一一百一十十五条所所作复查查决定不不服的;(十三三) 专利利代理机机构对撤撤销其机机构的处处罚不服服的;(十四) 专利代代理人对对吊销其其专利利代理人人资格证证书

30、的的处罚不不服的; (十十五)公民、法法人和其其他组织织认为国国家知识识产权局局作出的的其他具具体专利利行政行行为侵犯犯其合法法权益的的。不包包括：(一)专利申申请人对对驳回专专利申请请的决定定不服的的;(二)专利申申请人对对复审决决定不服服的;(三)专利权权人和无无效宣告告请求人人对专利利复审委委员会就就无效宣宣告请求求所作决决定不服服的;(四)专利权权人或实实施强制制许可的的被许可可人对实实施强制制许可使使用费的的裁决不不服的;(五)国际申申请的申申请人对对国家知知识产权权局作为为国际申申请的受受理单位位、国际际检索单单位和国国际初步步审查单单位所作作决定不不服的。有关专利利行政复复议的具

31、具体事项项，可参参照相关关律师从从事行政政复议指指引及国国家知识识产权局局行政复复议规程程规定定。3.6专专利复审审代理理论上，专专利复审审是一种种特殊的的专利行行政复议议程序。根根据专利利法，专专利申请请人对国国务院专专利行政政部门驳驳回申请请的决定定不服的的，可以以自收到到通知之之日起三三个月内内，向专专利复审审委员会会请求复复审。专专利复审审委员会会复审后后，作出出决定，并并通知专专利申请请人。在复审代代理中，主主要工作作包括：1、分析析确定请请求复审审的理由由，撰写写并向专专利复审审委员会会提交复复审请求求书，必必要时，可可对专利利申请文文件进行行修改以以消除驳驳回决定定指出的的缺陷；

32、2、对专专利复审审委员会会合议组组可能发发出的复复审通知知书进行行仔细研研究并答答复，必必要时，可可对专利利申请文文件进行行修改以以消除复复审通知知书指出出的缺陷陷；3、参加加复审程程序中可可能发生生的口头头审理。4、收到复审决定书后，若维持原驳回决定的，应协助客户仔细分析；客户对专利复审委员会的复审决定不服的，可以自收到通知之日起三个月内向人民法院起诉。3.7 专利无无效代理理理论上，可可将专利利无效归归入为一一种特殊殊的专利利行政复复议程序序。专利利法规定定：自国国务院专专利行政政部门公公告授予予专利权权之日起起，任何何单位或或者个人人认为该该专利权权的授予予不符合合本法有有关规定定的，可

33、可以请求求专利复复审委员员会宣告告该专利利权无效效。实务务中，专专利无效效常常成成为专利利侵权诉诉讼中，被被告的一一种诉讼讼手段。专专利无效效代理包包括代理理专利无无效申请请人和代代理专利利无效被被申请人人。代理专利利无效申申请人的的律师主主要工作作包括：1、与客客户建立立委托关关系，根根据无效效请求的的目的确确定无效效代理中中的整体体策略；2、分析析相关专专利及公公知技术术，决定定无效宣宣告请求求的理由由，并组组织证据据，按规规定撰写写并提交交无效请请求书及及相关证证据，并并及时缴缴纳费用用；3、答复复复审委委员会无无效合议议组可能能发出的的审查通通知书；4、参加加可能的的口头审审理程序序，

34、对相相关证据据、事实实进行质质证、辩辩论，进进一步结结合证据据阐述无无效理由由；5、帮助助客户分分析无效效请求审审查决定定，以确确定是否否可能提提起诉讼讼；若与与侵权诉诉讼有关关的，应应依此确确定在侵侵权诉讼讼中的后后续对策策。代理专利利无效被被申请人人的律师师主要工工作包括括：1、与客客户建立立委托关关系，分分析无效效宣告请请求书的的理由、证证据，确确定无效效代理中中的整体体策略；2、按规规定撰写写并提交交针对无无效请求求书的意意见陈述述书，必必要时，应应协助客客户修改改被申请请无效发发明或实实用新型型专利的的权利要要求书；3、答复复复审委委员会无无效合议议组可能能发出的的审查通通知书；4、

35、参加加可能的的口头审审理程序序，对相相关证据据、事实实进行质质证、辩辩论，进进一步反反驳无效效宣告请请求书无无效理由由；5、帮助助客户分分析无效效请求审审查决定定，以确确定是否否可能提提起诉讼讼；若与与侵权诉诉讼有关关的，应应依此确确定在侵侵权诉讼讼中的后后续对策策。无论是代代理专利利无效申申请人还还是代理理专利无无效被申申请人，律律师都应应当按无无效中的的策略判判断是否否进行和和解。4. 专专利诉讼讼法律服服务4.1 专利民民事诉讼讼4.1.1专利利权归属属纠纷此类案件件主要包包括专利利申请权权纠纷案案件、专专利权权权属纠纷纷案件、职职务发明明创造发发明人、设设计人奖奖励、报报酬纠纷纷案件和

36、和发明人人、设计计人资格格纠纷案案件等。律律师代理理此类案案件应注注意以下下几个问问题：4.1.1.11 管管辖法院对专专利权属属纠纷的的管辖，由由被告住住所地人人民法院院管辖。4.1.1.22. 与与专利侵侵权纠纷纷能否并并案审理理在实践中中，往往往遇到专专利权属属纠纷与与专利侵侵权纠纷纷交织在在一起，比比如，原原告起诉诉要求分分享被告告（专利利权人）的的专利权权，同时时要求法法院追究究被告转转让或实实施该专专利的侵侵权责任任。法院院在审理理此类案案件是，通通常会对对两个纠纠纷案件件分案审审理。4. 11.2专专利合同同诉讼此类案件件主要包包括专利利申请权权转让合合同案件件、专利利权转让让合

37、同纠纠纷案件件、专利利实施许许可合同同纠纷案案件等。律律师代理理此类案案件应注注意以下下几个问问题：4. 11.2 .1. 管辖辖根据合合同法规规定的“或裁或或审”原则，律律师应当当指导当当事人选选择合适适的争议议解决方方式。同同时，就就应注意意按照合合同约定定的法院院来确定定管辖，如如果约定定不明或或约定违违反级别别管辖或或专属管管辖的，约约定无效效。4. 11.2 .2 准确定定位合同同类型专利合同同纠纷涉涉及多种种不同的的合同类类型，其其法定的的权利、义义务也各各不相同同。因此此，律师师应仔细细分析争争议合同同的真正正类型，然然后确定定当事人人的权利利义务及及相应的的违约责责任等。4.

38、11.3专专利侵权权诉讼4. 11.3.1 作作为原告告代理人人律师实实务4. 11.3.1 .1 权权利证据据的收集集与整理理主要包括括专利证证书、说说明书及及其附图图、专利利缴费单单据、专专利登记记簿副本本、专利利实施许许可合同同等，以以确认原原告是否否有诉讼讼主体资资格。4. 11.3.1 .2 侵侵权证据据的收集集与整理理专利案件件的侵权权证据主主要是指指侵权产产品及与与其相关关的资料料，如网网页、销销售广告告、销售售合同等等。权利利人在收收集侵权权证据时时必须采采取合法法的手段段；对于于一些关关键的证证据，建建议采用用公证取取证的方方法。4. 11.3.1 .3专利利侵权分分析综合前

39、述述权利证证据和侵侵权证据据，进行行专利稳稳定性以以及专利利与侵权权产品技技术特征征对比分分析，出出具专利利侵权分分析报告告，初步步判断诉诉讼可能能性，并并确定是是否采取取下一步步的诉讼讼措施。4. 11.3.1 .4 诉诉前临时时措施的的运用如果企业业决定通通过诉讼讼途径解解决侵权权纠纷，则则可以考考虑使用用诉前临临时措施施。诉前前临时措措施，包包括诉前前禁令、财财产保全全和证据据保全三三种。诉诉前禁令令，可以以根据具具体情况况，申请请采取查查封、扣扣押或法法律规定定的其它它方法。财产保全，可以根据具体情况，采取查封、扣押、冻结或法律规定的其它方法。证据保全，可以根据具体情况，采取查封、扣押

40、、拍照、录像、录音、复制、鉴定、勘验等方法。中华人人民共和和国专利利法第第六十一一条规定定，专利利权人或或者利害害关系人人有证据据证明他他人正在在实施或或者即将将实施侵侵犯其专专利权的的行为，如如不及时时制止将将会使其其合法权权益受到到难以弥弥补的损损害的，可可以在起起诉前向向人民法法院申请请责令停停止有关关行为和和财产保保全的措措施。最最高人民民法院制制定发布布的最最高人民民法院关关于诉前前停止侵侵犯专利利权行为为适用法法律问题题的若干干规定，对对人民法法院如何何适用该该项诉前前临时司司法措施施作出了了具体司司法解释释。4. 11 .33.1 .5起起诉律师在了了解案情情后，应应确定专专利侵

41、权权类型及及被告，在在考查诉诉讼时效效后确定定管辖法法院提起起诉讼。级别管辖辖上，中中级以上上人民法法院对一一审专利利案件具具有管辖辖权。地域管辖辖上，专专利侵权权纠纷案案件，由由侵权行行为地和和被告住住所地人人民法院院管辖。如如果存在在多个被被告，可可以选择择其中一一个被告告的侵权权行为地地或被告告住所地地人民法法院管辖辖。需注意，根根据不同同案情及及被告采采取的对对应措施施，在被被告提起起无效的的情形下下参加相相应无效效程序及及无效所所应当采采取的策策略；参参与侵权权诉讼合合议庭可可能提起起的中止止案件听听证等。4. 11 .33.1.6举证证期限结结束后，根根据合议议庭的安安排，参参加庭

42、审审。针对对争议较较大的技技术问题题，可申申请鉴定定。4. 11 .33.1.7一审审判决后后，分析析判决内内容并根根据客户户的要求求，提起起上诉或或或放弃弃上诉。4. 11 .33.2. 作为为被告代代理人律律师实务务4. 11 .33.2. 1 原告权权利确认认。在收到起起诉状副副本后，首首先应该该查证对对方的详详细信息息，同时时进行相相关的专专利检索索，对权权利人的的主体资资格、专专利有效效性进行行确认。4. 11 .33.2. 2 自我审审查审查自己己的被控控产品否否侵权对对方的专专利权。将涉嫌侵权产品与专利的技术特征进行比较，进行专利侵权分析，出具法律报告。审查已有有技术，以以确定是

43、是否应针针对涉案案专利权权是否提提起无效效，并参参与无效效程序；通过无无效程序序，申请请法院中中止侵权权案件的的审理。如果发现现本企业业确实已已经侵犯犯对方的的专利权权且无效效可能性性较低，则则应当在在诉讼及及无效过过程中与与对方进进行协商商，尝试试以和解解解决纠纠纷。针对庭审审中争议议较大的的技术问问题，可可申请鉴鉴定。4. 11 .33.2. 3 应对原原告申请请的“诉前临临时措施施”如果对方方已经申申请了“诉前临临时措施施”，对于财财产保全全，可根根据中中华人民民共和国国民事诉诉讼法第第九十五五条的规规定，向向法院提提供担保保，由法法院决定定解除财财产保全全。对于诉前前禁令和和证据保保全

44、，如如果确定定本企业业没有侵侵权行为为，应该该积极应应诉，尽尽量缩短短诉讼时时间，同同时准备备向对方方提出赔赔偿要求求。4. 11 .33.2. 4侵侵权抗辩辩当企业在在专利侵侵权诉讼讼中作为为被告被被控侵权权的时候候，可以以采取以以下几种种方法进进行抗辩辩：滥用用专利权权抗辩、不不侵权抗抗辩、已已有技术术抗辩、诉诉讼时效效抗辩。4.2 专利行行政诉讼讼由于作出出行政决决定的机机关不同同、决定定的内容容不同，专专利行政政案件可可以分为为以下三三类：（1）以以专利复复审委员员会作为为被告的的专利行行政案件件，包括括.不服专专利复审审委员会会维持驳驳回申请请复审决决定的案案件。不服专专利复审审委员

45、会会专利权权无效宣宣告请求求决定的的案件。（2）以以国家知知识产权权局专利利局为被被告的专专利行政政案件，包包括.不服国国家知识识产权局局专利局局作出的的实施强强制许可可决定的的案件。不服国家知识产权局专利局作出的实施强制许可使用费裁决的案件。不服国务院专利行政部门行政复议决定案件。（3）以以管理专专利工作作的部门门为被告告的专利利行政案案件，包包括不服管管理专利利工作的的部门做做出的责责令停止止专利侵侵权行为为的案件件。不服管管理专利利工作的的部门做做出的处处罚假冒冒他人专专利行为为的案件件。不服管管理专利利工作的的部门做做出的处处罚冒充充专利行行为的案案件。不服管管理专利利工作的的部门做做

46、出的对对专利代代理机构构或者专专利代理理人的惩惩戒行为为的案件件。4.3 专利刑刑事诉讼讼4.3.1罪名名概述4.3.1.11中华华人民共共和国刑刑法第第二百一一十六条条，假冒冒专利罪罪。假冒专利利行为包包括：（1）未未经许可可，在其其制造或或者销售售的产品品、产品品的包装装上标注注他人专专利号的的；（2）未未经许可可，在广广告或者者其他宣宣传材料料中使用用他人的的专利号号，使人人将所涉涉及的技技术误认认为是他他人专利利技术的的；（3）未未经许可可，在合合同中使使用他人人的专利利号，使使人将合合同涉及及的技术术误认为为是他人人专利技技术的；（4）伪伪造或者者变造他他人的专专利证书书、专利利文件

47、或或者专利利申请文文件的。4. 33.2刑刑事案件件的具体体操作作为侵犯犯假冒专专利罪案案件的被被告辩护护人，律律师可以以注意以以下几个个方面的的问题：（1）原原告提供供的证据据不能证证明其享享有专利利权，具具体要点点参照民民事部分分。（2）起起诉被告告侵权的的事实不不清，证证据不足足或程序序违法。（3）犯犯罪构成成要件不不满足：不具备备犯罪构构成的主主观要件件。主观观上没有有犯罪的的故意，不不构成犯犯罪。“假冒专专利罪”的主观观要件只只能是故故意，疏疏忽大意意的过失失或过于于自信的的过失都都不能构构成侵犯犯假冒专专利罪。不具备备犯罪构构成的客客观要件件。假冒冒专利罪罪的认定定条件包包括：（1）非法经营数额在二十万元以上；或者（2）违法所得数额在十万元以上的；或者（3）给专利权人造成直接经济损失五十万元以上的；或者（4）假冒两项以上他人专利，非法经营数额在十万元以上或者违法所得数额在五万元以上的；（5）其他情节严重的情形。5 附则则本指引由由上海市市律师协协会知识识产权法法律研究究委员会会起草，并并非强制制性或规规范性规规定，仅仅供律师师在实际际业务中中参考。