商标法中的功能性原则(共6页).docx

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1、精选优质文档-倾情为你奉上 注册和保护中最重要的原则是显 著性原则，商标显著性理论也是商标法律制度的核心理论。各国商标立法都从不同角度对显著性理论作了规定，而商标功能性问题却还处于逐渐被人们分析和认识阶 段。从目前各国的立法规定来看，大多数西方发达国家的商标法只对立体商标的功能性问题作了明确规定，如英国商标法在第3条第2款规定，如果标记完全是 由下列要素构成的，则它不能注册为商标：(a)商品自身的质产生的形状；(b)商品要达到的技术效果所必需的形状；(C)给商品带来实质性价值的形状。 德国商标法也在第3条第2款作出了几乎相同的规定。日本商标法在第4条第1款第18项规定，为确保商品或者商品包装发

2、挥的功能所必需的立体形状构 成的商标不能获得注册。我国商标法在第12条规定，以三维标志申请注册商标的，仅由商品自身的性质产生的形状、为获得技术效果而需要的商品形状或者使 商品具有实质性价值的形状，不得注册。只有美国商标法没有将功能性标识的规定限定于立体标志。美国专利和商标局以及美国法院一直认为，功能性标识不能作为 商标获得注册和保护，但该原则的立法化却在1998年美国国会修改兰哈姆法时才实现。当时，国会在兰哈姆法中增加了一项15 uSC,1052(e)(5)，规定“任何由总体上具有功能性的东西构成的商标”不能注册在主登记簿上。该项规定不但没有具体限定功能性分析所适用 的商标构成要素，还通过“任

3、何”一词将功能性规定的范围无限扩大，这把包括立体标志在内的一切标识都囊括进来。 从普遍意义上说，各国立法对立体商标功能性认识不足，对立体标志以外标识的商标功能性根本上就缺乏认识。法律对于生活有一个逐渐发现的过程，商标功能性集 中体现在由三维标志构成的立体商标中，可法律允许将立体标志作为商标保护出现于商标制度的突破性发展之后。世界上最早在商标法中明确规定保护立体商标的是 1857年的法国。但法律有明确规定并不意味着立体商标在实践生活中会立即遍地开花。以美国为例，1946年兰哈姆法就规定了保护立体商标，但在该法 颁布后的很长时间里，商品包装一直不能作为商标注册。美国专利商标局在1958年的“海格”

4、案中终于表明商品包装可以注册为商标。在该案中，威士忌酒的 “箍缩瓶”被认定为可以指示商品的来源而获得了注册。从上文梳理的各国规定来看，大多数国家对立体标志外的商标功能性没有规定。 本文主要介绍美国商标法律制度对于商标功能性的认识，结合其他西方发达国家以及我国商标法律制度规定，厘清商标功能性的基本原理，希望此分析能对我国今后商标立法中商标功能性的规定有所启示。 这里，笔者需要明确的是，除了商标具有功能性以外，商品包装、商业外观等也具有功能性，这些标识的功能性问题也应该属于功能性探讨的范围。但是，在美国， 兰哈姆法本来就把商业外观作为商标的一种特殊形式进行保护，同时，商标权可以通过使用获得，未注册

5、为商标的商品包装、商业外观既可以要求商标保护，也 可以提出反不正当竞争主张，在反不正当竞争纠纷中同样要判断功能性问题。商标以外的商业标识功能性的判断和商标的功能性判断没有什么原则上的区别，因此， 虽然本文以“商标的功能性”为题，但本文所说商标功能性原则的适用范围比其文义所包含的内容要)，确切地说应该是“商业标识的功能性”。 一、商标功能性的概念和分类 什么是商标的功能性?我们很难从一个统合的角度给它一个概括的定义，因为美国法区分了实用功能性(UTILITARIAN FUNCTIONALITY)和美学功能性(AESTHETIC FUNCTIONALITY)，抽离两者内部规定性的共同特征来整合出一

6、个共通的定义会太抽象而使人们不得其意。因此，我们从两条线索探讨商标功能性问题。美国法中最早发现的商标功能性是实用功能性，该发现体现了法律逻辑演变中的内在悖论，因为不允许功能性商标获得注册或保护恰恰是从实用特征获得商标地位开 始的。100多年前，美国法院曾明确指出，颜色不能作为商标使用；商标必须是商品之外、能从商品分离的东西。桶、盒子或者包装的尺寸以及形状也难为商标。 但是，这并不能阻碍人们在现实生活中把产品设计或包装当作识别商品来源的标记。尽管司法判例不认可，消费者仍然将形状、包装等商品外观作为商标看待。如此 一来，若不保护这些标记，任由其他竞争者使用相同或类似标志则显然有违公平。于是，法院迫

7、于现实压力发展了假冒诉讼，以此保护具有实用意义的商标。但是， 事有一利必带一弊，对实用特征提供了商标保护后，如果过度保护实用特征，则会妨碍自由竞争，同时也和专利法规定相冲突，因为根据专利政策，对实用设计只提 供有限期间的保护。于是，1904年，第二巡回法院在马弗尔诉珀尔(MARVEL COVPEARL)一案中提出，产品实际运转所必需的那些特征或者用于提高产品效能的特征不能被保护。这是对商标实用功能性的最早概括。此后，法院逐 渐通过不同的标准发展、校正了商标实用功能性。1995年，最高法院在夸里提克斯(QUALITEX COVJACOBSON PRODUCTS)一案中对实用功能性所做的定义具有划

8、时代的意义，该案认为，如果商品特征为商品使用或性能所必需，或者影响商品的成本或质量，而独占使 用该特征会给其他竞争者带来非由商业信誉本身产生的严重不利，则该特征就是功能性的。例如，由于蓝色、蓝红色影响药品的使用就具有功能性，因为很多高龄的 患者都把颜色和疗效联系在一起，一些患者将药物混合在一个容器中，通过颜色对它们进行区分。在紧急情况下，颜色可以在一定程度上帮助区分药品，在某种药品 以及它们的同类药品上使用相同的颜色可以防止分发药品的人发生混淆。饮料瓶使用的黑色由于影响商品的效能而具有功能性，因为黑色可以完全避光，由此来保持 瓶子里的东西新鲜；同时黑色使消费者肉眼看不见瓶子里饮料的果汁和果肉之

9、间的分离，而消费者一旦看到这种分离状态会大倒胃口，就不再想购买饮料了。白色影 响药品的成本具有功能性，因为药片的自然颜色就是白色，如果允许对白色进行独占，则其他竞争者就必须额外增加成本将药片涂抹成别的颜色。 美国法对于美学功能性的认识略晚于对实用功能性的认识，但也有将近100年的历史了。1913年美国法院就认识到了美学功能的存在，第三巡回法院在约翰 赖斯诉雷德利克(JOHN HRICE&COVREDLICH MFGCO)一案中指出，美学特征同样会带来竞争优势，该案涉及的是一个像台式电话机的小瓶子，它把平时人们经常使用的物品微缩化，给人一种幽默、诙 谐的感觉，因此颇受消费者喜爱，对孩子们尤其如此

10、。其后，人们在一些模仿动物或者卡车的玩具上都发现了这种美学功能的存在。关于美学功能的明确规定则最早 见于1938年美国侵权法重述(第二次)，“如果消费者购买商品很大程度上是因为商品所具有的美学功能，那么，这些美学特征就具有功能性，因为它们促成了 美学价值的产生，有助于实现商品所要达到的目标。”美国第九巡回法院于1952年就帕列罗诉华莱士瓷器公司(PAGLIERO VWALLACE CHINA CO)一案作出判决时首次适用了美学功能原则。该案中，被告模仿了原告的四个花样设计生产了宾馆用餐具。第九巡回法院运用“重要因素 (IMPORTANT INGREDIENT)”标准判断美学功能的存在，提出下述

11、观点：如果特的特征是商品获得商业成功的重要因素，为了维护自由竞争之利益，若该特征没有申请 专利、不受著作权保护，则允许其他人对其进行模仿。法院发现，花样设计具有功能性，因为花样设计的吸引力和视觉愉悦是最重要的卖点。在迪尔诉农地公司 (DEERE&COVFARMLAND，INC)一案中，第八巡回法院也认为，绿色具有功能性。该案中，原告是美国最大的农业机械生产商， 它在一种挂在农用拖拉机上的装货机械上使用了一种绿色JOHN DEERE GREEN，该机械的主要功能是铲挖和搬运肥料、积雪。被告也在同类装货机械上使用相似的绿色，原告要求被告停止在该类机械上使用类似的绿色。法院认为， 因为农用拖拉机的颜

12、色是绿色的，而很多时候农民会把装货机械挂在拖拉机上，他们非常希望装货机械的颜色和拖拉机的颜色一致，这样该颜色就具有美学功能，绿 色不能为原告独占，其他竞争者仍然可以使用绿颜色作为商标。在前文提到的QUALITEX一案中，最高法院也通过引用美国反不正当竞争法重述(第三次)的 规定，明确认可了美学功能的存在，指出美学价值存在于一种替代设计无法产生的实质利益。那么，究竟哪些商品特征可能具有功能性呢?前文我们已经提到了主要是产品的外形，除此之外，还有产品的包装、商业外观和颜色。饶有兴味的是，在美国商标法 发展历史中，曾经有一个阶段，法院认为，任何不能作为商标使用的标记都是功能性的，词语、名字也可以，如

13、DAMN IM GOOD就具有功能性。有学者批判说，从商标角度分析，词语分为三类：一为可以在任何情况下都能识别商品来源的词语；一为功能性词语；还有处于二者之间的 不具有显著性但通过使用能够获得显著性的描述性词语。笔者认为，该学者的评论有待商榷。词语本身很难具有功能性，如果它直接表示了商品的功能，那它也只是 通过使用可以获得显著性的描述性词汇，这和词汇本身具有功能性是不同的。因此，笔者认为，除了立体商标、商业外观、商品包装和颜色外，其他标识很难具有功 能性，因此，它们的客观构成本身限制了其表现力，决定了它们和商标功能性无缘。 三、商标功能性的判断标准 怎样判断商标具有功能性，美国司法实践给出了不

14、同的答案，综合起来主要有实用标准、竞争必需标准和二分标准三种观点。 (一)实用标准 根据该标准，所有具有实用意义的商品特征都具有功能性，均不能作为商标使用。美国很多早期案例都将功能性等同于实用性。1938年，美国侵权法重述(第 二次)规定了“无免责特权的模仿”，其中一个构成要件为：模仿或者复制的特征不具有功能性，或者如果具有功能性、模仿者没有采取合理措施通知潜在的购买 者他销售的商品不是他人的商品。而究竟什么是功能性的，侵权法重述认为，如果商品特征影响了商品的用途(pURPOSE)、作用(ACTION)或者性能 (pERFORMANCE)，或者是加工制造、处理、使用中的便宜、经济，它就是功能性

15、的，否则就不具有功能性。侵权法重述(第二次)采用的是实用标准， 因为很多商品特征都会影响商品的用途、作用或性能，但这不一定对竞争带来实质影响。此后，很多法院都根据侵权法重述(第二次)的规定，认为功能性就是实用 性或者有用性的同义词，因此，只要被复制的特征有助于商品的性能或者生产制造，法院就会拒绝给权利主张人以救济。后来，在美国商标法发展历史上很有影响的 经典判决英伍德实验室诉艾夫斯实验室(INWOOD LABORATORIES，INCVIVES LABORATORIES)对实用功能作出了详细的定义，认为如果商品特征为商品的使用或性能所必需(ESSENTIAL TO THE HSE OR PUR

16、-POSE)，或者影响它的成本或质量，则不能用该商品特征作为商标。该定义第一部分关于“商品使用或性能所必需”的规定采用的是竞争必需标准，遗 憾的是，关于功能性的第二部分规定影响商品的成本或质量，则是倒退到了侵权法重述(第二次)的实用标准，因为很多实用特征都会影响商品的成本或质量， 但是如果影响的程度不大，不会带来竞争上的不利，则不构成竞争必需标准下的功能性。第二部分的规定决定了英伍德案总体上倒退到了侵权法重述的规定上，因为 第一和第二部分是选择适用的关系，人们只要证明第二部分成立，则功能性就成立了。实践中，很少有人大费周章去证明“为商品使用或性能所必需”，结果该案确 定的功能性判断原则基本上还

17、是在实用标准下适用的。 (二)竞争必需标准 依据该标准，判断商品特征是否具有功能性，除了审视其是否具有实用意义以外，还要看对其提供保护是否会阻碍正当竞争。竞争必需标准是在与实用标准的斗争中 逐渐发展完善起来的。1911年，在波普自动机械公司诉马克可拉姆一豪厄尔公司(POPEAUTOMATIC MERCHANDISING COVMCCRUMHOWELL C0)案中，第七巡回法院撤销了下级法院向被告发出的禁令，指出原告和被告的吸尘器外形是最能发挥产品效能且最经济的形状。如果要求被告采用另外的设 计，则他必须额外投入原材料和劳动力成本，在与原告的竞争中，这会使其处于劣势。后来法院完善了竞争需要分析原

18、理，将是否为竞争所必需的分析集中在是否存 在替代设计上。在1937年的莱克托剃须刀公司诉通用剃须刀公司(LEKTROSHAVE CORPVGENERAL SHAVER CORP)一案中，法院指出，电动剃须刀的圆柱设计并不具有功能性，因为其他形状也能达到同样的功效。1938年，美国侵权法重述(第二次)把功能性等 同于实用性，这使很多法院采用的竞争必需标准受到重创，但有的法院间接地放弃遵从侵权法重述的标准而重回竞争必需标准。例如，在1961年的戴斯特 (DEISTER)案中，美国海关和专利上诉法院就以“垄断(MONOPOLY)”标准认定用于提炼矿石和加工煤炭的操作台的形状具有功能性。该案认为， 判

19、断功能性的核心标准是看法律是否允许对操作台的长斜方形形成一种永久的垄断。尽管该案没有明确提出要重新回到竞争必需标准，但它已经放弃了侵权法重述 (第二次)规定的实用标准。在1982年的莫顿一诺威奇(MORONNORWICH PRODUCTS，INC)案中，竞争必需标准的地位得以确定，该案区分了两种功能性，一为事实上的(DE FACTO)功能性；一为法律上的(DE JURE)功能性。前者是在日常意义上使用的，后者是在法律意义上使用的。如果某设计有实用效能，则法院必须看这种效能是事实上的还是法律上的。如果设计 特征具有实用效能，但并非是一种更优越的设计，因为有很多其他设计供竞争者选用，或者标记并没有

20、给产品的生产或者使用带来经济上的优势，则该设计具有的就 是事实上的功能性，并不妨碍法律上把它当作一种识别来源的标志。在该案中，商标申请人就家居用的除油剂、除污剂等清洁用品申请注册其外包装的外形商标 压缩式喷壶。法院认为，功能性是一种“实用性(UTILITY)”、一种“设计的优越性(SUPERIORITY OF DESIGN)”，但该申请标识外包装的三个组成部分都有其他很多替代设计形式，而它的设计本身并不具有优越性。因此，该标识不具有功能性。如果我们换一 个角度来认识这个问题就会发现，这里的替代设计从性能上说应该和争议中的设计相同。如果存在替代设计，但其功能与争议中的设计无法比拟，则就不构成替代

21、设 计。莫顿一诺威奇案判决一出，各巡回法院纷纷跟从其确定的竞争必需标准。1984年，第五巡回法院在西西利亚诉考克斯(SICILIA DI RBIEBOW&COVCOX)案中明确采用竞争必需标准，认为用于盛装柠檬汁和酸橙汁的小挤压瓶的确具有商品生产者所需要的实用功能，但 并不能由此认为它具有法律意义上的功能性而不受保护，除非这种设计只是为数不多的几种同样效能的设计之一，如果给予其保护会过度阻碍自由竞争。3第七巡回 法院的波斯纳法官在罗杰斯诉基恩一案的判决中指出，“如果商品特征是观赏用的、臆造的、装饰用的，如瓷器或银器上的图案，则生产者可以将其用做商号、标 记、商标；观赏用的、臆造的形状、图案不会

22、面临供应匮乏，因此把它们作为商标使用不会剥夺任何竞争者用于打造竞争品牌的东西。但是，如果商品特征不是观赏 用的、臆造的、稀奇的、随意的，而是从某种程度上说属于整个商品固有的东西，就不能给予其商标保护。这个原则就叫做“功能性”。第十巡回法院在不伦瑞克公 司诉斯皮内特公司(BRUNSWICK CORPVSPINIT REEL CO)一案中则明确提出，在功能性问题上英伍德案不具有先例效力，因为它关于功能性的判断是在法官的附带意见(DICTUM)中作出的，关于商品特征是 否具有功能性的问题要看保护其外形是否会阻碍竞争，或者是否会侵犯他人在商品销售中进行有效竞争的权利。1995年，最高法院在夸里提克斯一

23、案中确定了功 能性的定义，认为如果商品特征为商品使用或性能所必需，或者影响商品的成本或质量，而独占使用该特征会给其他竞争者带来非由商业信誉本身产生的严重不利， 则该特征就是功能性的。这样，夸里提克斯案以最高法院判决的形式确定了功能性判断中的竞争必需标准(三)二分标准：对实用功能性采用实用标准，对美学功能性则采用竞争必需标准 对功能性实行二分判断是最高法院在特拉夫费克斯(TRAFFIX)案中确定的。特拉夫费克斯案涉及一种临时使用的路标设计，例如在正在建设的道路旁边设置 的标志。这些标志在室外使用，必须能抵住强风的袭击，因此在它的设计中就必须进行一些结构性的考虑能随强风屈伸自如。特拉夫费克斯案中的

24、道路标牌采用 的是一种双弹簧设计。案件原告名为营销展示(MARKETING DISPLAYS)公司，它早在20世纪60年代末和70年代初就在道路标牌设计中使用双簧设计，并以“风之克星(WINDMASTER)”销售该产品， 它就标牌结构的不同部分申请了实用专利，专利在1989年失效。被告特拉夫费克斯设备公司于1986年组建销售临时用道路指示标志。1994年，被告模仿 原告的标牌在自己的道路指示标志中使用双簧设计，其总体构成与原告的“风之克星”相似，其商品名称为“风之舵手(WINDBUSTER)”。营销展示公司 诉被告侵犯其商标权，并侵犯其包括双簧设计在内的总体商业外观。尽管密歇根东区法院。和第六

25、巡回法院都认为功能性的判断应该采用竞争需要标准，美国最高法 院却不这么认为。最高法院在特拉夫费克斯一案中指出。“实用专利是商品实用特征具有功能性的强有力证据”，法院并由此采用了和竞争必需标准不同的实用标 准。法院还指出，以一个笼统的竞争必需标准来判断功能性是不正确的。法院将该案与夸里提克斯案进行区别，认为后者是关于颜色的功能性问题，是美学功能性， 在判断功能性上应采用竞争必需标准；而本案是关于实用专利的，应该采用英伍德案的实用标准。 对于美学功能性，最高法院在夸里提克斯和特拉夫费克斯两案中都采用了竞争必需标准，这和美国法律重述以及司法判例关于美学功能的认识一致。1938年， 美国侵权法重述(第

26、二次)规定，“如果消费者购买商品很大程度上是因为商品所具有的美学功能，那么这些美学特征就具有功能性，因为它们促成了美学价值 的产生，有助于商品所要达到的目标的实现。确定这些特征是否具有功能性要看禁止他人模仿是否剥夺了他人什么并进而实质上阻碍了他们进行自由竞争。”尽 管在美学功能第一案帕列罗诉华莱士瓷器公司案中，第九巡回法院运用“重要因素(IMPORTANT INGREDIENT)”标准判断美学功能的存在，美国反不正当竞争法重述(第三次)对该案设定的美学功能标准进行了限制，认为单纯美学意义上的愉悦 不构成功能性，只有它能够带来一种实质利益(SIGNIFICANTBENEFIT)，而这种利益又不能

27、通过替代设计来获得的情况下，设计才具有功能性。 由于估价某特定设计在美学上的优越性很困难，因此，只有在客观证据证明缺少足够的替代设计时，美学功能才成立。通常情况下，如果设计特征本身或者设计在美 学上产生的感官愉悦限制了替代设计的范围，则这种客观证据就成立。和实用功能性一样，衡量美学功能性的最终标准是：认可商标权利会否严重阻碍竞争。在夸里 提克斯案中，最高法院采用反不正当竞争法重述(第三次)的观点，明确认可了美学功能的存在，指出美学功能能够带来一种替代设计无法产生的实质利益，而美学 功能的最终标准也就是看认可商标权能否严重阻碍自由竞争。 但是，对于实用功能性，最高法院在夸里提克斯和特拉夫费克斯两

28、案中却采用了不同的判断标准。专里提克斯案本来已经将功能性的判断标准统一为竞争必需，使英 伍德和莫顿案统一了。但是，特拉夫费克斯案又把功能性的判断问题复杂化，倒退到夸里提克斯案之前的二分状态。最高法院在时隔5年后改变了观点，又出新裁， 让人匪夷所思。该案判决出来后，有的法院遵循该判决，但是有的则不然。例如，联邦巡回上诉法院在瓦卢工程公司诉莱克斯诺德公司(VALV ENGINEERING，INCVREXNORD CORP)一案中对实用功能性判断就仍然适用竞争必需标准。在特拉夫费克斯案之前，大多数法院和学者都认为，判断功能性最主要的标准是对竞争的影响，最 高法院想撼动竞争必需标准在司法实践中的地位决

29、非易事。而从实质内容来分析，竞争必需标准有实用标准不可比拟的先进性。 首先，采用实用标准会使那些恶意假冒他人商品实用特征商标的人逍遥法外，因为他们可以主张商标具有功能性而对其恣意进行模仿、复制。那么，为什么早期司法 判决采用实用标准没有产生商业社会的不道德现象呢?其中一个重要的原因是，早期判例关于功能性的处理是在假冒诉讼下进行的，因此，它更多地去审查被告的商 标和商品；而且美国早期司法判例不把功能性作为一个绝对的抗辩理由，即使被告提出原告商标具有功能性的主张成立，他也必须采取措施在自己的商品上加注一些 标识，使自己的商品与原告的商品区别开来。这决定了实用标准的弊端在早期司法中并不突出。 其次，

30、实用标准最致命的弊端在于，它没有把商标法所要发挥的功能正确地定位于维护市场有序竞争上，没有从实证的角度分析实用性与竞争之问的关系，而只服从 于思维简单的逻辑推演实用性的东西必为众生所用，对其独占必然排斥其他人进入市场或者以不利的条件进入市场。其实，实用特征并不一定影响竞争，而影响 竞争的特征也并不一定都是具有实用性。实用标准会把本来不会妨碍竞争的功能性标识排除在商标保护之外，以近年发生的判决为例，用于运动鞋的人体骨骼形状外 壳被判定为具有功能性，而被排除在商标保护之外。同时，在极其特殊的情况下，对商品来说不具有实用性的东西作为商标也许会阻碍自由竞争。例如，在1961 年的SHAKESPEARE

31、案中，美国海关和专利上诉法院指出，尽管螺旋形设计对钓鱼杆不具有实用性，也不具有美学意义，但是，它是由专利方法形成的，在 专利保护期满后如果以商标保护它，就会对它形成永久的独占保护，这会对竞争带来不利影响，因此，也认定其具有功能性。在上文中，我们已经分析了替代设计的 问题，从下文关于商标功能性与专利之间关系的分析中，我们还会看到这种简单逻辑推演的漏洞。 三、商标功能性与专利 在美国，专利有两种，一种为实用专利(UTILITY PATENTS)，一种为设计专利(DESIGN PATENTS)，实用专利也叫功能专利(FUNCTIONAL PATENTS)，而设计专利则是非功能性的。美国对设计专利给予

32、14年的保护，而实用专利则享有20年的保护期。专利和商标功能性的关系主要体现在实用 专利方面，因为设计专利保护的是非功能性设计特征，它可以同时受商标法保护，体现不出专利法与商标法的冲突。那么，实用专利保护期满是否可以获得商标法保 护?反对说认为不能，其主要论据在于，专利保护期满后，如果再以商标法对其进行保护，这无异于变相延长专利保护期，违背专利政策之初衷，违背自由竞争之宗 旨，妨碍社会技术进步。在沃诺道空气流通系统诉杜拉可拉夫特公司(VORNADO AIR CIRCULATION SYSTEMS VDURACRAFT CORP)一案中，第十巡回法院提出，如果产品的构造曾经是构成实用专利创造性的

33、主要部分，没有该部分则不会有这样的发明，专利政策规定，当它保护期满 时，它就进入公有领域。为此，就不能再以商标法保护它。反对说的理论根据是商标功能性判断中的重专利规则(PATENT BARGAIN RULE)，二者是一个问题的两面。重专利规则认为，专利保护期满以后就不能再以商标保护它而事实上延伸专利的保护。但这种观点站不住脚。如果我们从专利 法、商标法和反不正当竞争法三个角度进行分析，该论会不攻自破。从专利法保护的宗旨来看，其目的在于保护创造者在一定期间内的专有权利，以专有权形式鼓励 创造者的创造积极性；同时规定了专利不可延长的保护期间，以防止权利人长期垄断权利，让专利尽快回报社会。这样，从逻

34、辑上说，专利保护期满就必须进入公有 领域，这么规定的目的无非是保证专利权人以外的其他人在专利期满后能够自由使用专利。但并不是所有的专利在保护期满后如果继续获得保护必然会阻碍自由竞 争。有些专利在保护期满后、甚至在保护期满前就失去任何竞争优势了，即使此时为其提供保护也不会给其他竞争者造成什么影响，更不会阻碍社会进步。这可能由 以下几个原因造成：其一，专利本身的创造性不足，或者人们对它实用性的预期过高，而专利很快就被新产品、新方法替代；正如美国学者所言，专利和商业成功是 两个概念，专利并不必然带来竞争优势，有些专利对商业的价值没有预期那样大，专利权人在开发专利时很难预期专利在15年到20年之间的潜

35、力。还有一些专利 本身就是一些虚空的创造，这使得大量专利因无法缴纳维持费而很快失效。其二，尽管在专利申请之时它能够带来市场价值，可是在专利保护期满甚至此前，人们已 经发现了同等有效的或者更有效的新方法、新产品。这决定了即使专利保护期满对专利提供更长时间的保护也不会造成反竞争的后果。因此变相延长专利保护期限的 理论看似正确，却缺乏实证支持。如果认为只要是专利就是功能性商标，则会陷入和商标功能性判断中的实用等同论一样的武断错误。如果我们再从商标法和反不正当法的角度分析，商标法保护的是消费者不发生混淆，如果专利失效后作为商标使用不会造成消费者混淆，则我们就不必否定其商标地 位。表面上看，这不是功能性

36、所要解决的问题，而是商标混淆理论和显著性理论要解决的问题。但是，专利权人曾经独占实施专利，这会在消费者意识中形成一种来 源印象，即把某商品与专利权人已经联系在一起，如果其他人再以专利作为商业标记进行生产经营，则消费者会误认为该商品还是来源于专利权人，这不仅会造成混 淆，如果我们从不正当竞争的角度来分析，这也是其他人搭专利权人便车的行为。如此分析下来，我们反而会发现，专利失效后对专利人进行商标权的延伸保护具有 合理性。 商标法肇始于反不正当竞争法，因此，判断能否对什么进行保护的最终标准应该是竞争标准，如果不违背正当竞争，则没有理由不对其进行保护。除了竞争因素的考 虑外，其他因素都应该作为参考因素

37、。因此，专利性不必然证明存在商标功能性。正如联邦巡回上诉法院在中西工业公司诉卡拉凡拖车公司(MIDWEST INDUSTRIES，INCVKARAVAN TRAILERS，INC)一案中指出，实用专利只是证明功能性的相关(RELEVANT)证据，不是决定性证据，关键是要考虑实用的竞争意义，尽管 设计具有实用性，但对于商品销售没有什么意义，它就不是功能性的。 四、商标功能性与第二含义的关系 商标的第二含义是指相对于标记所使用的商品来说，标记本身不具有内在显著性，但是通过标记的商业使用，公众已经将其作为商品的符号与商品的提供者联系在一 起，此时标记获得了不同于其本义的另外一种含义，该含义即为第二含

38、义。从序列上说，标记的最初含义是它的本义，即第一含义。从该定义中我们可以得出，作为 商标含义的“第二含义”不是标记本来包括的含义，而是该标记本义之外的一种含义。标记除了它的本义以外，已经特指某个商品，作为该商品的商标的意义就是 “第二含义”。正如美国学者所说，第二含义是商标意义的同义词。 判断商标功能性的美国司法判例在探讨功能性的同时往往也探讨第二含义问题。从逻辑上说，如果标识具有功能性，则它不可能作为商标获得保护，也就不用再探讨 显著性问题了。如果法院继续对显著性问题进行探讨，则意味着该问题有探讨的价值，这样我们似乎会得出如下结论如果标识具有功能性，我们接下来再看它是 否通过使用获得了显著性

39、，通过显著性来弥补功能性的缺陷。但是，法院之所以对第二含义问题进行探讨只是为了回应案件原告或被告提出的诉讼主张，并不意味着 法院认定二者之间有某种逻辑上的联系，即商标的显著性可以克服商标的功能性，尽管标识具有功能性，但若其已经获得商标显著性则仍然可以获得商标保护。有的 判决甚至明确指出，一旦确定标识对于商品来说具有功能性，则没有必要探讨第二含义的问题。第五巡回法院的霍尔佐夫(Ho-LTZOFF)法官就曾经在克拉 克公司诉默里金属产品公司(JRCLARK CO，VMURRAY METALPRODUCTS CO)和艾伦?伍德钢铁(ALAN WOOD STEEL)案判决中反复强调商标功能性和显著性的

40、关系，他提出”具有功能性的新颖外形或外观不能通过获得第二含义而使其作为商标被独占。” 英国商标法第3条第2款、德国商标法第3条第2款、日本商标法第4条第1款第18项都规定，具有功能性的形状或三维造型是绝对不能作为商标受 保护的，不是通过使用可以获得显著性的叙述性标记。对此问题态度最明确的立法规定见于法国，法国知识产权法典在71l一1规定了外形、尤其是商品及其 包装的外形或表示服务特征的外形可以注册为商标；但在71l一2第1款第3项规定，纯由商品性质或功能所决定的外形，或赋予商品以基本价值的外形构成的标 记缺乏显著性。同时，该条第2款进一步明确，第1款中第1和第2项规定的缺乏显著性的标记可以通过

41、使用获得显著性，而第3款的标识却不能通过使用获得显著 性。我国商标法在第12条规定，以三维标志申请注册商标的，仅由商品自身的性质产生的形状、为获得技术效果而需有的商品形状或者使商品具有实质性价值 的形状，不得注册。这些规定都和上文所述美国法院的观点一致，具有功能性的标识即使通过使用获得了显著性也不能作为商标获得保护，这体现了法律在保护商标 权利的同时，也要维护自由竞争。五、商标功能性与商标不可争议性 商标的不可争议性(INCONTESTABILITY)是指，商标注册若干年后，其他人不能以某些理由提出撤销商标注册、商标权无效。商标不可争议性与保 险中的不可抗辩条款以及取得时效的规定要旨一致时间的

42、经过使权利确定。保险中不可争条款的意义在于，防止保险人以投保人无关宏旨的微小错误而全盘否定 其已经履行了告知义务，从而逃脱支付保险金的义务，这会严重违反公平原则。时效取得制度存在的正当性基础有三个：一个是证据(EVIDENTIARY)基 础，因为随着时间的推移，关于财产所有权的证据灭失或者很难获得；另一个是消除所有疑虑确认财产权利(QUIETING TITLES)，财产的原所有人不能坐待实际占有人在财产之上做了大量的投入，然后突然提出，自己是权利人，要与占有人分享已经增值了的财产价值；最后是 惩罚基础，惩罚那些在权利上睡觉的(SLEEPING ON THEIR RIGHTS)人。确定商标不可争

43、议地位的根据主要是第二个基础：商标权人已经在商标之上做了大量的投入之后，不允许其他人站出来质疑该权利的正当性，这 会使商标权人已经在商标上积累起来的商誉付之东流，从宏观的角度来看，这也是一种社会资源的浪费。一般来说，商标注册5年以后，便获得了不可争议地位，除 非基于极其特殊之理由，否则商标权不受无效宣告。例如，英国商标法第48条规定，在先权利人如果知道并默许商标在英国连续注册使用5年，则他们不能主 张在先权利，除非商标注册人是恶意注册的。法国知识产权法典在7165第3款规定，在后注册商标的使用已被容忍5年的，除其注册是依恶意者外，对其 不得提起侵权诉讼。但是，不受理的范围以被容忍使用的商品或服

44、务为限。 那么，一个具有功能性的商标注册5年后是否会变为不可抗辩商标?如果我们从另一个角度来看，这个问题就变成了：商标注册满5年后，其他人是否可以以商标具有功能性而申请宣告已经注册的这个商标无效? 对于这个问题的认识，美国法经历了一个明显的转变。在美国国会于1998年10月30日公布商标法条约实施法案(TRADEMARK LAW TREATY IMPLEMENTATION ACT)(以下简称实施法案)并进而修改1946年制定的美国商标法兰哈姆法之前，联邦法院倾向于从严解释商标法的规定既然商标法只规定了 商标沦为属名、恶意注册等情形可以对抗不可争议性，没有把功能性列为理由之一，法院就应该遵从其立

45、法文面规定，功能性异议必须在商标注册5年内提出，超过 5年则商标不受无效宣告。1985年，美国最高法院在帕克公司诉多拉尔帕克公司(PARK N FLY，INCVDOLLAR PARK&FLY，INC)一案中就明确指出，确定就不可争议商标可以提出异议的理由时，要从严解释并尊重兰哈姆法的文义规定。1993年，第 四巡回法院在莎士比亚公司诉美国西尔斯达公司(SHAKESPEARE COVSILSTAR CORPOF AMERICA)一案中也采此观点。 实施法案对兰哈姆法中功能性规定作了重要修改，其一，在撤销不可争议注册商标的事由中增加了功能性理由；其二，当不可争议注册商标主张被侵权时， 原告可以把功

46、能性作为一个抗辩事由。这从立法上解决了商标功能性与商标不可争议性之间的关系，即优先适用功能性原则，若商标具有功能性，则它不可能获得不 可争议地位，即使商标注册已经满5年，商标仍然会因具有功能性而受无效宣告。 如此处理，是因为商品的功能性特征很特殊，它根本上会排斥其他竞争者进入市场，对于这类特征的保护只能由专利法来完成，专利法对其提供的保护时间是有限的，而商标法的保护事实上可以达到无限期。 我国商标法在第41条第1款规定，已经注册的商标，违反本法第10条、第11条、第12条规定的，或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由 商标局撤销该注册商标；其他单位或者个人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。第10条规定的是绝对不能用作商标的标志，第11条规定的是缺乏显著 性的标志，第12条规定的是功能性立体商标。第41条第2款和第3款规定，除第1款规定的事由以外，以其他事由提出的商标异议必须在商标注册5年内提出。 从上述规定来看，我国商标法显然是把立体商标的功能性优先放在不可争议性之前，如果商标具有功能性则不受5年异议期间的限制，也既功能性商标无法获得不可 争议地位。专心-专注-专业