涉外定牌加工中的法律关系与侵权行为认定,知识产权法论文.docx

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1、涉外定牌加工中的法律关系与侵权行为认定,知识产权法论文近年来，涉外定牌加工中的侵权问题越来越遭到社会各界的广泛关注。定牌加工，其英文缩写为 OEM Original EquipmentManufacture，在我们国家也有被称为 贴牌加工 、 贴牌生产 、 定牌加工 、 定牌生产 等，是指被委托方在来料、来样加工或来件装配业务中，将委托方提供的商标标识加贴在所加工的产品上，并将产品全部返回给委托方销售的生产经营方式。在单一地域内，对定牌加工侵权与否的认识并不存在分歧，然而当定牌加工行为跨越两个或两个以上地域时，十分是华而不实的承揽加工地与销售地分处不同地域时，对于侵权与否的认识就各不一样了。鉴

2、于我们国家当下所处的经济发展阶段，以及介入经济全球化合作中的国际分工定位等众多客观因素，在我们国家更多的情形是国内加工企业承接国外企业委托从事加工生产并出口的情形，牵涉中国境内和境外两个地域，因而也被称涉外定牌加工。本文讨论的主题，就是针对此类情形。 涉外定牌加工其特定的含义，表示清楚了该类侵权争议多发于知识产权海关执法程序中的出口环节，据上海海关统计，2020-2020年上半年，该关查获涉外定牌加工案件数分别为17件、17件和13件，分别占同期货运渠道出口案件总数的7.8%、7.4%和9%,案值的10.5%、6.8%和28%,案件量呈逐步上升趋势。同时，考虑到海关在进出口执法中采取抽验机制，

3、国际贸易中实际的涉外定牌加工货物总量应当是非常大的。然而，涉外定牌加工能否构成侵权及与之相关的对商标法中相关文字的表述存在不同理解，长期在国内司法界、理论界争论不休，未有定论，类似案件的认定结果大相径庭，不仅给海关执法带来了困扰，更重要的是对从事涉外定牌加工贸易的各方均带来了众多的未知因素，因而迫切需要厘清涉外定牌加工中各种扑朔迷离的法律关系，统一对涉外定牌加工中侵权行为的认定标准。 一、相关司法判决的分类 一判决构成侵权 判决的重点：基于商标地域性强调在承揽加工地的商标注册原则。 商标权作为一种专有权，在空间上的效力并不是无限的。它遭到地域的限制，即具有严格的领土性，其效力只限于本国境内。

4、因而，同一个商标在不同的国家或地区归属于不同的法律主体是个正常现象。 然而，商标权地域性本身又是一个能够从不同视角理解的原则。在认定涉外定牌加工构成侵权的判决中，强调的是在承揽加工地的商标注册情况，即境外委托方对使用在涉外定牌加工商品上的商标在中国不享有商标权，未经中国注册商标所有人的许可，其行为就侵犯了中国商标权人的商标权。相关的司法判决可见，耐克国际有限公司诉西班牙CIDESPORT公司、浙江畜产进出口公司、嘉兴银兴制衣厂 NIKE 商标民事侵权纠纷案2001深中法知产初字第55号判决书。 二判决构成不侵权 1. 商标混淆原则 判决重点：造成相关公众对商品或者商品来源的误认是认定商标侵权行

5、为的前提，侵犯商标权其本质就是对商标辨别功能的毁坏，使得一般消费者对商品来源产生混淆、误认，涉外定牌加工生产的商品全部出口，没有在中国市场上销售，只在中国境外具有商品来源的辨别意义，假如没有造成对境外相关公众对商品或者商品来源的误认，那么就不侵权。相关的司法判决可见，上海申达音响电子有限公司与玖丽得电子上海有限公司侵犯商标权纠纷案2018沪高民三知终字第65号判决书。 2. 非商标法意义上的商标使用 判决重点：商标的基本功能在于商标的辨别性，即区别不同商品和服务的来源，因而商标只要在商品的流通环节才能发挥其功能。出口环节查获的定牌加工商品，并未真正进入流通领域，尚未面对真正的消费者，因而并非商

6、标法意义上的使用行为，因此不构成侵权。相关的司法判决可见，上海柴油机股份有限公司诉江苏洋马柴油机有限公司侵犯商标专用权案2020浦民三知初字第92号判决书。 类似观点在2020年最高人民法院2020行提字第2号判决中亦有具体表现出，该判决书指出： 商标的基本功能在于商标的辨别性，即区别不同商品或服务的来源，因而商标只要在商品的流通环节中才能发挥其功能。委托中国大陆境内厂家生产加工商品供出口，且宣传、报道等均是在中国大陆境外，不属于(商标法第31条规定的使用 . 三根据能否构成商标 合理使用 原则慎重处理 判决重点：商标的使用首先要遵循真诚实在信誉原则，这要求对商标注册及商标权行使行为的保卫要考

7、虑能否采取不正当手段，能否损害了公平竞争的市场秩序，能否损害了别人的合法权益；其次，商标的使用还要根据公序良俗原则。 相关的司法判决可见，江苏佳弘国际贸易有限公司诉沭阳中远进出口有限公司侵犯商标专用权案2018宿中知民初字第0008号判决书。 二、利弊分析 应当讲，法院对前述案件的裁判均是结合个案详细情况作出的判决，然而，部分判决中对相关商标法领域中的基础概念作出的表述，如若成为裁判一类案件的标准，那么将会对相关企业的经营行为带来较大的影响。一国的知识产权保卫水平应当与整体国民经济发展水平相适应，过度的强保卫和滞后的弱保卫都不能为促进经济健康、有序发展提供有效保障，甚至会阻碍经济的发展。 一一

8、律断定侵权的影响 断定涉外定牌加工行为侵权，强调了本国商标注册的权威性，是对于本国知识产权权利人的强保卫。从法律主权的角度出发，应当充分肯定遵循此种原则，毕竟当下的法律制度、司法审讯、行政执法都是基于这个大前提下开展的；从将来发展途径来看，国家提出创新驱动发展战略，建立知识产权强国的设想，都将不断提升知识产权保卫水平作为我们的工作方向。 但也应当客观地看到，首先，当下我们国家正处在经济转型的关键时期，外贸出口还是我们国家经济发展的一个特别重要的动力，而定牌加工在华而不实扮演了特别重要的角色，企业对定牌加工业务依存度仍然较高。从2020年中国对外贸易500强企业排名榜单中看，华而不实第3名的深圳

9、富士康公司、第4名的达丰上海电脑有限公司、第5名的鸿富锦精致细密电子郑州有限公司、第7名的昌硕科技上海有限公司和第10名的鸿富锦精致细密电子成都有限公司,都是直接从事涉外定牌加工产业的，占据前十名的半壁江山。除此之外，在国际贸易领域中，还存在着数量宏大的从事涉外定牌加工贸易的中小甚至微型企业。尽管近年来国家提出创新驱动、转型发展的方针，确实也有部分地区的企业在这方面走在了前列，但不可否认，在全国范围内还有很多仍然在从事涉外定牌加工贸易的企业。 其次，境外委托方亦是层次多元，既有国际知名的跨国公司，也有遍布世界各地的中小企业，这些中小企业处于发展阶段，其商业规模、成本核算等众多因素，并未像大公司

10、那样在全球视野下进行知识产权布局，商标被相关方在其他地域抢注的情形就会屡有发生了。前述江苏佳弘国际贸易有限公司诉沭阳中远进出口有限公司侵犯商标专用权案中，牵涉的 SOYODA 国内商标权利人原为境外商标权利人的合作伙伴，其在境内注册商标存在抢注的嫌疑，如此类定牌加工案件一律判为侵权，则一定程度上影响了境内涉外加工企业的发展。 二一律断定不侵权的影响 断定涉外定牌加工行为不侵权，强调了对涉外定牌加工行为中各方利益的平衡，充分考虑了现前阶段我们国家经济发展的现在状况，从结果看更多是保卫了承揽加工企业的利益。 然而，由于法院民事审讯中在阐述得出不侵权结论的经过中，对于商标使用、混淆、损害等要素作出了

11、一些新的表述，且此类民事案件判决结果越来越趋同，在当下知识产权司法审讯趋向合并的大背景下，必将对行政、刑事执法带来影响。例如：以为定牌加工商品没有在国内销售，所贴商标并不在国内市场发挥辨别商品来源的功能，不可能导致相关公众的混淆，也不构成商标法意义上的商标使用；又如：出口行为不是商标法意义上的使用等。部分观点直接构成了对知识产权海关保卫职能的挑战。 更重要的是，此类观点同时也对相关企业的经营行为产生影响。例如：苏州日宝科技有限责任公司的现金处理器具产品处于行业领先地位，80%以上出口国外，其在国内注册了 RIBAOTECHNOLOGY 商标。在其开拓美国市场时，与当地合作者成立了美国日宝公司，

12、随着产品逐步在美国走俏，美国日宝擅自在美国抢注了 RIBAOTECHNOLOGY 商标，随后又委托国内的生产商生产标有 RIBAOTECHNOLOGY 商标的产品在国际市场上销售。2020年5月，美国日宝委托国内某公司生产了300台标有 RIBAO TECHNOLOGY 商标的点钞机，并向海关申报出口厄瓜多尔，被上海海关扣留。 该案最终以双方和解结案，苏州日宝不仅有效主张了本身的权利，同时还拿回了 RIBAOTECHNOLOGY 在美国的商标权。试想，假如此案根据涉外定牌加工案件判决不侵权，不仅将极大地违犯公平诚信的原则，同时也将对苏州日宝的国际化战略产生重大影响，大大削弱国内企业的国际竞争力

13、，违犯了国家鼓励企业 走出去 战略的施行。 再如，前述上海柴油机股份有限公司诉江苏洋马柴油机有限公司侵犯商标专用权案，上海柴油机股份有限公司的 东风 DONGFENG 商标自1962年起就开场注册使用，经太多年的宣传，在包括东南亚市场内的多个国家和地区享有很高的知名度和良好的商业信誉，且印尼的 DONGFENG 商标也曾一度为其所有。固然当前在印尼 DONGFENG 商标的权利人是印尼公司，但从判决阐述的商标所有权变化来看，具有较为明显的本国保卫主义色彩，且该案的境外委托方在明知涉案商标在中国属于知名品牌的情况下，仍然委托境内加工方生产，损害了直接竞争对手的利益。除此之外，该案本质扩大了境外商标权人的商标使用范围，反而限制了境内商标权利人主张权利的范围。 三 同案不同判 现象的影响 固然当前司法审讯对涉外定牌加工行为有一律认定不侵权的趋同认识，但一则此种认识在各地各级法院并不是完全一致，二则法院更多通过个案裁判尚未构成对此类问题的成文规定，因而给涉外定牌加工各相关方均带来了不可预期的负面影响。