专利审查指南.pdf
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1、 专利审查指南 This manuscript was revised by the office on December 22,2012 专利审查指南解读 完善的审查规则是专利制度的保障 编者按 新修订的专利审查指南将于 2010 年 2 月 1 日起与中华人民共和国专利法实施细则同步施行。专利周刊特开设“新专利审查指南解读”专栏,详细介绍专利审查指南修改的背景、意义、主要内容以及给申请带来的相应的变化,以帮助发明人、申请人及社会公众更好地了解、适应此次修改。鉴于专利法第三次修改增加了对遗传资源的保护、改变了外观设计的授权条件等内容,本次专利审查指南修订以适应性修订为主,同时为优化程序设置、
2、提高专利审批效率、规范审批行为而对申请、审查操作实践中出现的需要调整的内容进行了修改,以及将一些经过实践检验已相对成熟的做法以申请、审查标准的形式固化下来以指导、规范实践操作行为。以适应性修订为主 本次专利审查指南修订以适应专利法及其实施细则的第三次修改为主,适应性修订主要涉及以下几个方面:1.根据现行专利法第五条第二款、第二十六条第五款及其实施细则第二十六条关于遗传资源保护和对遗传资源来源披露的要求,增加了对申请人提交利用遗传资源完成的发明创造的专利申请的具体要求以及初步审查中对遗传资源披露的要求和实质审查程序中对作为驳回条款的专利法第五条第二款、专利法第二十六条第五款进行审查的审查基准。2
3、.适应专利法第九条以及专利法实施细则第四十一条相应规定的变化,调整了初步审查、实质审查以及无效宣告程序中对于同样的发明创造的处理程序。3.根据专利法第二十条、专利法实施细则第八条、第九条对在中国完成的发明、实用新型向外国申请专利保密审查的要求,增设了向外国申请专利的保密审查程序,对于准备直接向外国申请专利的情形、在申请专利后拟向外国申请专利的情形以及以 PCT 国际申请的方式提出专利申请的情形的保密审查作出具体规定。4.为适应专利法第二十二条新颖性概念的变化,在专利审查指南第二部分第三章新颖性中,对新颖性的审查标准进行了修改,改变了现有技术的范畴和抵触申请的概念,并相应地删除了第四部分第八章无
4、效宣告程序中有关证据问题的规定中第 5.1 节进口行为导致在国内公开使用的认定的内容。5.适应专利法及其实施细则对外观设计专利权授权标准的修改,增加了初步审查程序中外观设计的相关授权条件的具体审查标准,以及无效宣告程序中对专利法第二十三条进行审查的具体标准。6.根据专利法第六十一条以及专利法实施细则第五十六条、第五十七条的要求,设置了专利权评价报告请求的接收、处理程序及专利权评价报告的作出程序,并增加了实用新型和外观设计专利权的具体评价基准。调整了部分申请与审查标准 为进一步优化程序设置、提高专利审批效率、规范专利审批行为,专利审查指南还调整了部分申请、审查标准,例如:1.在程序设置上,从更加
5、方便申请人的角度出发,尽量简化手续,对不利于申请人、不便于实践操作的内容进行修订。例如,对于请求书中发明人姓名填写不符合规定的,增加了审查员发出补正通知书、申请人通过提交补正书改正请求书中所填写的发明人姓名的规定;在涉及生物材料的申请的核实中,增加针对保藏证明写明的保藏日期发出办理手续补正通知书的规定。2.对申请、审查实践中易造成混淆、理解执行不一致的内容进行修订。例如,对实质审查程序中依据专利法第三十三条和专利法实施细则第五十一条进行审查的相关内容进行调整。3.纳入审查实践中证明可行且执行效果良好的内容。例如,增加了无效宣告程序中对代理人特别授权委托书的规定。4.对未来审查实践中可能出现的标
6、准不一致的问题,作出前瞻性的规定,以利于审查质量的提高。例如,明确了无效宣告请求的合议审查程序中可以依职权进行审查的内容。5.考虑到与国际规则的协调与衔接,纳入国家知识产权局已公布的规范性文件的部分相关内容。例如,根据专利局对专利合作条约及其实施细则的某些规定作出保留的情况,在进入国家阶段的国际申请的初步审查和实质审查中加入了对援引加入项目的审查规定。2010 年恰逢国家知识产权局建局 30 周年。这 30 年当中,专利法历经了 3 次修改,专利审查指南也从无到有,经过数次修改完善。作为国家知识产权局依法行政的依据和标准,在指导专利申请、审查实践,规范实际操作行为方面作出了巨大的贡献,它引导我
7、国专利申请和审查实践迈着坚实的步伐,朝着日益规范、日渐成熟的方向发展。2010 版专利审查指南的实施将为促进我国专利制度的发展谱写新的篇章。作者将在以后的文章中就这些具体内容逐一进行解析。(知识产权报 杨克菲)合理设置审查程序提高行政审批效 与发明专利申请初步审查有关的修改解读 本次专利审查指南修改的出发点是为适应专利法及其实施条例的修改,将专利法及其实施条例修改内容贯彻到审查指南中。同时,本次专利审查指南修改也充分考虑了实体标准的进一步统一和审批程序的进一步优化,结合国家知识产权局专利局将在专利申请的审批中采取无纸化审批方式的特点,力求更加科学合理地设置申请及审查程序,通过优化审查流程继续提
8、高审查工作效率,以满足社会各方面对于专利局审查工作的需求,为公众提供更高水平的服务。2006 版审查指南自实施以来效果良好,为统一实践操作标准,指导专利申请和专利审查,起到了很好的促进作用,无论是专利局内部的审查员还是外界的申请人、专利权人在这两年多的实践中都已逐渐熟识了该审查指南的内容。为保持基本审查政策和审查标准的延续性,本次修改没有进行比较大的修改和变动。本次审查指南第一部分第一章的修改内容,主要体现在以下几方面:适应性修改 此次专利法的修改内容中,涉及发明专利申请的初步专利审查的主要修改内容有四项,审查指南均对相关的审查规定进行了适应性修改。第一,关于专利代理委托手续。新专利法修改了委
9、托专利代理制度,取消了由国家知识产权局指定涉外专利代理机构的规定。审查指南将有关委托专利代理的规定进行了适应性修改,针对在中国没有经常居所或者营业所的外国申请人申请专利或者办理专利事务的,规定其应当委托专利代理机构。第二,关于依赖遗传资源完成的发明的初步审查内容。新专利法增加了有关遗传资源的保护的有关规定,新专利法实施细则中将其进一步明确为发明专利申请的初步审查内容之一。针对此项修改,新修改的专利审查指南在第一部分第一章中增加了第 5.3 节“涉及遗传资源的专利申请”,对于依赖遗传资源完成的发明专利申请,除应当满足其他有关专利申请的要求外,还应当满足有关遗传资源披露的要求,本节有对于此项内容的
10、初步审查规定。同时,在“明显实质性缺陷的审查”中,对于本章 7.2 节“根据专利法第五条的审查”的规定也进行了修改,以适应专利法第五条第二款的修改。结合初步审查的特点,此处规定为“对依赖遗传资源完成的发明创造,应当审查遗传资源的获取或利用是否明显违反法律、行政法规的规定”。第三,关于专利申请的保密审查的规定。新专利法修改了有关专利申请保密审查的规定。对于不符合保密审查规定而提出的专利申请,按照专利法第二十条的规定将不授予专利权。实施细则将此条款列入发明专利申请初步审查的范围,作为可以在初审阶段驳回专利申请依据的条款之一。本次专利审查指南修改在第 7 节“明显实质性缺陷的审查”中,相应地增加了第
11、 7.3 节“根据专利法第二十条第一款的审查”的规定,明确指出对于违反专利法第二十条第一款有关保密审查的规定向外国申请专利的,对于其在国内就相同发明提出的专利申请不授予专利权。第四,关于办理要求优先权的手续。新专利法及其实施细则修改了办理要求优先权手续的有关规定,修改后的规定放宽了对于申请人办理手续的要求,允许声明填写有错误的申请人可以办理手续补正,以此方式克服形式缺陷,取消了原条款中对于声明填写不符合规定的申请予以视为未提出声明的处理规定。在修改审查指南本章的内容时,我们将此宗旨认真加以贯彻落实,使得这一有利于申请人办理手续的修改得以充分体现在审查指南的规定中,从而进一步在审查实践中得以实施
12、。兼顾各方利益,合理设置初步审查程序 原审查指南自实施以来各方反响良好,但是在审查实践中也逐渐发现一些问题,有的问题反映出审查指南的规定不尽合理,专利申请人、代理人在办理相关专利事务时经常产生困惑;有的规定已经不能适应专利审查程序的需要,对审查效率产生了严重制约。因此,本次审查指南修改时,在对此类问题进行了充分分析研究的基础上,听取了各方的意见后,对部分严重影响审查工作的内容进行了修改。第一,优化专利程序,方便申请人办理专利事务。基于我国国情,许多专利申请人对于专利审批程序不甚了解,办理专利事务的经验不足,专利申请文件存在的形式缺陷较多,在办理克服缺陷的专利手续时,由于选择了错误的程序导致权利
13、丧失的情况时有发生。本次专利审查指南修改增加了有关内容,以方便申请人办理专利事务。例如,如果请求书中发明人的填写内容不符合形式要求时,有些问题可以通过补正的方式加以克服,有些情形需要办理着录项目变更手续、缴纳变更费后才可以进行改正。原审查指南对于如何区别处理此类问题没有具体的规定,因此,经常有申请人选择的错误专利手续,导致不必要的损失。此次修改工作中,修改了有关发明人的填写的内容,规定了申请人针对审查员所发补正通知书中指明的缺陷,可以通过补正的方式克服缺陷。本次指南修改中为方便申请人办理手续而进行的修改还有:关于生物材料的样品保藏日期。当生物材料的样品保藏日期介于优先权日与申请日之间时,增加了
14、审查员应当先要求申请人在指定期限内说明情况的程序,从而避免了原指南中直接作出视为未保藏的决定后,申请人只能通过恢复程序提交说明的不合理情形;关于涉及核苷酸/氨基酸序列的申请,序列表的编写页码方式由“连续编写”修改为“单独编写”;关于分案申请适应的期限与费用,规定当期限自分案申请递交日至期限届满日不足两个月时,也可以自递交日起补办手续;关于优先权的在先申请文件副本,如果一份副本适应于多个专利申请时,规定修改为申请人可以仅提交一份原件,其他申请使用中文题录译文,从而简化了手续,减轻了申请人的负担。第二,优化审批流程,提高行政审批效率。各个方面对于专利审批效率都给予了高度的关注,普遍希望优化审批流程
15、,缩短审查的周期。结合发明初步审查的实际情况,从提高效率的角度出发,遵循初审阶段的程序节约原则,此次专利审查指南修改增加了有关发明初审依职权修改申请文件的规定,明确指出初审阶段可以由审查员修改的文件范围,以及修改后应当通知申请人的做法。同时,本次专利审查指南修改了有关本国优先权的在先申请的特殊情形的规定。按照专利法及其实施细则的规定,当专利申请已经被授予专利权后就不得作为本国优先权的在先申请,对于提出在后申请时,专利局已经向在先申请发出了授予专利权通知和办理登记手续通知的,此次专利审查指南修改为视为未要求优先权,使得修改后的内容更加具有可操作性。采用实践成熟做法,调整审查指南内容 本次专利审查
16、指南修改工作采纳了通过审查指南修改公报的形式所修改的内容。如 2009年初,专利局公布了审查指南修改公报第 2 号和第 3 号,分别修改了第一部分第一章中有关联系人和申请人的规定,本次专利审查指南修改工作将其采纳。(知识产权报 王靖梅)适应专利法修改简化操作程序 对无效宣告程序中对同样发明创造的处理方式修改的解读 根据专利法第九条和第二十二条,新专利审查指南第四部分第七章对无效宣告程序中对同样的发明创造的处理方式进行了适应性修改,下面对主要修改作简单介绍。由于专利法第二十二条第二款关于“抵触申请”的条件由“他人”修改为“任何单位和个人”,因此对于不同申请日的同样的发明创造,应该根据专利法第二十
17、二条第二款进行审查,宣告申请日在后的专利权无效或者维持申请日在前的专利权有效(其他无效理由均不成立),而不再适用专利法第九条的规定,所以本章删除了不同申请日时对同样的发明创造的处理情形。按照专利法、专利法实施细则及新专利审查指南第二部分第三章第 6 节的相关规定,在对发明专利申请进行实质审查时,如果经检索发现申请日相同、授权在先的属于同样的发明创造的专利存在,则根据专利法第九条的规定不再授予发明专利权。可以预见,新规则下能够都获得授权的两项以上的同人同日申请、属于同样的发明创造的专利,绝大多数为不经过实审的相同类型的实用新型或者外观设计。一方面,对于相同类型专利,维持授权在先的专利权符合专利权
18、人的利益;另一方面,按照 2006 版审查指南规定的放弃程序只能全部放弃,而无效程序可以部分无效,使得允许专利权人在无效程序中可以选择从申请日起放弃并没有实际意义。因此本章直接规定同人同日申请、授权在先的专利权有效、授权在后的专利权无效,这样操作既简化了程序,也利于尽早结案,同时也符合专利法第九条的规定。当然,如果属于专利法第九条第一款规定的例外情况,即在符合专利法第九条及其实施细则第四十一条规定的情况下,允许专利权人从公告授予发明专利权之日起放弃该实用新型专利权而保留授权在后的发明专利权。对于同人同日申请、属于同样的发明创造的两件专利的授权公告日也相同的情形,如果仅有一项专利权被宣告无效,从
19、简化程序的角度出发,直接宣告该专利权无效即可;如果两项属于同样的发明创造的两项专利权均被提出无效,则由于无从区分,因而给予专利权人选择的机会。但在告知专利权人进行选择后,专利权人不选择保留其中一项的,可以视为专利权人对选择权利的放弃,依据专利法第九条的规定,这两项专利权均存在重复授权的缺陷,应当均予无效。对于不同人同日申请、属于同样的发明创造的两件专利,由于在申请日时,各专利权人一般不可能知晓另一专利权人的申请,而不同类型的专利的效力和保护期限有所差别,因此不再区分授权公告日相同或者不同,而均给予各专利权人协商选择所要保留的专利权的机会。同样地,在告知各专利权人进行协商选择后,专利权人不选择保
20、留其中一项的,可以视为专利权人对选择权利的放弃,依据专利法第九条的规定,这两项专利权均存在重复授权的缺陷,应当均予无效。(知识产权报 崔峥 孙跃飞)明确依职权审查完善审查标准调整保护客体 对实用新型初步审查相关修改内容的解读 明确依职权审查职能,提高审查效率 专利审查指南第一部分第二章第 2 节审查原则中,在程序节约原则部分增加了“对于申请文件中的缺陷可以通过依职权修改克服的申请,审查员可以不发出补正通知书”。在实际审查工作中,出于有利于申请人的目的,审查员通常对申请文件中可以通过依职权修改克服所有缺陷的申请,不发出补正通知书,而依职权对这些缺陷进行修改使其符合授权条件后,直接发出授予专利权通
21、知书。事实表明,上述做法能较大程度地缩短审查周期,提高审查效率,节约审查程序。但该做法在修改前的审查指南中没有明确规定。本次修改后,将申请文件中的缺陷均可以通过依职权修改的申请的处理写入到程序节约原则中,是对程序节约原则内容的完善。同时,将审查实践中较为成熟的做法纳入到专利审查指南的正式规定中,以形成规范性的审查指导。完善对明显实质性缺陷及驳回申请条件的审查标准 第一部分第二章第 3.3 节的主要修改在于,在审查意见通知书的内容第(2)点增加了“对申请文件存在明显实质性缺陷的事实,必要时还应结合有关证据进行分析”。该修改是对审查意见通知书内容的完善,同时也是对缺陷事实分析需要使用证据的情形的补
22、充,其强调了,必要时,审查员还应当结合有关证据进行分析。例如,如果申请文件明显不具备新颖性,则审查员还应当结合对比文件对其不具备新颖性的事实进行分析。对第 3.5 节申请的驳回中的修改主要涉及如下方面:明确发出审查意见通知书后的驳回条件。修改后的专利审查指南写明发出审查意见通知书后,如果申请人没有进行实质性的修改,审查员可以直接作出驳回决定;如果申请人针对通知书指出的缺陷进行了修改,即使缺陷仍然存在,也应当再次给予申请人修改或陈述意见的机会。原则上,审查员不能仅发出过一次通知书后作出驳回决定,这样也是和实质审查的相关规定保持一致。在驳回决定正文的驳回理由部分,强调实用新型作出驳回决定所依据的条
23、款应当在专利法实施细则第 44 条所列的法律条款中。实用新型与发明不同,在专利法实施细则里没有专门的法条指明驳回条款,因此在专利审查指南中予以明确。在驳回决定正文的驳回理由部分,根据专利法实施细则第 44 条的规定,对涉及明显实质性缺陷的条款作适应性和完整性修改,增加了专利法第 5 条(违反法律等)、专利法第 20 条第 1 款(对外申请的保密审查)、专利法第 22 条第 2 款(新颖性)、专利法第 22 条第 4 款(实用性)、专利法第 25 条(不授予专利权主题)、专利法实施细则第 20 条(必要技术特征)、专利法实施细则第 43 条第 1 款(分案超范围)。为了提高授权稳定性,防止重复授
24、权,专利法实施细则第 44 条在实用新型初步审查的内容中增加了对新颖性的审查。因此,此次修改增加了本节关于新颖性的审查,内容如下:初步审查中,审查员一般不通过检索来判断实用新型是否明显不具备新颖性。审查员可以根据未经其检索获得的有关现有技术或抵触申请的信息判断实用新型是否明显不具备新颖性。但是,实用新型涉及非正常申请的,例如明显抄袭现有技术或者属于内容明显实质相同的专利申请重复提交,审查员应当根据检索获得的对比文件或者其他途径获得的信息判断实用新型是否明显不具备新颖性。此次修改,在专利审查指南中明确规定对于明显不具备新颖性的实用新型申请,初步审查可以依据专利法第 22 条第 2 款的规定进行审
25、查。此节修改需关注以下 3 点:一是初步审查中“一般不通过检索来判断”现有技术状况,仅在特定情况下才进行检索并进行新颖性审查;因此,对于大多数实用新型申请,初步审查仅依据说明书中所描述的背景技术进行新颖性审查。二是审查员未经检索获得现有技术或抵触申请信息的,应当基于这些信息进行新颖性审查,不再仅基于说明书中所描述的背景技术进行新颖性审查;专利审查指南中列出了可获得信息的 4 种具体情形。三是对于认定为非正常申请的实用新型申请,审查员应当进行新颖性审查,即进行检索并根据检索所获得的对比文献或其它信息来判断其是否明显不具备新颖性;这是唯一要通过检索进行新颖性审查的情形,主要是为了加大对非正常申请的
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