发明专利申请实质审查--吴观乐.ppt
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1、发明专利申请实质审查发明专利申请实质审查对审查意见通知书的答复对审查意见通知书的答复(意见陈述书和对专利申请文件的修改)(意见陈述书和对专利申请文件的修改)2010年年4月月主主 要要 内内 容容 一一 审查意见通知书简介审查意见通知书简介 二二 答复审查意见通知书时的主要工作答复审查意见通知书时的主要工作 三三 专利申请文件的修改专利申请文件的修改 四四 意见陈述书的撰写意见陈述书的撰写 五五 对通知书中几类主要实质性缺陷的处理对通知书中几类主要实质性缺陷的处理 六六 法、细则、指南修订对发明申请和实审法、细则、指南修订对发明申请和实审的影响的影响审查意见通知书简介审查意见通知书简介 审查意
2、见通知书分为第一次审查意见通知书和审查意见通知书分为第一次审查意见通知书和再次审查意见通知书(又称中间通知书)。再次审查意见通知书(又称中间通知书)。审查意见通知书包括标准表格、正文,此外审查意见通知书包括标准表格、正文,此外还可以包括附件。还可以包括附件。标准表格中写明实质审查所依据的文本、所标准表格中写明实质审查所依据的文本、所引用的对比文件、对权利要求书和说明书的结论性引用的对比文件、对权利要求书和说明书的结论性意见、实质审查的倾向性结论意见、答复期限等;意见、实质审查的倾向性结论意见、答复期限等;其中第一次审查意见通知书还给出专利申请的基本其中第一次审查意见通知书还给出专利申请的基本情
3、况,如有无优先权要求、有无主动修改等。情况,如有无优先权要求、有无主动修改等。表格表格表格表格4 4表格表格表格表格6 6审查意见通知书简介审查意见通知书简介 审查意见通知书分为第一次审查意见通知书和审查意见通知书分为第一次审查意见通知书和再次审查意见通知书(又称中间通知书)。再次审查意见通知书(又称中间通知书)。审查意见通知书包括标准表格、正文,此外还审查意见通知书包括标准表格、正文,此外还可以包括附件。可以包括附件。标准表格中写明实质审查所依据的文本、所引标准表格中写明实质审查所依据的文本、所引用的对比文件、对权利要求书和说明书的结论性意用的对比文件、对权利要求书和说明书的结论性意见、实质
4、审查的倾向性结论意见、答复期限等;其见、实质审查的倾向性结论意见、答复期限等;其中第一次审查意见通知书还给出专利申请的基本情中第一次审查意见通知书还给出专利申请的基本情况,如有无优先权要求、有无主动修改等。况,如有无优先权要求、有无主动修改等。正文部分主要指出权利要求书和正文部分主要指出权利要求书和/或说明书的或说明书的实质性缺陷,有授权前景时还指出专利申请文件存实质性缺陷,有授权前景时还指出专利申请文件存在的其他问题在的其他问题。答复审查意见通知书时的答复审查意见通知书时的 主要工作主要工作1.阅读审查意见通知书阅读审查意见通知书2.对审查意见通知书的内容及引用的证据进行对审查意见通知书的内
5、容及引用的证据进行分析分析3.向委托人转达审查意见向委托人转达审查意见4.撰写意见陈述书和修改专利申请文件撰写意见陈述书和修改专利申请文件5.审查意见通知书答复期限的监视审查意见通知书答复期限的监视答复审查意见通知书时的答复审查意见通知书时的 主要工作(续)主要工作(续)1.阅读审查意见通知书阅读审查意见通知书 (1)明确该通知书对申请文件的总体倾向性意见:)明确该通知书对申请文件的总体倾向性意见:肯定性、不定性、否定性。可从三个方面了解总体倾肯定性、不定性、否定性。可从三个方面了解总体倾向性意见:标准表格,正文内容、正文结尾。向性意见:标准表格,正文内容、正文结尾。(2)阅读重点放在审查意见
6、通知书中所指出的实质)阅读重点放在审查意见通知书中所指出的实质性缺陷,尤其是对权利要求的评价上。不仅要知道审性缺陷,尤其是对权利要求的评价上。不仅要知道审查员对每个权利要求和说明书的结论性意见,而且要查员对每个权利要求和说明书的结论性意见,而且要仔细理解审查员所论述的理由以及用来支持所述理由仔细理解审查员所论述的理由以及用来支持所述理由的证据。的证据。(3)对审查意见通知书中提出的所有意见进行归纳)对审查意见通知书中提出的所有意见进行归纳整理。整理。答复审查意见通知书时的答复审查意见通知书时的 主要工作(续)主要工作(续)2.对审查意见通知书的内容及引用的证据进行对审查意见通知书的内容及引用的
7、证据进行分析分析 (1)仔细研究审查意见通知书的具体意见,必要时)仔细研究审查意见通知书的具体意见,必要时结合申请文件本身的内容以及通知书中引用的对比文结合申请文件本身的内容以及通知书中引用的对比文件进行分析,从而正确地理解通知书指出的缺陷,以件进行分析,从而正确地理解通知书指出的缺陷,以便转告委托人。便转告委托人。(2)分析判断审查意见是否正确,以便向委托人提)分析判断审查意见是否正确,以便向委托人提出初步建议和商讨审查意见通知书答复的应对策略出初步建议和商讨审查意见通知书答复的应对策略(包括要否对专利申请文件进行修改)。(包括要否对专利申请文件进行修改)。答复审查意见通知书时的答复审查意见
8、通知书时的 主要工作(续)主要工作(续)3.向委托人转达审查意见向委托人转达审查意见4.(1)对不影响专利保护范围的形式缺陷,按照通)对不影响专利保护范围的形式缺陷,按照通知书要求作出修改后请委托人确认。知书要求作出修改后请委托人确认。(2)对于实质性缺陷,根据对审查意见的分析结果采)对于实质性缺陷,根据对审查意见的分析结果采取不同的审查意见转达方式。取不同的审查意见转达方式。(i)审查意见正确,申请无授权前景;审查意见正确,申请无授权前景;(ii)审查意见基本正确,适当修改文件有可能取审查意见基本正确,适当修改文件有可能取得授权;得授权;(iii)审查意见明显错误;审查意见明显错误;(iv)
9、审查意见可以商榷。审查意见可以商榷。(3)在转达审查意见时,要求委托人注意答复期限。)在转达审查意见时,要求委托人注意答复期限。答复审查意见通知书时的答复审查意见通知书时的 主要工作(续)主要工作(续)4.根据委托人的指示修改申请文件和撰写意见根据委托人的指示修改申请文件和撰写意见陈述书陈述书 委托人指示的三种类型:不同意修改申请文件,委托人指示的三种类型:不同意修改申请文件,指出修改方向委托代为修改,给出具体修改意见;指出修改方向委托代为修改,给出具体修改意见;对委托人指示的分析:代理人与委托人意见基本对委托人指示的分析:代理人与委托人意见基本一致,申请文件修改仍未克服缺陷,申请文件修改过多
10、一致,申请文件修改仍未克服缺陷,申请文件修改过多而导致保护范围过窄;而导致保护范围过窄;必要时再与委托人交换一次意见,与委托人意见不必要时再与委托人交换一次意见,与委托人意见不一致时应当服从委托人的决定。一致时应当服从委托人的决定。答复审查意见通知书时的答复审查意见通知书时的 主要工作(续)主要工作(续)4.根据委托人的指示修改申请文件和撰写意见根据委托人的指示修改申请文件和撰写意见陈述书(续)陈述书(续)根据委托人的指示,开始着手答复审查意见阶段根据委托人的指示,开始着手答复审查意见阶段最重要的两件工作:最重要的两件工作:修改专利申请文件;修改专利申请文件;撰写意见陈述书撰写意见陈述书。答复
11、审查意见通知书时的答复审查意见通知书时的 主要工作(续)主要工作(续)5.审查意见通知书答复期限的监视审查意见通知书答复期限的监视 由于不按期对审查意见通知书作出答复将会导由于不按期对审查意见通知书作出答复将会导致专利申请被视为撤回,因此在答复审查意见阶段致专利申请被视为撤回,因此在答复审查意见阶段应当监视审查意见通知书的答复期限(第一次审查应当监视审查意见通知书的答复期限(第一次审查意见通知书的答复期限为意见通知书的答复期限为4个月,再次审查意见通个月,再次审查意见通知书的答复期限为知书的答复期限为2个月)。个月)。如果来不及答复,应当在期限届满前提出延期如果来不及答复,应当在期限届满前提出
12、延期请求,并缴纳有关费用。请求,并缴纳有关费用。专利申请文件的修改专利申请文件的修改1.答复时修改专利申请文件的总体原则答复时修改专利申请文件的总体原则 (1)消除通知书中所指出的且确实存在的缺陷;)消除通知书中所指出的且确实存在的缺陷;(2)尽可能争取较宽的保护范围;)尽可能争取较宽的保护范围;(3)符合法、细则和指南中有关修改专利申请文)符合法、细则和指南中有关修改专利申请文件的规定;件的规定;(4)注意修改后的申请文件不要出现新的不符合)注意修改后的申请文件不要出现新的不符合法、细则和指南中有关专利申请文件相关规定的情法、细则和指南中有关专利申请文件相关规定的情况。况。2.答复时修改申请
13、文件的规定答复时修改申请文件的规定专利法三十三条专利法三十三条 对发明和实用新型文件的修改不得超出原说明对发明和实用新型文件的修改不得超出原说明书和权利要求书的记载范围。书和权利要求书的记载范围。原说明书和权利要求书记载的范围包括:原说原说明书和权利要求书记载的范围包括:原说明书和权利要求书文字记载的内容;根据原说明书和明书和权利要求书文字记载的内容;根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容。毫无疑义地确定的内容。修改的内容与范围不符合法三十三条的规定,修改的内容与范围不符合法三十三条的规定,则这样的修改
14、不能被允许。则这样的修改不能被允许。专利申请文件的修改(续)专利申请文件的修改(续)2.答复时修改申请文件的规定答复时修改申请文件的规定(续续)专利法实施细则五十一条三款专利法实施细则五十一条三款 收到审查意见通知书后,对专利申请文件的修改,收到审查意见通知书后,对专利申请文件的修改,应当针对通知书指出的缺陷进行通知书的要求进行。应当针对通知书指出的缺陷进行通知书的要求进行。如果修改方式不符合细则五十一条三款的规定,则这如果修改方式不符合细则五十一条三款的规定,则这样的修改一般不予接受。样的修改一般不予接受。然而,对于虽然修改的方式不符合细则五十一条然而,对于虽然修改的方式不符合细则五十一条三
15、款的规定,但其内容和范围满足法三十三条要求的三款的规定,但其内容和范围满足法三十三条要求的修改,只要经修改的文件消除了原申请文件存在的缺修改,只要经修改的文件消除了原申请文件存在的缺陷,并且具有被授权的前景,这种修改可以被视为是陷,并且具有被授权的前景,这种修改可以被视为是针对通知书指出的缺陷进行的修改,因而经此修改的针对通知书指出的缺陷进行的修改,因而经此修改的申请文件可以接受。这样处理有利于节约审查程序。申请文件可以接受。这样处理有利于节约审查程序。专利申请文件的修改(续)专利申请文件的修改(续)2.答复时修改申请文件的规定答复时修改申请文件的规定(续续)专利法实施细则五十一条三款专利法实
16、施细则五十一条三款(续续)但是,出现下述五种情况时,即使修改的内容没有超出原但是,出现下述五种情况时,即使修改的内容没有超出原说明书和权利要求书记载的范围,也不能被视为是针对通知书说明书和权利要求书记载的范围,也不能被视为是针对通知书指出的缺陷进行的修改,这样的修改不能被接受。指出的缺陷进行的修改,这样的修改不能被接受。(1)主动删除独立权利要求的技术特征,扩大了保护范围;主动删除独立权利要求的技术特征,扩大了保护范围;(2)主动改变独立权利要求的技术特征导致扩大保护范围;主动改变独立权利要求的技术特征导致扩大保护范围;(3)主动将仅在说明书中记载的与原来要求保护的主题缺主动将仅在说明书中记载
17、的与原来要求保护的主题缺乏单一性的技术内容作为修改后权利要求的主题;乏单一性的技术内容作为修改后权利要求的主题;(4)主动增加新的独立权利要求,该独立权利要求限定的主动增加新的独立权利要求,该独立权利要求限定的技术方案在原权利要求书中未出现过;技术方案在原权利要求书中未出现过;(5)主动增加新的从属权利要求,该从属权利要求限定的主动增加新的从属权利要求,该从属权利要求限定的技术方案在原权利要求书中未出现过。技术方案在原权利要求书中未出现过。专利申请文件的修改(续)专利申请文件的修改(续)意见陈述书的撰写意见陈述书的撰写意见陈述书包括标准表格、意见陈述书正文及附件意见陈述书包括标准表格、意见陈述
18、书正文及附件意见陈述书正文的撰写格式意见陈述书正文的撰写格式 1.起始格式句。起始格式句。2.简要说明同意接受审查意见通知书中的哪些观简要说明同意接受审查意见通知书中的哪些观点,作了哪些相应修改,并具体说明所作修改符合点,作了哪些相应修改,并具体说明所作修改符合专利法第三十三条和专利法实施细则的规定。专利法第三十三条和专利法实施细则的规定。3.重点分析和论述与审查意见不同之处。重点分析和论述与审查意见不同之处。4.对申请文件中暂未作修改之处说明原因(非必对申请文件中暂未作修改之处说明原因(非必需的,视情况而定,多半无需作此说明)。需的,视情况而定,多半无需作此说明)。5.结尾句。结尾句。对通知
19、书中对通知书中几类主要实质性缺陷的处理几类主要实质性缺陷的处理 缺乏新颖性和缺乏新颖性和/或创造性或创造性 权利要求书未以说明书为依据权利要求书未以说明书为依据 独立权利要求缺少解决技术问题的必要技独立权利要求缺少解决技术问题的必要技术特征术特征 权利要求未清楚地限定发明权利要求未清楚地限定发明 说明书未充分公开发明说明书未充分公开发明 专利申请文件的修改超范围专利申请文件的修改超范围 专利申请缺乏单一性专利申请缺乏单一性缺乏新颖性和缺乏新颖性和/或创造性或创造性1.逐篇分析引用的对比文件逐篇分析引用的对比文件 -首先,对通知书中引用的证据的分析研究,将对比文件按首先,对通知书中引用的证据的分
20、析研究,将对比文件按照其公开的日期(若对比文件为中国专利文件或专利申请公开照其公开的日期(若对比文件为中国专利文件或专利申请公开文件,则包括其申请日)与本专利申请的申请日(有优先权要文件,则包括其申请日)与本专利申请的申请日(有优先权要求的,包括优先权日)的关系加以分类求的,包括优先权日)的关系加以分类 在本专利申请日前(本专利申请有优先权要求的,为优先在本专利申请日前(本专利申请有优先权要求的,为优先权日前)公开的对比文件权日前)公开的对比文件 X、Y、A类类 在本专利申请日和优先权日之间公开的对比文件在本专利申请日和优先权日之间公开的对比文件 PX、PY、PA类类 在本专利申请日前(本专利
21、申请有优先权要求的,为优在本专利申请日前(本专利申请有优先权要求的,为优先权日前)向中国提出申请、在申请日或申请日后公布的专利先权日前)向中国提出申请、在申请日或申请日后公布的专利申请文件或公告的专利文件申请文件或公告的专利文件 E类类 在本专利申请日和优先权日之间向中国提出申请、在申在本专利申请日和优先权日之间向中国提出申请、在申请日后公布的专利申请文件或公告的专利文件请日后公布的专利申请文件或公告的专利文件 PE类类缺乏新颖性和缺乏新颖性和/或创造性(续)或创造性(续)1.逐篇分析引用的对比文件(续)逐篇分析引用的对比文件(续)-其次,对每项现有技术(包括申请在先公开在后的对其次,对每项现
22、有技术(包括申请在先公开在后的对比文件)所披露的内容进行分析比文件)所披露的内容进行分析 每项现有技术或对比文件分别披露了本发明独立权利每项现有技术或对比文件分别披露了本发明独立权利要求中的哪些技术特征要求中的哪些技术特征 每项现有技术或对比文件针对各从属权利要求分别披每项现有技术或对比文件针对各从属权利要求分别披露了哪些技术特征露了哪些技术特征 每项现有技术或对比文件所披露的技术特征(尤其是每项现有技术或对比文件所披露的技术特征(尤其是独立权利要求中的区别特征和从属权利要求中的附加技术特独立权利要求中的区别特征和从属权利要求中的附加技术特征)在各项现有技术和各篇对比文件中所起的作用是什么征)
23、在各项现有技术和各篇对比文件中所起的作用是什么 缺乏新颖性和缺乏新颖性和/或创造性(续)或创造性(续)1.逐篇分析引用的对比文件逐篇分析引用的对比文件2.将对比文件结合起来进行分析,重点分析现有将对比文件结合起来进行分析,重点分析现有技术有无给出结合启示技术有无给出结合启示3.必要时对说明书中的具体实施方式进行分析必要时对说明书中的具体实施方式进行分析4.确定是否修改权利要求书以及如何修改权利要确定是否修改权利要求书以及如何修改权利要求书求书5.必要时对说明书作适应性修改必要时对说明书作适应性修改6.意见陈述书中如何论述权利要求具有新颖性和意见陈述书中如何论述权利要求具有新颖性和创造性创造性缺
24、乏新颖性和缺乏新颖性和/或创造性(续)或创造性(续)6.意见陈述书中如何论述权利要求具有新颖意见陈述书中如何论述权利要求具有新颖性和创造性性和创造性 -首先,首先,相对于通知书中指出的各篇对比文件,逐篇指相对于通知书中指出的各篇对比文件,逐篇指出新撰写的独立权利要求(或原独立权利要求)中哪些技术出新撰写的独立权利要求(或原独立权利要求)中哪些技术特征未被该篇对比文件披露,从而说明该独立权利要求的技特征未被该篇对比文件披露,从而说明该独立权利要求的技术方案相对于其中每一篇对比文件均具有新颖性。术方案相对于其中每一篇对比文件均具有新颖性。缺乏新颖性和缺乏新颖性和/或创造性(续)或创造性(续)6.意
25、见陈述书中如何论述权利要求具有新颖性意见陈述书中如何论述权利要求具有新颖性和创造性(续)和创造性(续)-然后,然后,将通知书中引用的多篇对比文件和公知常识结合起将通知书中引用的多篇对比文件和公知常识结合起来进行分析以说明该技术方案具有创造性。来进行分析以说明该技术方案具有创造性。(1)从通知书中引用的对比文件中确定一篇最接近现有技术;从通知书中引用的对比文件中确定一篇最接近现有技术;(2)指出独立权利要求技术方案与该最接近现有技术之间的区指出独立权利要求技术方案与该最接近现有技术之间的区别技术特征,确定该技术方案相对于该最接近现有技术实际解别技术特征,确定该技术方案相对于该最接近现有技术实际解
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