高校教师创业职务发明的权利归属和科研成果转化法律实务.docx

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1、高校教师创业职务发明的权利归属和科研成果转化法律 实务1职务发明的概念根据中华人民共和国专利法（2020修订）及中华人民共和 国专利法实施细则（2010修订）的规定，职务发明是指执行任职单位的任务或者 主要是利用任职单位的物质技术条件所完成的发明创造。其中，执行任职单位的任 务所完成的发明创造包括：1 ）在本职工作中作出的发明创造；2 ）履行任职单位交 付的本职工作之外的任务所作出的发明创造；3 ）退休、调离原单位后或者劳动、人 事关系终止后一年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务 有关的发明创造。利用任职单位的物质技术条件所完成的发明创造主要是指利用任 职单位的资金、设备

2、、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等物质技术条件 完成的发明创造。其中，任职单位包括发明人的临时工作单位，包括劳动关系所在 单位以及兼职单位。同时，利用任职单位的物质技术条件所完成的发明创造，单位 与发明人或者设计人订有合同，对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的，从 其约定。2高校教师职务发明的权利归属问题高校教师执行高校的工作任务，或主要利用 高校的物质技术条件（包括但不限于科研经费、实验室等）所完成的发明创造，属 于其在高校的职务发明，相关专利权归属于高校。但是，在高校教师创业过程中， 可能存在同时任职于高校并在企业兼职的情况；就高校教师所执行的工作任务而言, 极易发生高校科研任

3、务与企业研发任务相似、研发成果混同的情形；就其研发所使 用的物质技术条件而言，实践中不乏高校与企业共建研发基地，共同投入资金、场 在高校的职务发明，其次应关注标的企业与该等转让方是否签署了相关协议。（3 ） 由于尽调阶段要求标的企业配合完成所有的核查工作存在一定挑战，建议将核查的 重心集中在标的企业的核心专利或核心产品对应的专利上，综合判断该等核心专利 是否存在触发高校职务发明红线的可能。地及研发费用供高校教师进行研究的情况。此时，高校教师的发明专利权利归属于 高校还是企业，企业实际使用该等专利进行商业化的经营行为是否侵犯高校的知识 产权等，均是值得关注的问题。为此，笔者收集了实控人或核心技术

4、人员系高校教 师、核心专利的发明人系高校教师的相关案例，对监管机构的关注要点及答复要点 进行了归纳总结，以供参考。1.高校教师的基本情况高校教师的基本情况包括教师 在高校的职责、级别和研究范围、报告期内职务成果归属情况、校方管理的研究经 费使用情况等，是进一步判断职务发明权利归属情况的基础。案例：科前生物（688526 ）背景：发行人实际控制人、重要人员等均未在发行人处领取薪酬。有情况反映发行人借助华中农大的研发人员和资源，节省研发费用，不当获取利益。监 管问询：（1 ）结合发行人与华中农大的具体关系，按照人员关系（实际控制人、高级管理人员、核心技术人员等在华中农大的任职情况，和领薪情况，在发

5、行人的领薪情况）、技术研发关系（共同研发的专利情况、无偿授权使用的专利情况）、生产场所之间的关系等，逐项说明发行人与华中农大的关系反馈复要点：（1 ）持有发行人股份的情况均已取得华中农大的同意，符合教育部、科技部等相关部门 以及华中农大关于党政干部、大学教师、职工在外兼职、创业的相关规定。（2 ）发 行人实际控制人、重要人员等未与发行人签署劳动合同，仅在发行人处担任董事或 监事，在董事会、监事会职权范围内对相关事项进行决策，履行董事、监事的职责， 一般不参与公司具体经营管理事务，因此上述七人目前均未在发行人处领取薪酬。（3 ）发行人与华中农大多年以来保持稳定的合作研发关系，成功实践了产学研合作

6、 研发模式，共同取得多项科研成果，符合国家法律法规关于科技成果转化的相关规 定。一方面华中农大可以通过科技成果转化收益实现国有资产的保值、增值，同时 可以激发科研人员的积极性；另一方面发行人通过产业化将产品推向市场，实现经营业绩的快速增长。2.高校教师的职务发明权属问题关于发行人核心技术相关专利 是否涉及高校教师在高校任职的职务发明问题，涉及到发行人知识产权的权属清晰性，以及知识产权权属纠纷、侵权纠纷发生的可能性，是这一领域监管关注的重点。案例一：镭科技（688270 ）背景:发行人实际控制人郁发新目前担任浙江大学博士生导师，发行人部分专利受让自浙江大学，同时报告期内发行人和浙江大学存在 签署

7、技术开发（委托）合同的情形。监管问询：（1 ）发行人当前技术或专利等是否 涉及实际控制人在浙江大学任职的职务发明等情形，是否存在潜在纠纷；反馈 要点：（1 ）发行人业务发展过程中多年积累而形成的，该等技术及专利主要由相关技术的主要研发人员在发行人任职期间利用发行人的设备、资源及个人知识、技术 储备在各自工作业务岗位上研发而成。发行人实际控制人郁发新在发行人核心技术 及专利的形成过程中主要提供理论研究路径指导以及基础技术指导等工作，不存在 利用浙江大学物质或技术条件的情形，不涉及实际控制人在浙江大学任职的职务发 明。（2 ）取得实际控制人郁发新所任职院系出具的确认函，对于已产生的臻镭 科技所属的

8、知识产权，学院对此不持异议，不存在任何权利主张。案例二：科前生 物（688526 ）监管问询:（2）.补充披露发行人的自有技术专利、相关合作技术 专利的具体研发人员和形成过程，华中农大是否对发行人的自有技术存在人员和资金投入。反馈复要点：发行人独立完成猪链球菌病、副猪嗜血杆菌病二联灭活疫苗（LT株+MD0322株+SH0165株）的实验室研究、中试研究、临床试验等工作, 华中农大未投入人员和资金。3.是否对高校（合作方）构成重大依赖在发行人的核 心专利发明人属于高校教师的情况下，从发行人的角度延伸出的关注点在于：是否 存在高校为发行人承担研发成本或者费用的情形，发行人核心技术是否对合作方（高

9、校）有重大依赖，是否具备独立自主研发能力。案例一：科前生物（688526 ）背景：华中农大持有科前生物21.67%股权，为除共同控制人之外的科前生物的第二大股东（也是单一大股东），同时，科前生物与华中农大拥有合作研发项目。监管问询： 补充披露发行人的经营、研发、销售行为是否具备独立性，是否对股东存在依赖，是否符合注册管理办法规定的具有独立面向开展经营的发行条件。反馈复要点：针对研发的独立性，（1 ）发行人拥有独立的研发团队、研发场所和研发设施； （2 ）发行人已建立起高水平的研发中心和完备的科技创新平台；发行人对新产品研 发投入大量研发费用；（3）发行人针对与华中农大合作研发，制定了专门的管理

10、制 度；（4）在合作研发的过程中，华中农大主要负责前期基础性研究；公司除了参与 前期基础性研究，主要负责中试研究和临床研究的核心环节；双方共同完成实验室 研究。案例二：清研环境（688526 ）监管问询：请发行人结合现在使用核心技术的 形成过程、技术研发情况、发行人自有的研发人员配置及报告期各期研发费用支出 情况等，进一步说明发行人是否具备不依赖于深圳清华大学研究院或其他第三方而独立进行技术研究及独立将研究成果转化应用的能力，发行人是否具备持续独立经营的能力。反馈复要点：（1）发行人核心技术的早期技术形态为刘淑杰及陈福明在深圳清华大学研究院多年研究产生，并在公司成立后在项目应用中经过自主 研发

11、、迭代升级后构成公司的核心技术体系。（2 ）发行人组建独立的研发团队，形 成多项专利；（3）发行人自主研发费用占比逐年提高，委外研发费用的比重逐年降 低；（4 ）其他上市公司（或拟上市公司）与研究院成立联合研发中心是业内较为普 遍的现象，发行人与研究院成立研发实验室不具有独创性，不影响发行人的研发独 立性。总结：根据上述案例，我们可以从专利技术的形成过程入手，论证高校教师 的发明成果不属于高校的职务发明，包括（1）企业具有独立的研发场所、研发设施 和研发团队；（2）企业的研发费用投入较高；（3）高校教师系在企业兼职期间为完成企业研发任务而进行的研发行为不存在利用高校的物质技术条件的情形（4 ）

12、 如果存在合作研发的情况，可以考虑将高校在研发中的定位限定于前期基础性研究, 企业负责核心研究及专利形成环节；同时，建议企业与高校签署相关合作协议，明 确约定知识产权归属于企业；如报告期内未签署合作协议的，建议取得高校关于该 等研发成果不属于高校职务发明的确认函。高校教师职务发明的科技成果转化（一）相关法律法规规定2015以来，为推 动高校加快科技成果转移转化，加大产学研结合的力度，支持科技人员面向企业开 展技术开发、技术服务、技术咨询和技术培训I,相关部门出台了一系列法规及政策， 对高校教师职务发明及高校科技成果转化进行规定，具体如下：规定内容中华人民共和国促进科技成果转化 法（2015修正

13、）1、科技成果的定义：第二条本法所称科技成果，是指通过科学研究与技术开发所产生的 具有实用价值的成果。职务科技成果，是指执行研究开发机构、高 等院校和企业等单位的工作任务，或者主要是利用上述单位的物质 技术条件所完成的科技成果。本法所称科技成果转化，是指为提高生产力水平而对科技成果所进 行的后续试验、开发、应用、推广直至形成新技术、新工艺、新材法规及政策料、新产品，发展新产业等活动。2、科技成果转化的方式:第十六条科技成果持有者可以采用下列方式进行科技成果转化： （一）自行投资实施转化；（二）向他人转让该科技成果；（三）许可他人使用该科技成果；（四）以该科技成果作为合作条件，与 他人共同实施转

14、化；（五）以该科技成果作价投资，折算股份或者 出资比例；（六）其他协商确定的方式。3、高新科技成果转化的部分规定：教育部办公厅关于落实科技成果转化国有资产管理有关授权政策的通知（教财厅函2020 1 号）高等学校知识产权保护管理规定（教育部令第3号，1999年4月8 日实施）第十八条国家设立的研究开发机构、高等院校对其持有的科技成 果，可以自主决定转让、许可或者作价投资，但应当通过协议定 价、在技术交易市场挂牌交易、拍卖等方式确定价格。通过协议定价的，应当在本单位公示科技成果名称和拟交易价格。第十九条国家设立的研究开发机构、高等院校所取得的职务科技成 果，完成人和参加人在不变更职务科技成果权属

15、的前提下，可以根 据与本单位的协议进行该项科技成果的转化，并享有协议规定的权 益。该单位对上述科技成果转化活动应当予以支持。科技成果完成人或者课题负责人，不得阻碍职务科技成果的转化， 不得将职务科技成果及其技术资料和数据占为己有，侵犯单位的合法权益。高校对持有的科技成果可以自主决定转让、许可或作价投资，除涉及国家秘密、国家安全及关键核心技术外，不需报教育部审批或者 备案。高校将科技成果转让、许可或作价投资，由高校自主决定是否进行资产评估。决定进行资产评估的，评估结果由高校负责备 案；通过协议定价的，应当在本校公示科技成果名称和拟交易价 格。第十三条在高等学校学习、进修或者开展合作项目研究的学生

16、、研 究人员，在校期间参与导师承担的本校研究课题或者承担学校安排 的任务所完成的发明创造及其他技术成果，除另有协议外，应当归高等学校享有或持有。（二）高校科技成果转化的监管关注点对于高校教师在创业之前或创业过程中，承 担高校的工作任务或主要利用高校的物质技术条件完成的职务发明成果，如需应用 于拟上市企业，则应当通过科技成果转化的方式，履行必要的手续及流程。我们对 高校科技成果转化的监管关注点归纳如下:1.科技成果转化的必要流程对于程序问 题，主要关注自高校受让的专利是否履行了必要的评估、备案、审批程序，作价是 否公允，是否存在违反国有资产转让相关法律法规规定的情形，从而造成国有资产 的流失；案

17、例：华理生物（预披露）监管问询：自华东理工大学受让8项专利是否 履行了必要的评估、备案、审批程序，作价是否公允，是否存在违反国有资产转让 相关法律法规规定的情形。反馈回复要点：（1）根据教育部办公厅关于落实科技 成果转化国有资产管理有关授权政策的通知（教财厅函20201号），高校对持有 的科技成果可以自主决定转让、许可或作价投资，除涉及国家秘密、国家安全及关 键核心技术外，不需报教育部审批或者备案。高校将科技成果转让、许可或作价投 资，由高校自主决定是否进行资产评估。根据华东理工大学科技成果转化管理办 法（试行），科技成果转化需要履行的程序包括制订转化方案、定价审核、校内公示及合同签订。（2

18、）转让方华东理工大学已委托上海城乡资产评估有限责任公司对发行人受让的8项专利进行了评估并出具资产评估报告，该评估结果已在华 东理工大学办理了科技成果评估备案。同时，发行人已与华东理工大学签订了受让 相关8项专利的技术转让（专利权）合同。（3 ）已取得华东理工大学出具的说 明，确认已按照华东理工大学相关知识产权规定履行了必要的评估、备案、审批 手续，价格已经相关评估机构评估并完成了备案手续，作价公允，不存在违反国有资产转让相关法律法规规定的情形。2.授权许可使用的专利对发行人生产经营的影 响发行人通过授权许可的方式取得高校教师在高校的职务发明的使用权，需关注该 等专利的授权期限，以及对发行人生产

19、经营及持续盈利能力的影响问题。案例：华 理生物（预披露）监管问询：获许可专利授权前的使用情况，是否存在侵权和诉讼 风险；前述专利授权的期限，能否持续取得及对发行人生产经营的影响。反馈 要点：（1 ）发行人在上述许可专利授权前，不存在使用上述许可专利的情形，亦不 存在侵权和诉讼风险；（2）上述许可专利授权到期后，存在不能持续取得的可能, 但上述许可专利仅限定用于特定的合同内容，且形成的业务收入占发行人主营业务 收入的比例较低，不会对发行人的生产经营产生较大影响。4对高校教师创业的拟IPO企业的建议企业上市过程中，若存在核心专利或相关 专利有可能涉及到高校教师的职务发明情形，我们建议：(1 )对于

20、高校教师作为发 明人或申请人已获授权的专利情况进行梳理，明确该等专利的形成过程及权利归属。 也即，明确区分该等专利最初是属于高校的职务发明、发行人的职务发明还是高校 教师的非职务发明。若属于高校的职务发明，并且发行人的核心技术、核心产品或 主营业务主要依托于该等专利，则需要根据高校技术成果转化相关法律法规及高校 内部的规章制度，履行必要的科技成果转化手续。也即，确保发行人已与高校签署 了合法有效的科技成果转化协议、专利评估作价公允、交易方式合法合规、专利权 属转让不具有争议或潜在争议等。(2 )高校教师在创办企业或在企业中兼职时，注 意区分企业研究课题和学校研究课题利用学校科研经费、实验室进行

21、课题研究时， 避免相关成果直接用于企业；课题研究的团队成员也应做好区分，避免交叉和混淆。(3 )对于发行人所拥有或实际使用的核心专利的来源、专利形成过程以及权利共有 情况进行梳理。如果核心专利系高校授权许可使用的，可能会被质疑发行人对高校 存在重大依赖；并且在高校取消授权的情况下，发行人的生产经营及持续盈利能力 将受到影响。因此，我们建议公司尽量通过受让方式取得核心专利的所有权，并且 在高校科技成果转化的基础上，通过合作研发及/或自主研发的方式逐步形成自己的核心专利体系。（4 ）建议公司取得高校教师所属院校对于职务发明权属清晰、科技成果转化手续合法合规、不存在知识产权方面的纠纷及潜在纠纷的说明

22、，为公司上 市保驾护航。5对PE投资尽调的建议在PE投资尽调过程中，对于标的企业的核心专利或相关 专利的发明人存在高校教师、学生的情况，应当重点关注该等专利的来源及形成过 程，建议通过以下方向进行核查：（1 ）通过公开渠道核查标的企业的全部专利情况， 抽取其中涉及高校教师及学生作为发明人的专利，梳理该等专利的来源（也即，通 过自主研发获取、合作研发获取，还是通过从高校或高校教师、学生处受让取得）。（2）针对不同的专利来源，进行不同维度的核查：1 ）针对自主研发的专利，结合 高校教师、学生在高校的专业、任职情况、课题研发、科研资金的获取与使用情况, 判断该等专利是否来源于某一高校科研课题，是否存在主要利用高校的物质技术条 件进行研发而形成的情况；2 ）通过合作研发获取的专利，关注高校与标的企业之间 是否签有合作研发协议，实际专利申请情况是否与协议约定一致，协议中是否存在 对标的企业非常不利的条款，比如某些利益约定条款；3 ）针对从高校受让取得的专 利，关注标的企业是否与高校签署了科技成果转化协议（包括但不限于专利转让协 议、专利授权许可使用协议等），并且查询该等高校内部关于科技成果转化的规章 制度，结合标的公司实际出具的专利评估等文件判断是否履行了必要的科技成果转 化程序；4 ）针对从高校教师、学生受让的专利，首先应判断该等专利是否涉及到其